T 0077/12 (Wasserlöslich umhüllte Peroxocarbonsäuren/HENKEL) of 20.8.2013

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 735 423 zu widerrufen.

II. Anspruch 1 des erteilten Streitpatents lautet wie folgt:

"1. Wasserfreies bleichmittelhaltiges flüssiges Wasch- oder Reinigungsmittel, dadurch gekennzeichnet, dass es eine teilchenförmige Peroxocarbonsäure, die mit einem wasserlöslichen Material umhüllt ist, enthält."

III. In der angefochtenen Entscheidung befand die Einspruchsabteilung, dass der Gegenstand der erteilten Ansprüche zwar ausreichend offenbart und neu sei, jedoch ausgehend von Dokument

D1: 5th World Surfactants Congress Cesio 2000, Proceedings, vol. 2, General Index, Seiten 865 und 1244 bis 1252

als nächstliegendem Stand der Technik im Hinblick auf eine weitere Entgegenhaltung, welche mit Polymer eingekapselte Partikel, wie beispielsweise Phthalimidoperoxycapronsäure (PAP), offenbart, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

IV. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) Beschwerde ein und bestritt in der Begründung den besagten Mangel an erfinderischer Tätigkeit. Zusammen mit ihrer Beschwerdebegründung vom 13. März 2012 reichte sie zwei geänderte Anspruchssätze als ersten bzw. zweiten Hilfsantrag ein.

Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die Merkmale "die mit einem wasserlöslichen Material umhüllt ist" ersetzt wurden durch "die mit einem Material umhüllt ist, das sich zu mindestens 3 g/l in Wasser von pH 7 bei Raumtemperatur rückstandsfrei löst".

Im Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags wurden besagte Merkmale des erteilten Anspruchs 1 durch "die mit einem wasserlöslichen organischen Polymer, ausgewählt aus Polyvinylalkoholen, Alkylcelluloseethern, Hydroxyalkylcelluloseethern, Alkyl-hydroxyalkylcelluloseethern und deren Mischungen, umhüllt ist" ersetzt.

V. In ihrem Antwortschreiben machte die Beschwerde­gegnerin I (Einsprechende 1) bezüglich des erteilten Anspruchs 1 mangelnde Neuheit gegenüber Dokument D1 geltend, sowie mangelnde erfinderische Tätigkeit, unter anderem gegenüber Dokument D1 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen oder in Kombination mit dem folgenden, bereits im Einspruchsverfahren genannten Dokument:

D4: EP 0 653 485 A1.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 sei aufgrund der neu aufgenommenen Merkmale unklar (Artikel 84 EPÜ).

Zudem sei nicht begründet worden, wieso der der zweite Hilfsantrag erstmals im Beschwerdeverfahren eingereicht worden sei. Dieser Antrag sei daher nicht zuzulassen.

Jedenfalls sei auch der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 gemäß den beiden Hilfsanträgen nicht erfinderisch.

Die Beschwerdegegnerin II (Einsprechende 2) beanstandete in ihrem Antwortschreiben bezüglich der Ansprüche 1 aller Anträge inter alia ebenfalls einen Mangel an erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D1 als nächstliegendem Stand der Technik, unter anderem schon alleine im Hinblick auf das allgemeine Fachwissen. Bezüglich der im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 zusätzlich aufgenommen Merkmale machte sie ebenfalls mangelnde Klarheit (Artikel 84 EPÜ) geltend.

VI. Die Beschwerdegegnerin II (Einsprechende 2) beanstandete in ihrem Antwortschreiben bezüglich der Ansprüche 1 aller Anträge inter alia ebenfalls einen Mangel an erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D1 als nächstliegendem Stand der Technik, unter anderem schon alleine im Hinblick auf das allgemeine Fachwissen. Bezüglich der im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 zusätzlich aufgenommen Merkmale machte sie ebenfalls mangelnde Klarheit (Artikel 84 EPÜ) geltend.

VII. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 20. August 2013 statt. Im Laufe der Verhandlung zog die Beschwerdegegnerin I ihren Neuheitseinwand zurück. Die Diskussion fokussierte sich im wesentlichen auf die erfinderische Tätigkeit ausgehend von Dokument D1, und insbesondere auf die Kombination von D1 mit D4.

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung, hilfsweise auf der Basis der Ansprüche gemäß dem ersten oder zweiten Hilfsantrag, beide eingereicht mit der Beschwerdebe­gründung vom 13. März 2012.

IX. Bezüglich der Frage der erfinderischen Tätigkeit und der Zulässigkeit des zweiten Hilfsantrags argumentierten die Parteien im Wesentlichen wie folgt:

Beschwerdeführerin

Hauptantrag - Erfinderische Tätigkeit

D1 gebe keinen Hinweis auf die Art der Beschichtung der Peroxocarbonsäure in wasserfreien Zubereitungen. Daher könne D1 - für sich genommen - den Anspruchsgegenstand nicht nahelegen. D4 betreffe eine andere Problemstellung, da dieses Dokument das Einkapseln von Öldispersionen beschreibe. Dementsprechend sei auch D1 nicht mit D4 kombinierbar bzw. werde der Anspruchsgegenstand durch eine Kombination von D1 mit D4 nicht nahegelegt.

Erster Hilfsantrag - Erfinderische Tätigkeit

Trotz des gegenüber Anspruch 1 des Hauptantrags zusätzlich eingefügten Merkmals betreffend die Löslichkeit des Umhüllungsmaterials treffe die bezüglich des Hauptantrags vorgebrachte Argumentation auch auf Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags zu. Daher sei auch der Gegenstand dieses Anspruchs erfinderisch.

Zweiter Hilfsantrag - Zulässigkeit

Die Einreichung des zweiten Hilfsantrags sei eine Reaktion auf die Begründung der Entscheidung durch die Einspruchsabteilung gewesen. Der Antrag sei daher zulässig.

Zweiter Hilfsantrag - Erfinderische Tätigkeit

Die zusätzliche Aufnahme der Auflistung spezifischer Polymere in Anspruch 1 sei zur deutlicheren Abgrenzung gegenüber der Offenbarung der in der Entscheidung der Einspruchsabteilung genannten Dokumente vorgenommen worden.

Die zusätzliche Aufnahme der Auflistung spezifischer Polymere in Anspruch 1 sei zur deutlicheren Abgrenzung gegenüber der Offenbarung der in der Entscheidung der Einspruchsabteilung genannten Dokumente vorgenommen worden.

Beschwerdegegnerinnen

Hauptantrag - Erfinderische Tätigkeit:

Bereits durch D1 alleine, zumindest aber durch dessen Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen oder mit D4 sei der Gegenstand des Anspruchs 1 nahegelegt.

Erster Hilfsantrag - Erfinderische Tätigkeit:

Auch die in D4 vorgeschlagenen Polymere wiesen die erforderliche Löslichkeit auf. Jedenfalls habe die präzisierte Definition der Löslichkeit des Umhüllungsmaterials keinen Einfluss auf die bezüglich des Hauptantrags angestellten Überlegungen hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit. Daher sei auch der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 nicht erfinderisch.

Zweiter Hilfsantrag - Zulässigkeit

Der zweite Hilfsantrag sei erstmals im Beschwerde­verfahren eingereicht worden und es sei kein Grund genannt worden, warum die Einreichung nicht bereits im Einspruchsverfahren erfolgt sei. Daher sei der zweite Hilfsantrag nicht zulässig.

Zweiter Hilfsantrag - Erfinderische Tätigkeit

Etliche der in Anspruch 1 angeführten Polymere seien in D4 erwähnt. Daher beruhe deren Verwendung als Umhüllungsmaterial in den Mitteln gemäß Anspruch 1 dieses Antrags auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag - Erfinderische Tätigkeit

1. Die Erfindung betrifft wasserfreie, flüssige Wasch- oder Reinigungsmittel, die auch eine Bleichmittelkomponente enthalten (siehe Streitpatent, Absatz [0001] und Anspruch 1).

2. Als nächstliegender Stand der Technik können gewisse im Dokument D1 offenbarten Reinigungsmittel angesehen werden. Auch alle Parteien erachteten D1 als geeigneten Ausgangspunkt für die Diskussion der erfinderischen Tätigkeit.

D1 (siehe Seite 1251, Abschnitt 9) beschreibt insbesondere wasserfreie, flüssige Waschmittel, welche eine Peroxocarbonsäure, nämlich die auch gemäß Streitpatent bevorzugte Phthalimidoperoxycapronsäure (PAP), als Bleichmittel-Komponente enthalten. Im letzten Satz des Abschnitts 9 von D1 wird ausdrücklich betont, dass auch in wasserfreien Zubereitungen die PAP Teilchen zur Gewährleistung optimaler Stabilität beschichtet sein sollen, wobei in dem besagten Abschnitt selbst kein Beschichtungsmaterial genannt wird.

3. Im Streitpatent (siehe Absatz [0005]) wird als Aufgabe die Bereitstellung eines lagerstabilen, flüssigen Wasch- oder Reinigungsmittels genannt, welches alle, auch miteinander unverträgliche, für ein gutes Wasch- bzw. Reinigungsergebnis notwendigen Inhaltsstoffe enthält.

3.1 Diese Aufgabe wird durch das wasserfreie Waschmittel gemäß dem nächstliegenden Stand der Technik (D1, Abschnitt 9) bereits unstreitig gelöst. Daher muss die - ausgehend von D1 - durch die Erfindung zu lösende Aufgabe neu formuliert werden.

3.2 In der mündlichen Verhandlung machte die Beschwerdeführerin sinngemäß geltend, dass, ausgehend von D1, Abschnitt 9, die Aufgabe in der Bereitstellung von Mitteln bestehe, die im Rahmen eines Wasch- bzw. Reinigungsvorgangs bereits bei relativ niedrigen Temperaturen eine gewisse Wirksamkeit entfalten. Obwohl diese Argumentation erstmalig in der mündlichen Verhandlung vorgebracht wurde, legt die Kammer bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit - im Sinne der Beschwerdeführerin - diese Aufgabenformulierung zugrunde.

4. Als Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent das Wasch- oder Reinigungsmittel gemäß Anspruch 1 vor, welches insbesondere dadurch gekennzeichnet ist, dass die teilchenförmige Peroxocarbonsäure "mit einem wasserlöslichen Material umhüllt ist".

5. Die Kammer hat keine Veranlassung, den Erfolg dieser Lösung in Frage zu stellen. Unterstellt man, dass "wasserlöslich" bedeutet, dass sich das Material bei Raumtemperatur in Wasser zumindest geringfügig löst, so ist es plausibel, dass eine Umhüllung aus einem wasserlöslichen Polymer einerseits die Lagerstabilität eines "wasserfreien" Reinigungsmittels gewährleisten kann und andererseits das Freisetzen des Bleichmittels im Verlauf des Waschvorgangs, aber bereits bei nicht erhöhter bzw. Raumtemperatur, ermöglicht. Dies wurde von den Beschwerdegegnerinnen auch nicht bestritten.

6. Es verbleibt demnach zu untersuchen, ob es für den mit der technischen Aufgabe befassten Fachmann naheliegend war, als Beschichtungsmaterial für die in Mitteln nach D1, Abschnitt 9, enthaltenen PAP-Teilchen wasser­lösliche Polymere zu wählen.

6.1 Nach der Lehre der D1 soll einerseits die Beschichtung bei Lagerung des flüssigen Waschmittels eine physikalische Barriere zu umgebenden Lösungsmittel-Komponenten bieten, um die Lagerstabilität von flüssigen, Peroxocarbonsäuren enthaltenden Zubereitungen zu erhöhen (Seite 1245, letzter ganzer Absatz; Seite 1246 erster Absatz; Abschnitt 9, letzter Satz). Andererseits soll die Bleichkraft der Peroxocarbonsäure-Komponente des flüssigen Waschmittels freigesetzt werden, sobald der Waschprozess startet (Seite 1245, Abschnitt 2, erster Absatz), also bereits bei nicht erhöhten Temperaturen.

6.1.1 Im Hinblick auf diese bereits durch D1 vorgegebenen Rahmenbedingungen, liegt es für den Fachmann auf der Hand, das Material für die Beschichtung der Peroxosäure-Partikel so auszuwählen, dass es eine möglichst gute Barrierewirkung/geringe Löslichkeit der Beschichtung bei der Lagerung des Waschmittels, aber eine gute Löslichkeit bei dessen Anwendung, aufweist.

6.1.2 In den Abschnitten 7, 8 und 9 der D1 werden saure, basische beziehungsweise wasserfreie PAP enthaltende, flüssige Reinigungszusammensetzungen beschrieben. Im Abschnitt 7 (letzter Satz) wird die Verwendung von Beschichtungsmitteln erwähnt, welche sich entweder erst in der verdünnten Waschlösung oder bei hoher Waschtemperatur auflösen. Nun ist dem Fachmann bekannt, dass die im Abschnitt 8 als geeignete Beschichtungs­mittel für PAP in wässrigen, alkalischen Waschmitteln vorgeschlagenen Wachse und langkettigen Fettsäuren eher letzterer Kategorie zuzuordnen sind. Aus dieser Textstelle kann jedoch nicht, wie von der Beschwerde­führerin behauptet, abgeleitet werden, dass im Rahmen eines nicht-wässrigen Mittels gemäß Abschnitt 9 von D1 ausschließlich diese zwei Substanzklassen für die Beschichtung der PA-Partikel zu verwenden wären. Vielmehr wird der Fachmann bereits durch den letzten Satz von Abschnitt 7 des Dokuments D1 darauf hingewiesen, dass auch Beschichtungsmaterialien, die sich erst in der verdünnten Waschlösung auflösen, also implizit auch bei nicht erhöhten Temperaturen, zur Stabilisierung von reaktiven Waschmittelkomponenten verwendet werden können.

6.1.3 In D1 selbst ist nicht konkret angegeben, welche Beschichtungen in im wesentlichen wasserfreien Waschmittel-Formulierungen stabil sind und sich in verdünnten Waschlösungen auflösen.

6.2 Auf der Suche nach geeigneten Beschichtungsmitteln würde der Fachmann aber zweifellos den Inhalt von Dokument D4 in Betracht ziehen, da dieses - wie das Streitpatent - mit flüssigen, Bleichmittel auf Peroxocarbonsäure-Basis enthaltenden, lagerstabilen Reinigungs-Zubereitungen befasst ist (siehe D4, Seite 3, die ersten beiden Absätze und Abschnitt "Summary of the invention").

6.2.1 Laut D4 werden Peroxocarbonsäuren wie z.B. PAP als Bleichmittel in einem Öl suspendiert und diese Suspension wird in einer vorzugsweise wasserlöslichen Polymermatrix, wie beispielsweise Polyvinylalkohol, Hydroxymethyl-, Hydroxyethyl- oder Hydroxybutylcellulose oder Methylcellulose, eingekapselt (Seite 3, Abschnitt "Capsule system", Seiten 4 bis 5, Abschnitte "Polymer coating" und "Capsule" erster ganzer Absatz; Beispiele 12 bis 14), also im Sinn des vorliegenden Anspruch 1 "umhüllt".

6.2.2 In D4 (Seite 5, dritter Absatz) wird zudem ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die Umhüllung ein hydrophiles Polymer ausgewählt werden kann, das im flüssigen, konzentrierten Reinigungsmittel unlöslich ist, das sich aber bei der Verwendung der Zusammensetzung, d.h. in der verdünnten, wässrigen Waschlösung, auflösen muss. In besagtem Absatz wird auch angemerkt, dass die Auswahl eines Polymers, das diese Anforderungen erfüllt, im Rahmen des fachmännischen Handelns liegt.

6.2.3 Die Anwesenheit von Wasser in den flüssigen Zubereitungen gemäß D4 ist offensichtlich nicht störend. Da die in D4 beschriebene, eingekapselte PAP-in-Öl-Dispersion selbst bei einem Gehalt von 24,9% Wasser in der konzentrierten, flüssigen Waschmittel­zubereitung (siehe Beispiele 12 bis 14 der D4) stabil bleibt, konnte der Fachmann erwarten, dass mit geeigneten Polymeren gemäß D4 umhüllte PAP-Partikel auch in einem wasserfreien Waschmittelkonzentrat gemäß D1 stabil sein würden.

6.2.4 Ausgehend von der Offenbarung im Abschnitt 9 der D1 wird der Fachmann demnach durch D4 angeregt, als Umhüllungs- bzw. "coating"-Material für die PAP-Teilchen Polymere zu wählen, die in der verdünnten Waschlösung bzw. Wasser, auch bei nicht erhöhten Temperaturen, zumindest geringfügig löslich sind, nicht jedoch in dem konzentrierten, wasserfreien Reinigungsmittel. D4 nennt konkrete, für diesen Einsatzzweck geeignete Polymertypen, auf die der mit der technischen Aufgabe befasste Fachmann zurückgreifen kann. Durch Anwendung der Lehre von D4 auf die Reinigungsmittel gemäß D1, Abschnitt 9, gelangt der Fachmann demnach in naheliegender Weise zu einer Wasch- oder Reinigungsmittel gemäß vorliegendem Anspruch 1.

6.3 Der Gegenstand von Anspruch 1 wie erteilt beruht demnach nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 52(1) und 56 EPÜ).

6.4 Folglich ist der Hauptantrag der Beschwerdeführerin nicht gewährbar.

Erster Hilfsantrag - Erfinderische Tätigkeit

7. Der Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags nur durch die zusätzlich aufgenommen Angaben betreffend die Löslichkeit des Umhüllungsmaterials ("das sich zu mindestens 3 g/l in Wasser von pH 7 bei Raumtemperatur rückstandsfrei löst").

Auch im Hinblick auf den derart geänderten Anspruch 1 bleiben die obigen Feststellungen zum nächstliegenden Stand der Technik und zur technischen Aufgabe zutreffend.

7.1 Auch im Hinblick auf den derart geänderten Anspruch 1 bleiben die obigen Feststellungen zum nächstliegenden Stand der Technik und zur technischen Aufgabe zutreffend.

7.2 Außerdem drängt sich angesichts der in D4 enthaltenen Information die Verwendung eines polymeren Umhüllungsmaterials, das bereits bei Raumtemperatur zumindest geringfügig (3 g/l sind 0,3 Gewichts-%) in neutralem Wasser löslich ist und keine Rückstände hinterlässt, dem Fachmann geradezu auf.

7.3 Die zusätzliche Aufnahme der besagten Merkmale vermag demnach nicht die Feststellungen der Kammer betreffend das Naheliegen des beanspruchten Gegenstands im Hinblick auf eine Kombination der Dokumente D1 und D4 zu relativieren.

7.4 Folglich beruht auch der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß dem ersten Hilfsantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 52(1) und 56 EPÜ).

7.5 Der erste Hilfsantrag ist demnach auch nicht gewährbar.

Zweiter Hilfsantrag

8. Zulässigkeit des Antrags

8.1 Die von der Beschwerdegegnerin I erhobene Beanstandung, dass der zweite Hilfsantrag zu spät eingereicht worden sei, da er bereits im Verfahren vor der ersten Instanz hätte gestellt werden können, wurde von der Beschwerdeführerin dahingehend beantwortet, dass die Gegenparteien im Einspruchsverfahren eine Vielzahl von Entgegenhaltungskombinationen von den Beschwerdegegnerinnen im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit herangezogen hatten. Erst aus der Entscheidungsbegründung sei ersichtlich gewesen, welche Kombination die Einspruchsabteilung als relevant ansah.

8.2 Die Kammer hat sich davon überzeugt, dass dies zutreffend ist und akzeptiert daher die Argumentation der Beschwerdeführerin. Tatsächlich bot die Einreichung der Beschwerde die erste Möglichkeit, auf die von der Einspruchsabteilung letztendlich für besonders relevant erachtete Kombination von Dokumenten entsprechend zu reagieren.

8.3 Der zweite Hilfsantrag wurde daher von der Kammer im Rahmen ihres Ermessens zum Verfahren zugelassen (Artikel 114(2) EPÜ und Artikel 12(4) VOBK) .

9. Erfinderische Tätigkeit

9.1 Im Anspruch 1 gemäß dem zweiten Hilfsantrag ist - im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 - das wasserlösliche Umhüllungsmaterial genauer definiert als "Polymer, ausgewählt aus Polyvinylalkoholen, Alkylcelluloseethern, Hydroxyalkylcelluloseethern, Alkyl-hydroxyalkylcelluloseethern und deren Mischungen".

Auch im Hinblick auf den derart geänderten Anspruch 1 bleiben die bereits bezüglich des Hauptantrags getroffenen Feststellungen zum nächstliegenden Stand der Technik und zur technischen Aufgabe zutreffend.

9.2 Auch im Hinblick auf den derart geänderten Anspruch 1 bleiben die bereits bezüglich des Hauptantrags getroffenen Feststellungen zum nächstliegenden Stand der Technik und zur technischen Aufgabe zutreffend.

9.3 Wie bereits erwähnt, offenbart D4 (Seite 5, erster ganzer Absatz und Beispiele 12 bis 14) auch Polymere, nämlich Polyvinylalkohole, Hydroxyethyl-, Hydroxypropyl-, Hydroxybutyl- und Methylcellulose, die unter die Definition des Umhüllungspolymers laut Anspruch 1 gemäß dem zweitem Hilfsantrag fallen.

9.4 Die Verwendung von einem oder mehreren wasserlöslichen Polymeren aus diesen Gruppen als Umhüllungsmaterial für die PAP-Partikel in dem Waschmittel gemäß Abschnitt 9 von D1 ist - in Ermangelung einer nachgewiesenen unerwarteten Vorteilhaftigkeit - eine sich dem Fachmann im Hinblick auf den Inhalt von D4 aufdrängende Möglichkeit zur Lösung der technischen Aufgabe.

9.5 Folglich beruht auch der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß dem ersten Hilfsantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 52(1) und 56 EPÜ).

9.6 Somit ist auch der zweite Hilfsantrag nicht gewährbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.