T 0027/12 () of 12.3.2015

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 1 365 206 (im Folgenden: Patent) betrifft ein Tarnnetz.

II. Gegen das Patent im gesamten Umfang wurde Einspruch eingelegt. Der Einspruch war auf einen Grund des Artikels 100 a) EPÜ, nämlich mangelnde erfinderische Tätigkeit, sowie auf den Grund des Artikels 100 b) EPÜ gestützt. Die Einspruchsabteilung hat das Patent aufgrund des Artikels 101 (3) b) EPÜ widerrufen.

III. Gegen diese Entscheidung wendet sich die Patentinhaberin (im Folgenden: Beschwerdeführerin) mit ihrer zugelassenen Beschwerde.

IV. In der als Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK hat die Kammer ihre vorläufige Meinung zu der Beschwerde dargelegt. Insbesondere hat sie den Hauptantrag der Beschwerdeführerin betreffend erstmals einen Einwand unter Regel 80 EPÜ erhoben.

V. Mit Schriftsatz vom 24. Oktober 2014 hat die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen. Auch hat sie angekündigt, an der mündlichen Verhandlung nicht teilzunehmen.

VI. Mit der weiteren Mitteilung vom 12. November 2014 hat die Kammer kundgetan, dass sie beabsichtige, die mündliche Verhandlung auch in Abwesenheit der Beschwerdeführerin durchzuführen (Regel 115 (2) EPÜ) und dass, sollte die Sache am Ende der mündlichen Verhandlung unter Berücksichtigung der Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK in allen ihren Teilen und des schriftlichen Vorbringens der abwesenden Beschwerdeführerin entscheidungsreif sein, eine Aufschiebung der Entscheidung nicht geboten wäre (Artikel 15 (3), (5) und (6) VOBK).

VII. Mit Schriftsatz vom 4. Februar 2015 erklärte die Einsprechende (im Folgenden: Beschwerdegegnerin), dass sie nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde. Auch hat sie neue Einwände nach Regel 80 EPÜ gegen die Hilfsanträge erhoben.

VIII. Daraufhin hat die Kammer den anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung aufgehoben.

IX. Anträge

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis des mit Schriftsatz 18. Juli 2013 als Hauptantrag eingereichten Anspruchssatzes, hilfsweise die Aufrechterhaltung auf der Basis eines der mit Schriftsatz 18. Juli 2013 als Hilfsanträge 1 bis 3 eingereichten Anspruchssätze.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

X. Ansprüche

a) Hauptantrag

Der unabhängige Anspruch 1 lautet wie folgt (Auslassungen gegenüber dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung sind durchgestrichen):

"1. Tarnnetz mit einem Trägermaterial in Form eines Gewirkes aus Polyesterfasern (1), mit Anteilen aus Metall und Kunststoff in Faser- oder Pigmentform und mit einer Tarnfarbenbeschichtung, dadurch gekennzeichnet, dass in das Gewirk aus Polyester (1) metallummantelte Polyamidfasern (2a[deleted: , 2b]) eingebracht sind, wobei die Polyamidfasern (2a[deleted: , 2b]) wirr in dem Gewirk aus Polyesterfasern (1) verteilt angeordnet sind."

b) Hilfsantrag 1

Als Unterschied zum Anspruch 1 des Hauptantrags enthält der Anspruch 1 das zusätzliche Merkmal, dass "die Polyamidfasern ... als 6.6 Monofilamente ausgebildet sind". Auch ist das Bezugszeichen "2b" an einer Stelle belassen worden.

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 9 betreffen bevorzugte Ausführungsformen des im Anspruch 1 definierten Tarnnetzes.

XI. Das schriftsätzliche Vorbringen der Beteiligten lässt sich, soweit es für diese Entscheidung relevant ist, wie folgt zusammenfassen:

a) Neuer Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ

In ihrer Beschwerdeerwiderung hat die Beschwerdegegnerin den Einwand erhoben, dass der erteilte Anspruch 3 gegen Artikel 100 c) EPÜ verstoße.

b) Zulassung der neuen Haupt- und Hilfsanträge der Beschwerdeführerin

Die Beschwerdegegnerin beantragt, keinen der Anträge der Beschwerdeführerin ins Verfahren zuzulassen, da sie diese bereits mit der Beschwerdebegründung hätte einreichen können, insbesondere weil das Vorbringen der Beschwerdegegnerin sich im Verlauf des Verfahrens nicht geändert habe.

c) Hauptantrag - Regel 80 EPÜ

Die Beschwerdegegnerin argumentiert, dass der Hauptantrag gegen das Erfordernis der Regel 80 EPÜ verstoße, da weder die Streichung des Bezugszeichens "2b" im Anspruch 1, noch die Streichung des erteilten Anspruchs 3, noch die Änderung der Obergrenze "bis 2,0 mym" im Anspruch 7 durch einen Einspruchsgrund veranlasst sei. Deshalb sei der Hauptantrag zurückzuweisen.

d) Hilfsantrag 1 - Regel 80 EPÜ

Die Beschwerdegegnerin erklärt, dass ihr Einwand unter Regel 80 EPÜ gegen dem Hauptantrag mutatis mutandis auf den Hilfsantrag 1 anzuwenden sei.

e) Hilfsantrag 1 - Artikel 100 (b) EPÜ

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass es für einen Fachmann eindeutig ist, dass bei der im Anspruch 1 definierten "wirren" Anordnung der Polyamidfasern diese unregelmäßig, d. h. chaotisch und ohne jegliche Systematik zueinander, verlaufen. In der Patentschrift sei für den Fachmann ausreichend offenbart, wie ein im Anspruch 1 definiertes Tarnnetz mit einer "wirren" Anordnung der Polyamidfasern ausgeführt werden könne. Insbesondere könnte er die Polyamidfasern von Hand in das Polyestergewirke wirr einfädeln.

In Bezug auf die Auslegung der im Anspruch 1 geforderten "wirren" Anordnung der Polyamidfasern stimmt die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin zu. Die Beschwerdegegnerin führt jedoch aus, dass die in der Patentschrift angegebenen Ausführungsbeispiele lediglich eine geordnete und regelmäßige Zick-Zack-Anordnung der Polyamidfasern zeigen und dass der Fachmann nicht wisse, wie er die Polyamidfasern wirr anordnen solle und mithin wie er den Gegenstand der Erfindung ausführen solle.

Entscheidungsgründe

1. Neuer Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ

1.1 Mit ihrer Beschwerdeerwiderung hat die Beschwerdegegnerin erstmals im Verfahren den Einwand erhoben, dass der abhängige Anspruch 3 in der erteilten Fassung gegen Artikel 100 c) EPÜ verstoße.

1.2 Wie die Kammer in ihrer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK dargelegt hat, kann dieser neue Einspruchsgrund im Beschwerdeverfahren nur mit der Zustimmung der Beschwerdeführerin zugelassen werden (siehe die Entscheidung G 10/91). Eine derartige Zustimmung liegt im vorliegenden Fall nicht vor.

1.3 Davon abgesehen ist dieser Einspruchsgrund entscheidungsunerheblich, da die Beschwerdeführerin in all ihren Anträgen den Gegenstand des erteilten Anspruchs 3 gestrichen hat.

1.4 Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ wird daher nicht berücksichtigt.

2. Zulassung der neuen Haupt- und Hilfsanträge der Beschwerdeführerin

2.1 Mit der Beschwerdebegründung vom 5. März 2012 stellte die Beschwerdeführerin den Antrag, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten. Mit Schriftsatz vom 18. Juli 2013 hat die Beschwerdeführerin neue Anspruchssätze als Haupt- und Hilfsanträge 1 bis 3 eingereicht. Es liegt im Ermessen der Kammer, diese spät gestellten Anträge in das Verfahren zuzulassen und zu berücksichtigten (siehe Artikel 114 (2) EPÜ und Artikel 13 (1) VOBK).

2.2 Der neue Hauptantrag der Beschwerdeführerin unterscheidet sich von ihrem ursprünglichen Antrag nur darin, dass der abhängige Anspruch 3 gestrichen wurde. Dieser Antrag ist als sachdienliche Reaktion auf den neuen Einwand nach Artikel 100 c) EPÜ in der Beschwerdeerwiderung der Beschwerdegegnerin vom 25. Mai 2012 zu werten. Ferner entspricht der neue Hauptantrag inhaltlich dem von der Einspruchsabteilung entschiedenen Hilfsantrag 1, so dass er keinen neuen sachlichen bzw. patentrechtlichen Streitstoff in das Verfahren einbringt.

2.3 Die neuen Hilfsanträge 1 bis 3 unterscheiden sich von dem neuen Hauptantrag jeweils nur darin, dass der Anspruch 1 durch die Aufnahme zusätzlicher Merkmale aus erteilten Ansprüchen beschränkt worden ist. Auch diese Anträge bringen keinen Streitstoff ein, dessen Behandlung der Kammer oder der Beschwerdegegnerin nicht zumutbar ist.

2.4 Nach alledem werden die neuen Haupt- und Hilfsanträge 1 bis 3 der Beschwerdeführerin in das Verfahren zugelassen und berücksichtigt.

3. Hauptantrag - Regel 80 EPÜ

3.1 Nach Regel 100 (1) EPÜ ist Regel 80 EPÜ für das Einspruchsverfahren entsprechend im Beschwerdeverfahren anzuwenden. Gemäß Regel 80 EPÜ können die Beschreibung und die Patentansprüche geändert werden, soweit die Änderungen durch einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 veranlasst sind, auch wenn dieser vom Einsprechenden nicht geltend gemacht wurde.

3.2 Der geänderte Anspruch 1 gemäß Hauptantrag unterscheidet sich vom Anspruch 1 in der erteilten Fassung ausschließlich darin, dass an zwei Stellen das in Klammern gesetzte Bezugszeichen "2b" für die metallummantelten Polyamidfasern gestrichen worden ist.

3.3 Die Beschwerdeführerin hat den Sinn und Zweck dieser Änderung nicht dargetan. Diese ist offenbar weder durch einen Einspruchsgrund nach Artikels 100 EPÜ veranlasst noch durch die Streichung des erteilten abhängigen Anspruchs 3 bedingt. Diese Änderung dient nur der Beseitigung eines Widerspruchs zwischen dem Anspruch 1 und der Beschreibung und Figuren, denn das Bezugszeichen "2b" wird dort nicht für die metallummantelten Polyamidfasern verwendet, sondern für andere Polyamidfaser, die mit elektrisch leitfähigen Pigmenten oder Fasern versehen sind und nur fakultativ eingesetzt werden (siehe Anspruch 2). Diese Änderung war mithin weder sachdienlich noch erforderlich, denn die Bezugszeichen beeinflussen nicht die Auslegung des Anspruchs, sondern dienen lediglich dem Zweck, diesen leichter verständlich zu machen (siehe Regel 43 (7) EPÜ und auch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 7. Auflage, 2013, IV.D.4.4.4).

3.4 Der Hauptantrag wird daher zurückgewiesen.

4. Hilfsantrag 1 - Regel 80 EPÜ

4.1 Die im Anspruchssatz gemäß Hilfsantrag 1 vorgenommenen Änderungen sind nach Regel 80 EPÜ aus folgenden Gründen zulässig:

4.2 Die Änderungen im Anspruch 1 sind offensichtlich durch den geltend gemachten Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ veranlasst. So sind dort die metallummantelten Polyamidfasern auf solche beschränkt worden, die "als 6.6 Monofilamente ausgebildet sind". Im Zuge dieser materiellen Beschränkung sind - insoweit sachdienlich - auch die dort verwendeten Bezugszeichen für die metallummantelten Polyamidfasern an die Beschreibung und Figuren angepasst worden, um das Verständnis des geänderten Anspruchs zu erleichtern (siehe dazu auch die Prüfungsrichtlinien des EPA, 2014, H-V.3.2). Soweit die Beschwerdeführern es offensichtlich versäumt hat, das fehlerhafte Bezugszeichen "2b" an einer letzten Stelle im Anspruch 1 zu streichen, erkennt der fachkundige Leser ohne weiteres die Unrichtigkeit dieses verbleibenden Bezugszeichen "2b".

4.3 Die Streichung des abhängigen Anspruchs 3 ist in Reaktion auf den Einwand nach Artikel 100 b) EPÜ der Beschwerdegegnerin erfolgt, dass der Gegenstand dieses Anspruchs für einen Fachmann nicht ausführbar sei, weil er nicht wisse, wie er die metallummantelten Polyamidfasern in das Gewirk wirr und gleichzeitig in Zick-Zack-Form anordnen könne.

4.4 Im Anspruch 5 ist die fehlende Obergrenze für die Schichtstärke ("bis mym") präzisiert worden ("bis 2,0 mym"), um den Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ zu beheben, selbst wenn das Fehlen der Obergrenze von der Beschwerdegegnerin nie moniert wurde.

5. Hilfsantrag 1 - Artikel 123 EPÜ

5.1 Die im Anspruchssatz gemäß Hilfsantrag 1 vorgenommenen Änderungen genügen den Erfordernissen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ:

5.2 Der Anspruch 1 entspricht einer Kombination der Merkmale der Ansprüche 1, 3 und 5 in der ursprünglichen Fassung mit der Lehre auf Seite 5, Absatz 3, Satz 1 wie ursprünglich eingereicht. Die aufgenommene Obergrenze der Schichtstärke im Anspruch 5 ("bis 2,0 mym") ist der ursprünglichen Lehre auf Seite 6, Zeile 1 entnehmbar.

5.3 Der Schutzbereich des Anspruchs 1 ist durch die Aufnahme der zusätzlichen Merkmale der erteilten Ansprüche 4 und 5 beschränkt worden.

5.4 In der angefochtenen Entscheidung hat die Einspruchsabteilung als obiter dictum einen Einwand unter Artikel 123 EPÜ erhoben, mit der Begründung, dass die Patentschrift eine Zweideutigkeit enthalte, nämlich dass die Polyamidfasern entweder wirr oder geordnet eingebracht werden sollen, und dass durch das Streichen einer dieser Varianten formell eine Eindeutigkeit erreicht werden könne, welche in der Patentschrift jedoch nicht offenbart sei. Die Kammer stimmt mit der Beschwerdeführerin überein, dass dieser Einwand aus den vorgenannten Gründen nicht begründet ist.

6. Hilfsantrag 1 - Artikel 100 b) EPÜ

6.1 Der Anspruch 1 verlangt, dass die metallummantelten Polyamidfasern "wirr" in dem Gewirk aus Polyesterfasern verteilt angeordnet sind. Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass bei einer "wirren" Anordnung die Polyamidfasern unregelmäßig, d. h. chaotisch und ohne jegliche Systematik zueinander, verlaufen. Die Kammer stimmt dieser Auslegung zu.

6.2 In der Patentschrift ist nicht explizit offenbart, wie diese im Anspruch 1 geforderte wirre Anordnung der Polyamidfasern erreicht werden kann. Sie kann aber durch den Fachmann mit zumutbarem Aufwand und mittels üblicher bzw. routinemäßiger Maßnahmen erhalten werden. So wie die Beschwerdeführerin argumentiert hat, könnten die Polyamidfasern zum Beispiel von Hand in die Maschen des Gewirkes wirr eingefädelt werden. Demnach ist die Offenbarung für einen Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand nacharbeitbar.

6.3 Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass ein Fachmann erfinderisch sein müsse, um festzustellen, ob die wirre Anordnung oder alternativ die Zick-Zack-Anordnung der Polyamidfasern geschützt sei. Auf diesen Einwand braucht nicht eingegangen zu werden, insbesondere da die Zick-Zack-Anordnung der Polyamidfasern nicht mehr beansprucht ist.

6.4 Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ steht der Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung des Hilfsantrags 1 daher nicht entgegen.

7. Hilfsantrag 1 - Artikel 84 EPÜ

7.1 Selbst wenn bisher kein Einwand der mangelnden Klarheit gegen den Hilfsantrag 1 erhoben wurde, ist es im vorliegenden Fall sinnvoll, die Auffassung der Kammer zur Klarheit kundzutun:

7.2 Die in der Figur 1 dargestellte Ausführungsform mit einer Anordnung der Fasern in Zick-Zack-Form lässt sich dem Wortlaut des geänderten Anspruchs 1 nicht unterordnen. Für einen fachkundigen Leser ist nämlich eindeutig, dass die Zick-Zack-Anordnung der Polyamidfasern eine Alternative zur der beanspruchten wirren Anordnung der Polyamidfasern darstellt (siehe auch den ersten Satz des Absatz [0007] und den Satz "Die Polyamidfasern ... sind wirr oder in Zick-Zack-Form in das Gewirk eingebracht" im Absatz [0014] in der Patentschrift).

7.3 Dies lässt Zweifel über den begehrten Schutzbereich entstehen und beeinträchtigt die Klarheit oder Stützung des Anspruchs nach Artikel 84 EPÜ (siehe auch die Prüfungsrichtlinien des EPA, 2014, F-IV, 4.3).

7.4 Die Kammer stellt aber fest, dass die Beschwerdeführerin sich bereit erklärt hat, die Beschreibung an die geänderten Ansprüche anzupassen.

8. Zurückverweisung

8.1 Die angefochtene Entscheidung stützt sich nur auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ. Der seitens der Beschwerdegegnerin geltend gemachte Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ der mangelnden erfinderischen Tätigkeit wurde im Einspruchsverfahren noch nicht abschließend erörtert und ist von den Beteiligten im Beschwerdeverfahren nicht soweit vorgetragen worden, dass hierüber eine Entscheidung getroffen werden konnte.

8.2 Daher hält es die Kammer im vorliegenden Fall für angebracht, die Angelegenheit, wie in Artikel 111 (1) EPÜ vorgesehen, an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung, d. h. zur Prüfung dieses Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ sowie der Klarheit nach Artikel 84 EPÜ (siehe Punkt 7 oben), zurückzuverweisen.

9. Nachdem die Angelegenheit auf der Grundlage des Hilfsantrags 1 der Beschwerdeführerin zurückverwiesen wird, braucht auf die Hilfsanträge 2 und 3 nicht eingegangen zu werden.

10. Mündliche Verhandlung

10.1 Gemäß ständiger Rechtssprechung der Beschwerdekammern wird die Erklärung der Beschwerdegegnerin, dass sie nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde, als Rücknahme ihres Hilfsantrags auf mündliche Verhandlung unter Artikel 116 EPÜ verstanden.

10.2 Demnach liegt von keiner der Beteiligten ein gültiger Antrag auf mündliche Verhandlung vor.

10.3 Da die Angelegenheit entscheidungsreif ist, kann die Kammer eine Entscheidung über die Beschwerde nach Aktenlage ohne mündlichen Verhandlung treffen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung auf der Basis des Hilfsantrags 1 zurückverwiesen.