T 1467/11 () of 24.7.2012

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das europäische Patent 1 737 608 wurden zwei Einsprüche eingelegt. Die Patentinhaberinnen beantragten vor der Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des europäischen Patents auf der Grundlage eines Hauptantrags, dessen einziger Anspruch wie folgt lautet:

"1. Verbindung, die einen Abgaskrümmer (3), der ein Innenrohr (7) und ein Außenrohr (9) aufweist, und ein Abgasaggregat (5) mit einem, eine Öffnung (12) aufweisenden Gehäuse (13) enthält, wobei das Außenrohr (9) aus mindestens einem Blechbauteil und zumindest die Öffnung (12) des Abgasaggregats (5) aus Gussmetall gefertigt ist, das Innenrohr (7) in die Öffnung (12) des Abgasaggregats (5) eingeführt ist und wobei das mindestens eine Blechbauteil des Außenrohrs (9) und die Öffnung (12) eine durch ein gepulstes Schweißverfahren hergestellte Schweißverbindung aufweisen,

wobei ferner

die Öffnung (12) als Zugaskanal (12) des Abgasaggregats (5) ausgebildet ist,

das Abgasaggregat (5) als Turbolader (5) ausgebildet ist,

und wobei das Außenrohr (9) des Abgaskrümmers (3) an der zylindrischen Anformung (15) am Zugaskanal (12) des Gehäuses (13) auf das Gehäuse (13) des Turboladers (5) aufgeschoben ist."

und eines Hilfsantrags mit folgendem Wortlaut:

"Es wird beantragt, das europäische Patent EP 1 737 608 B1 im Umfang des erteilten Anspruchs 8, ergänzt durch die Gegenstände der Ansprüche 10 und 11, sowie des Merkmals der Beschreibung auf Seite 12, Zeilen 3-7, aufrecht zu erhalten.

1. Verbindung, die einen Abgaskrümmer (3), der ein Innenrohr (7) und ein Außenrohr (9) aufweist, und ein Abgasaggregat (5) mit einem, eine Öffnung (12) aufweisenden Gehäuse (13) enthält, wobei das Außenrohr (9) aus mindestens einem Blechbauteil und zumindest die Öffnung (12) des Abgasaggregats (5) aus Gussmetall gefertigt ist, das Innenrohr (7) in die Öffnung (12) des Abgasaggregats (5) eingeführt ist und wobei das mindestens eine Blechbauteil des Außenrohrs (9) und die Öffnung (12) eine durch ein gepulstes Schweißverfahren hergestellte Schweißverbindung aufweisen,

wobei ferner

die Öffnung (12) als Zugaskanal (12) des Abgasaggregats (5) ausgebildet ist,

das Abgasaggregat (5) als Turbolader (5) ausgebildet ist,

und wobei eine Wandung der Öffnung (12) des Gehäuses (13) des Turboladers (5) in einen Luftspalt (11) zwischen dem Innenrohr (7) und dem Außenrohr (9) des, luftspaltisolierten, Abgaskrümmers (3) mündet."

II. Beide Anträge wurden während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 5. Mai 2011 eingereicht. Die Einspruchsabteilung hat die Anträge nicht zugelassen, weil sie nicht innerhalb der Frist der Regel 116 EPÜ eingereicht wurden und das europäische Patent widerrufen. In ihrer schriftlichen Begründung vom 30. Mai 2012 hat sie erläutert, weshalb sie das ihr eingeräumte Ermessen zu Lasten der Patentinhaberinnen ausgeübt hat. Weder lägen außergewöhnliche Umstände vor, noch hätten die Einsprechenden der Zulassung zugestimmt. Zudem hätten die Patentinhaberinnen nicht erläutert, weshalb die zusätzlichen Merkmale hoch relevant für die Anerkennung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit sein sollten. In jedem Fall würden die aus der Beschreibung aufgenommenen Merkmale eine zusätzliche Recherche erfordern. Letztere würde eine Vertagung zur Folge haben, weshalb die Verfahrensökonomie gegen eine Zulassung spreche.

III. Gegen diese Entscheidung wurde am 4. Juli 2011 Beschwerde eingelegt und vom Vertreter der Patentinhaberinnen die Beschwerdegebühr bezahlt. In der Beschwerdeschrift sind als Beschwerdeführerinnen "Daimler AG et.al.", die Daimler AG, und die BorgWarner Turbo Systems GmbH genannt. Patentinhaberinnen sind aber laut Umschreibung vom 6. November 2008 die Daimler AG und die Borg Warner Inc..

IV. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberinnen) beantragte sinngemäß die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des europäischen Patents auf der Grundlage des von der Einspruchsabteilung nicht mehr zugelassenen Hauptantrags oder des ebenfalls nicht mehr zugelassenen Hilfsantrags. Sie berichtigte die Parteibezeichnung der "BorgWarner Systems GmbH" in "BorgWarner Inc." und beantragte weiter, dass sich die Kammer den anhängigen Fragen an die Große Beschwerdekammer in der Sache G 1/12 anschließt oder das Verfahren bis zur Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in dieser Sache aussetzt.

V. Die Beschwerdeführerin trug im wesentlichen folgendes vor:

Die gegenständlichen Anträge hätten zugelassen werden müssen, weil die Patentinhaberin Daimler AG nicht zur mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung geladen worden sei. Sie habe im einem Schreiben vom 24. Oktober 2007 mitgeteilt, dass zukünftiger Schriftwechsel mit der Daimler AG zu führen sei. Deshalb habe der Vertreter der Patentinhaberinnen keinen Anlass mehr gesehen, den Schriftwechsel mit dem Amt an die Daimler AG weiterzuleiten. Erst anlässlich eines Telefonats kurz vor dem Termin sei klar geworden, dass die Daimler AG nicht vom bevorstehenden Termin informiert war. In letzter Minute seien die nun verfolgten Anträge formuliert worden. An den erteilten Ansprüchen habe die Daimler AG kein Interesse mehr gehabt. Die geänderten Ansprüche würden leicht einzusehende und nachvollziehbare Einschränkungen enthalten. Der einzige Anspruch gemäß Hauptantrag enthalte ausgehend vom erteilten Anspruch 1 zusätzlich die Inhalte der Ansprüche 10 und 11, sowie die Zeilen 25-27 der Seite 10 der Beschreibung. Im Hilfsantrag sei die im Hauptantrag verwendete Formulierung durch eine gegenständliche Formulierung auf Seite 12, Zeilen 3-7, ersetzt. Da bereits der erteilte Anspruch 1 neu und erfinderisch sei, gelte dies noch mehr für die nun verfolgten eingeschränkten Ansprüche.

VI. Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende I und II) beantragten die Zurückweisung der Beschwerde. Sie halten die Beschwerde für unzulässig, weil die Beschwerde von der Daimler AG und der BorgWarner Turbo Systems GmbH eingelegt, aber ausdrücklich von der BorgWarner Inc. begründet wurde, jedenfalls aber für unbegründet.

Die Nicht-Zulassungsentscheidung der Einspruchsabteilung sei fehlerfrei. Die als gemeinsame Vertreterin der Patentinhaberinnen anzusehende Kanzlei sei für die rechtzeitige Einreichung von Änderungen verantwortlich gewesen. Eine Entziehung der Vollmacht habe das von den Patentinhaberinnen herangezogene Schreiben vom 24. Oktober 2007 nicht enthalten. Im Übrigen sei das nunmehrige Patentbegehren unzulässig erweitert und dessen Gegenstand nicht patentfähig.

VII. In einem Bescheid als Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 21. März 2012 hat die Kammer Bedenken an der Zulässigkeit der Beschwerde geäußert, den Überprüfungsmaßstab bei Ermessensentscheidungen der Einspruchsabteilung erläutert und die vorläufige Einschätzung abgegeben, dass die getroffene Ermessensentscheidung zur Nicht-Zulassung der Anträge wohl nicht zu beanstanden ist, was zur Nichtzulassung der Anträge auch im Beschwerdeverfahren führen könnte.

VIII. Daraufhin hat der Vertreter der Beschwerdeführerinnen die Bezeichnung der Patentinhaberin Borg Warner Systems GmbH in Borg Warner Inc. berichtigt und ausgeführt, dass die Zulassung der neuen Anträge im Ermessen der Kammer stehe und nicht in Beziehung zur Überprüfung der Ermessensentscheidung der ersten Instanz. Dies ergebe sich aus der 6. Auflage der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (VII.C.1.1.2, VII.E.16.2.1 und 16.2.2) und aus Ziffer 3. der Entscheidung T 516/06. Im Übrigen sei die Zulässigkeit der Beschwerde immer vor deren Begründetheit zu prüfen, weshalb es auf die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der Vorlagesache G 1/12 ankomme.

IX. In einem weiteren Bescheid vom 14. Mai 2012 teilte die Kammer den Parteien mit, dass die anberaumte mündliche Verhandlung nicht verlegt wird, dass eine Befassung der Großen Beschwerdekammer mit den in G 1/12 gestellten Fragen nicht erforderlich erscheine und dass nach Auffassung der Kammer die Prüfung der Zulässigkeit nicht zwingend vor der Prüfung der Begründetheit erfolgen müsse.

X. Am 24. Juli 2012 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt, an der die Patentinhaberinnen wie bereits am 26. Juni 2012 angekündigt, nicht teilnahmen.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit der Beschwerde und Entscheidungsreife

1. Befassung der Großen Beschwerdekammer mit den in G 1/12 gestellten Fragen durch die erkennende Kammer

Die Beschwerdekammer befasst nach Artikel 112 (1) (a) EPÜ die Große Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält.

Im Verfahren G 1/12 geht es in Vorlagefrage 1 um die Möglichkeit eine versehentlich falsch bezeichnete Partei im Wege der Mängelbeseitigung nach Regel 101(2) EPÜ durch die richtige Partei zu ersetzen, bzw. diese Unrichtigkeit nach Regel 139 EPÜ zu berichtigen. Die angesprochenen Fragen könnten sich demnach auch in der hier zu entscheidenden Sache im Rahmen der Zulässigkeit der Beschwerde stellen.

Jedoch hält die Kammer eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der hier zu entscheidenden Sache nicht für erforderlich, weil die Zulässigkeit der Beschwerde dahinstehen kann.

Aus Artikel 110 Satz 1 EPÜ ("Ist die Beschwerde zulässig, so prüft die Beschwerdekammer, ob die Beschwerde begründet ist.") folgt nach Auffassung der Kammer nicht zwingend, dass in jedem Fall zunächst über die Zulässigkeit der Beschwerde zu entscheiden ist. In Konstellationen, in denen die Frage der Begründetheit ohne Weiteres entschieden werden kann, aber über die Frage der Zulässigkeit noch keine Entscheidung getroffen werden kann, kann die Entscheidung über die Zulässigkeit dahingestellt bleiben. Dieses Verständnis verhindert die Verzögerung einer Entscheidung durch Abwarten einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer, auf die es im Ergebnis ersichtlich gar nicht ankommt.

Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird deshalb zurückgewiesen (Artikel 112 (1) (a) Satz 2 EPÜ).

2. Verlegung der Verhandlung bis zur Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/12.

Nach Artikel 15 (2) VOBK kann nach dem Ermessen der Kammer ein Termin ausnahmsweise verlegt werden. Eine Terminverlegung wäre nach Auffassung der Kammer dann angebracht, wenn die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer einen Einfluss auf die in diesem Verfahren zu treffende Entscheidung hätte. Dies ist jedoch - wie in Ziffer 1. dargestellt - nicht der Fall, weil bei der vorliegenden Beschwerde deren Zulässigkeit dahinstehen kann. Der Termin wurde deshalb nicht verlegt.

Begründetheit der Beschwerde

3. Nichtzulassung des Haupt- und Hilfsantrags vom 5. Mai 2011 - Überprüfung durch die Beschwerdekammer

Der Haupt- und auch der Hilfsantrag werden nicht zum Beschwerdeverfahren zugelassen.

3.1 In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 5. Mai 2011 haben die Patentinhaberinnen einen neuen Hauptantrag und einen neuen Hilfsantrag eingereicht. Die Einspruchsabteilung hat diese Anträge nicht mehr zugelassen, weil sie nicht innerhalb der Frist der Regel 116 EPÜ eingereicht wurden. Im Beschwerdeverfahren beantragt die Beschwerdeführerin die Aufrechterhaltung des europäischen Patents auf der Grundlage des von der Einspruchsabteilung nicht mehr zugelassenen Hauptantrags oder des ebenfalls nicht mehr zugelassenen Hilfsantrags.

3.2 Nach Artikel 12 (4) VOBK liegt die Zulassung von Anträgen, die im erstinstanzlichen Verfahren nicht zugelassen worden sind, im Ermessen der Kammer. Bei der Ausübung dieses Ermessens ist zu berücksichtigen, dass ein erstinstanzielles Organ, das nach dem EPÜ unter bestimmten Umständen eine Ermessensentscheidung zu treffen hat, bei der Ausübung dieses Ermessens einen bestimmten Freiraum haben muss. Im Beschwerdeverfahren ist es deshalb nicht Aufgabe der Kammer, die Sachlage des Falls noch einmal zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Über eine Ermessensentscheidung der ersten Instanz sollte sich die Beschwerdekammer nur dann hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass diese ihr Ermessen nicht nach den richtigen Kriterien oder in unangemessener Weise ausgeübt hat. Vergleiche hierzu die zum Prüfungsverfahren ergangene Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 7/93, Punkt 2 6 (Amtsblatt EPA 1994,775). Es ist kein Grund ersichtlich, diese Entscheidung nicht auch für das Einspruchsverfahren anzuwenden.

3.3 Die Einspruchsabteilung hat zwei Kriterien ausdrücklich berücksichtigt und beide nicht als gegeben erachtet.

3.3.1 Außergewöhnliche Umstände

Die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung über die Nichtzulassung ist in diesem Punkt nicht zu beanstanden. Die dagegen ins Feld geführte Behauptung, die Daimler AG sei verfahrensfehlerhaft nicht zur Einspruchsverhandlung geladen worden, ist nicht zutreffend. Die Kanzlei des Vertreters ist für beide Patentinhaberinnen als gemeinsame Vertreterin benannt worden, wenn auch die Erklärung vom 31. Juli 2007 insoweit nicht vollständig zweifelsfrei ist. ("Der Schriftwechsel soll zukünftig an: Novograaf ... gerichtet werden").

Der Antrag auf Änderung des Namens der Anmelderin vom 24. Oktober 2007 enthält keinen Widerruf der Vollmacht. Dort ist zwar die Formulierung enthalten:

"Weiterhin wird gebeten, in Zukunft folgende Zustellanschrift zu verwenden ... . "

Dieser Passus betrifft aber das vorliegende Verfahren insoweit nicht, da hier der Schriftwechsel nicht mit Daimler selbst geführt werden soll. Würde man im Schreiben vom 31. Juli 2007 keine Vertreterbestellung sehen, wäre die Beschwerdeeinlegung u.a. auch für die Daimler AG nicht verständlich. Eine erneute Bestellung ist jedenfalls nicht erfolgt. Ein Verfahrensfehler der Einspruchsabteilung liegt somit nicht vor. Es ist deshalb auch nicht zu beanstanden, wenn die Einspruchsabteilung keine außergewöhnlichen Umstände für die Zulassung des neuen Vorbringens sieht.

3.3.2 Zustimmung der Einsprechenden

Diese liegt, wie von der Einspruchsabteilung zutreffend festgestellt, nicht vor.

3.3.3 Weitere Kriterien

Der oben zitierten Entscheidung der Großen Beschwerdekammer könnte zu entnehmen sein, dass kleinere Änderungen, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordern und die Entscheidung nicht nennenswert verzögern jedenfalls in der Regel zuzulassen sind (vergleiche zu der ähnlichen Problemstellung im Prüfungsverfahren G 7/93, Punkt 2.5, am Ende).

Hierzu hat die Beschwerdeführerin auf Seite 2 ihrer Beschwerdebegründung vorgetragen, dass es sich bei den Einschränkungen der Ansprüche um leicht einzusehende und nachvollziehbare Merkmale handeln würde, die in der Beschreibung und in den erteilten Ansprüchen und den Zeichnungen eine Stützung finden. Hierzu hat die Einspruchsabteilung ausgeführt, die Patentinhaberinnen hätten nicht erläutert, weshalb die zusätzlichen Merkmale hoch relevant für die Anerkennung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit sein sollten. In jedem Fall würden die aus der Beschreibung aufgenommenen Merkmale eine zusätzliche Recherche erfordern. Letztere würde eine Vertagung zur Folge haben, weshalb die Verfahrensökonomie gegen eine Zulassung spreche. Kleinere Änderungen, die die Entscheidung nicht nennenswert verzögern, liegen nach Auffassung der Kammer dann nicht vor, wenn wegen dieser Änderungen eine neue Recherche erforderlich wird, die nicht im Rahmen einer kurzen Unterbrechung der mündlichen Verhandlung erfolgen kann, sondern vielmehr eine Vertagung zur Folge hat. Die entsprechende Feststellung der Einspruchsabteilung wurde nicht substantiiert von der Beschwerdeführerin angegriffen. Die Behauptung, es handele sich um leicht einsehbare und nachvollziehbare Änderungen sagt nichts darüber aus, welche Folgen dies für den zu recherchierenden Gegenstand hat. Allein die Tatsache, dass die Änderungen im Anspruch auch durch Merkmale aus der Beschreibung erfolgt sind und sich diese Merkmale darüber hinaus auf Merkmale in den Zeichnungen beziehen, legt schon nahe, dass es sich gerade nicht um kleinere Änderungen im Sinne der oben zitierten Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer handelt.

3.3.4 Eigene Ermessensentscheidung der Beschwerdekammer in Art. 12 (4) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern

Artikel 12 (4) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern statuiert eine Befugnis der Beschwerdekammer. Die Kammer ist in Übereinstimmung mit der Beschwerdeführerin der Auffassung, dass dies der erkennenden Kammer Ermessen eröffnet. Es ist folglich nicht ausgeschlossen, dass es Einzelfälle gibt, in denen die Tatsachen so liegen, dass eine Zulassung von zu Recht von der Einspruchsabteilung nicht zugelassenen Anträgen erfolgen kann. Jedoch versteht die Kammer den von der Großen Beschwerdekammer angenommenen Überprüfungsmaßstab so, dass die ermessensfehlerfreie Nichtzulassung von Änderungen des Vorbringens im Einspruchsverfahren auch die Nichtzulassung dieser Änderungen im Beschwerdeverfahren zur Folge haben, wenn nicht Tatsachen vorliegen, die ein abweichendes Vorgehen rechtfertigen.

Die von der Beschwerdeführerin herangezogenen Zusammenfassungen aus der Rechtsprechung der Kammern, mit denen belegt werden soll, dass die Ermessensausübung in der Zulassungsentscheidung nach Artikel 12 (4) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern ohne Bezug auf die Entscheidung auf die erste Instanz zu erfolgen hat, enthalten die behaupteten Aussagen nicht. In Abschnitt VII.C.1.1.2 der 6. Auflage der Rechtsprechung der Beschwerdekammern findet man die folgende Formulierung: "Zur Ausübung dieses Ermessens wird in Artikel 12 (4) VOBK 2007 betont, dass die Kammer auch Vorbringen eines Beteiligten unberücksichtigt lassen kann, das in erster Instanz als verspätet nicht zugelassen worden ist." Grundlagen der Ermessensausübung werden an dieser Stelle nicht beschrieben. Abschnitt VII.E.16.2.2 enthält dieselbe Aussage; Abschnitt VII.E.16.2.1 befasst sich mit den Einschränkungen der Änderungsmöglichkeit in der zweiten Instanz. Die Entscheidung T 516/06 befasst sich in Ziffer 3. mit dem früheren Artikel 10b (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, der seine Entsprechung im heute geltenden Artikel 13 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern hat und schon deshalb nichts zum Beleg der von der Beschwerdeführerin vertretenen Auffassung zu Artikel 12 (4) der Verfahrensordnung beitragen kann.

4. Damit ist keiner der von der Beschwerdeführerin gestellten Anträge zum Verfahren zugelassen. Eine Aufrechterhaltung des europäischen Patents ist somit nicht möglich und die Beschwerde der Patentinhaberinnen zurückzuweisen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.