T 1120/11 () of 19.9.2013

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 03 784 094.9 zurückgewiesen worden ist, Beschwerde eingelegt.

Die Prüfungsabteilung war der Auffassung, dass die fehlende Neuheit (Artikel 54 EPÜ 1973) der Ansprüche 12 und 13 der Erteilung eines Patents entgegenstünden.

II. Die Beschwerdeführerin beantragte, der Beschwerde abzuhelfen oder hilfsweise eine mündliche Verhandlung abzuhalten.

III. Die Beschwerdeführerin hat im schriftlichen Verfahren im Wesentlichen vorgetragen, dass der Zurückweisungs­grund der mangelnden Neuheit der Ansprüche 12 und 13 durch Streichung derselben in dem mit der Beschwerde­begründung vorgelegten Anspruchssatzes berücksichtigt werde.

Entscheidungsgründe

1. Hauptantrag

1.1 Der von der Beschwerdeführerin gestellte Antrag wird von der Kammer so verstanden, dass die Beschwerdeführerin implizit als Hauptantrag beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der mit der Beschwerde­begründung eingereichten Ansprüche 1 bis 11 zu erteilen.

1.2 Die Prüfungsabteilung hat die Patentanmeldung einzig wegen mangelnder Neuheit der Ansprüche 12 und 13 des Anspruchssatzes vom 2. April 2010 zurückgewiesen, denn die Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit sind "nicht Teil der Entscheidungsgründe" (siehe Abschnitt III der angefochtenen Entscheidung).

Diese Ansprüche sind im Anspruchssatz des vorliegenden Hauptantrages nicht mehr enthalten. Die Beschwerde­führerin hat mit der Streichung der beanstandeten Ansprüche auf die Entscheidung der Prüfungsabteilung aber reagiert. Somit sind die Einwände, auf die sich die angefochtene Entscheidung stützt, eindeutig gegenstandslos geworden.

1.3 In T 139/87 (Amtsblatt 1990, 68) hat die Beschwerde­kammer klargestellt, dass die Beschwerde eines europäischen Patentanmelders als begründet im Sinne des Artikels 109(1) EPÜ 1973 angesehen werden muss, wenn gleichzeitig Änderungen zur Anmeldung eingereicht werden, die die Einwände, auf die sich die angefochtene Entscheidung stützt, eindeutig gegenstandslos machen.

In einem solchen Fall muss das Organ, das die angefochtene Entscheidung getroffen hat, der Beschwerde abhelfen.

Da die Prüfungsabteilung der Beschwerde nicht abgeholfen hat, leidet das Prüfungsverfahren an einem Verfahrensmangel.

Da dieser Verfahrensmangel jedoch nicht ursächlich für die Einlegung der Beschwerde war, entspricht es nicht der Billigkeit, die Beschwerdegebühr gemäß Regel 103(1)a EPÜ zurück zu erstatten.

Denn auch bei rechtzeitiger Abhilfe hätte für die Prüfungsabteilung keine Veranlassung bestanden, die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten, weil erst mit der Beschwerdebegründung Änderungen eingereicht worden sind, die die Einwände auf die sich die angefochtene Entscheidung stützte, gegenstandslos machen.

2. Zurückverweisung

Andere Mängel, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, im vorliegenden Fall also die Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit, stehen der Abhilfe nicht entgegen (siehe T 139/87 Supra, auch 'Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts', 6. Auflage, Juli 2010, Abschnitt VII.E.13.1 Abhilfe - Allgemeines, Seite 999).

Deshalb übt die Kammer ihr Ermessen unter Artikel 111(1) EPÜ dahingehend aus, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen.