T 1078/11 () of 8.10.2013

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 07015149.3, eingereicht unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 24. August 2006, wurde von der Prüfungsabteilung mit der am 21. Februar 2011 zur Post gegebenen Entscheidung zurückgewiesen.

Die Prüfungsabteilung hatte der Anmelderin mit der Übersendung des europäischen Recherchenberichts am 9. April 2009 mitgeteilt, dass und aus welchen Gründen die Anmeldung nicht die Erfordernisse des EPÜ erfüllte. Mit Schreiben vom 23. November 2009 widersprach die Anmelderin den Darlegungen der Prüfungsabteilung. Mit Schreiben vom 9. Dezember 2009 erhielt die Anmelderin eine Mitteilung gemäß Artikel 94(3) EPÜ, mit der sie aufgefordert wurde, innerhalb einer Frist von 4 Monaten Stellung zu nehmen, worauf die Anmelderin mit Schreiben vom 25. Januar 2010 auf ihre Stellungnahme vom 23. November 2009 verwies und davon ausging, dass sich die gesetzte Frist hierdurch erledigt habe. Andernfalls bitte sie um einen Hinweis. Daraufhin erfolgte am 21. Februar 2011 die Zurückweisung der Anmeldung aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit im Hinblick auf:

D1: EP-A-1 362 761 in Kombination mit

D2: EP-A-0 562 484

II. Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin am 19. März 2011 Beschwerde eingelegt und am gleichen Tag die Beschwerdegebühr bezahlt.

Mit der am 11. Mai 2011 eingegangenen Beschwerdebegründung hielt sie ihren Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents mit den der Zurückweisung der Anmeldung zugrundeliegenden, unveränderten Ansprüchen aufrecht und reichte zwei Hilfsanträge ein.

III. Die Beschwerdekammer teilte in ihrem Bescheid als Anlage zur Ladung für eine mündliche Verhandlung ihre vorläufige Meinung mit, wonach sie keine Grundlage zur Beanstandung der Entscheidung der Prüfungsabteilung sehe. Die Ansprüche gemäß Hilfsantrag 1 erschienen unklar; ob die Ausgestaltung gemäß Hilfsantrag 2 erfinderisch sei, sei fraglich.

IV. Mit Schreiben vom 6. September 2013 rügte die Beschwerdeführerin die Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Prüfungsabteilung und reichte geänderte Patentansprüche gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen 1, 1a, 2 und 3 ein.

V. Am 8. Oktober 2013 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet (Änderungen gegenüber dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 [deleted: durchgestrichen] oder unterstrichen kenntlich gemacht):

"Lastarm für eine Gabel eines Niederhubwagens, mit einem Armgrundkörper (12, 12a), der im Querschnitt annähernd U- oder C-förmig ist mit nach oben weisendem Steg und nach unten weisenden Schenkeln und einer Armspitze (14), [deleted: die über eine Schweißverbindung mit dem Armgrundkörper verbunden ist, wobei] die zum freien Ende hin verjüngt[deleted: e] [deleted: Armspitze] ist und Lageröffnungen für die Lagerung einer Lastrolle und an der Unterseite Einfahr- und Ausfahrflächen aufweist, die gegenüber den unteren Kanten oder Rändern des Armgrundkörpers (12, 12a) zum freien Ende der Armspitze (14) hin ansteigen bzw. abfallen, [deleted: und] wobei die Armspitze (14) am hinteren Ende eine Stoßfläche aufweist, die gegen das stumpfe Ende des Armgrundkörpers (12, 12a) anstößt,

dadurch gekennzeichnet, daß die Armspitze (14) von einem einteiligen Gußteil gebildet und über eine Schweißverbindung mit dem Armgrundkörper (12, 12a) verbunden ist, die Armspitze (14) an dem dem Armgrundkörper (12, 12a) zugewandten Ende Armabschnitte (30, 32) aufweist, die sich bei Anlage von Armgrundkörper (12, 12a) und Armspitze (14) unter den zugeordneten Kanten oder Rändern des Armgrundkörpers (12, 12a) erstrecken und an den unteren Kanten oder Rändern des Armgrundkörpers (12, 12a) anliegen[deleted: ,] und die Ausfahrflächen an der Unterseite der Armabschnitte (30, 32) vorgesehen sind."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 umfasst den Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag, an welchen angefügt ist:

"... und die Armabschnitte (30, 32) annähernd so breit sind wie die unteren Kanten oder Ränder des Armgrundkörpers."

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1a lautet:

"Lastarm für eine Gabel eines Niederhubwagens, mit einem Armgrundkörper (12a), der im Querschnitt annähernd U-förmig ist mit nach oben weisendem Steg aus einem Stegblech (14a) und nach unten weisenden Schenkeln aus Schenkelblechen (16a, 18a), die eine Dicke aufweisen und einer Armspitze (14), die zum freien Ende hin verjüngt ist und Lageröffnungen für die Lagerung einer Lastrolle und an der Unterseite Einfahr- und Ausfahrflächen aufweist, die gegenüber den unteren Kanten des Armgrundkörpers (12a) zum freien Ende der Armspitze (14) hin ansteigen bzw. abfallen, wobei die Armspitze (14) am hinteren Ende eine Stoßfläche aufweist, die gegen das stumpfe Ende des Armgrundkörpers (12a) anstößt,

dadurch gekennzeichnet, daß das Stegblech (14a) und die Schenkelbleche (16a, 18a) miteinander verschweißt sind und die Armspitze (14) von einem einteiligen Gußteil gebildet und über eine Schweißverbindung mit dem Armgrundkörper (12a) verbunden ist, die Armspitze (14) an dem dem Armgrundkörper (12a) zugewandten Ende Armabschnitte (30, 32) aufweist, die sich bei Anlage von Armgrundkörper (12a) und Armspitze (14) unter den zugeordneten Kanten des Armgrundkörpers (12a) erstrecken und an den unteren Kanten des Armgrundkörpers (12a) anliegen, und die Ausfahrflächen an der Unterseite der Armabschnitte (30, 32) vorgesehen sind, die unteren Kanten des Armgrundkörpers (12a) eine Breite aufweisen, die der Dicke der Schenkelbleche (16a, 18a) entspricht und die Armabschnitte (30, 32) jeweils annähernd so breit sind wie die die unteren Kanten des Armgrundkörpers (12a)."

Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung der aufzuheben und die Angelegenheit wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels an die erste Instanz zurückzuverweisen oder ein Patent auf der Grundlage des Hauptantrags oder eines der Hilfsanträge 1, 1a, 2 oder 3, alle vom 6. September 2013, zu erteilen.

VI. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die Anmelderin sieht ihren Anspruch auf das rechtliche Gehör durch die Zurückweisungsentscheidung verletzt. Bereits vor der Aufforderung am 9. Dezember 2009 habe Sie sich am 23. November 2009 auf den europäischen Recherchenbericht geäußert und in ihrer Argumentation auf fragwürdige Interpretation der Druckschrift D1 hingewiesen. Sie sei davon ausgegangen, dass zum Zeitpunkt der Aufforderung ihre Stellungnahme noch nicht zur Kenntnis der Prüfungsabteilung gelangt war und, um Missverständnisse auszuschließen, habe sie am 25. Januar 2010 noch einmal auf diese Stellungnahme hingewiesen und um einen Hinweis gebeten. Dabei ging sie selbstverständlich davon aus, dass ihre Argumente von der Prüfungsabteilung berücksichtigt würden und sie einen weiteren Bescheid erhalten würde. Für sie völlig überraschend wurde die Anmeldung mit der Entscheidung vom 21. Februar 2011 zurückgewiesen. Diese Vorgehensweise des EPA stehe nicht im Einklang mit anderen von ihr geführten Verfahren, in denen sie in vergleichbaren Fällen eine weitere Gelegenheit zur Äußerung erhielt.

Der beanspruchte und zweifellos neue Gegenstand beruhe auch auf erfinderischer Tätigkeit, weil er sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise durch die Kombination des Standes der Technik ergebe. In das Dokument D1 sei unter rückschauender Betrachtungsweise mehr hineininterpretiert worden, als es tatsächlich offenbare. Da der Lastarm nur in einem Schnitt entlang seiner Längsachse dargestellt sei, sei völlig offen, wie die Lastarmspitze am Lastarmgrundkörper befestigt sei. So sei es nach der Figur ohne weiteres möglich, dass die Lastarmspitze mit ihrer äußeren Kontur nicht bündig mit dem Lastarm abschließe, sondern außen überlappend befestigt sei, so dass nur das unten sichtbare, nicht verdeckte Teil als "Armabschnitt" erkennbar sei. Es könne aber genauso nur der untere, nicht verdeckte Teil der Lastarmspitze sein. Da es in D1 um eine ganz unterschiedliche Thematik gehe und der Lastarm nicht beschrieben sei, sei der Offenbarungsgehalt von D1 überstrapaziert und gebe nicht den erforderlichen Ausgangsstand der Technik her, um überhaupt mit D2 kombiniert zu werden, wo eine als Gussteil ausgebildete und beispielsweise durch Schweißen mit dem Lastarmgrundkörper verbundene Lastarmspitze offenbart sei.

Im Zusammenhang mit der Beschreibung, insbesondere Abschnitte [0003], [0011] und [0024] sei aus fachmännischer Sicht klar, was im ursprünglich eingereichten Anspruch 3, mit der Breite oder Dicke der unteren Kanten des Armgrundkörpers im Zusammenwirken mit der Breite oder Dicke der Armabschnitte gemeint sei, so dass das Klarheitserfordernis erfüllt sei.

Hilfsantrag 1a beseitige alle Einwände der Kammer unter Artikel 84 und 123(2) EPÜ. Zudem beruhe die Lösung gemäß Anspruch 1 ausgehend von D1 auf erfinderischer Tätigkeit, weil sie die Möglichkeit biete, infolge der unabhängig von der Dicke des Stegbleches anpassbaren Dicke der Schenkelbleche des Armgrundkörpers und der darauf abgestimmten Stärke der Armabschnitte der Armspitze den Lastarm flexibel an die auftretenden Belastungen anzupassen, wozu D2 keine Anregung geben könne.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Zurückverweisung an die erste Instanz wegen wesentlichen Verfahrensmangels (Artikel 11 VOBK)

Nach Artikel 113(1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen sich die Parteien äußern konnten. Soweit die Beschwerdeführerin insoweit einen wesentlichen Verfahrensmangel geltend macht, liegt dieser nicht vor.

2.1 Mit ihrer Stellungnahme vom 23. November 2009 auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht hat die Beschwerdeführerin ihre Argumente vorgebracht, jedoch nicht zu erkennen gegeben, dass sie Änderungen vornehmen wolle, wie sie etwa unter Punkt 3 des Bescheids vom 9. April 2009 vorgeschlagen waren. Ihr Schreiben vom 25. Januar 2010 war von der Prüfungsabteilung so zu verstehen, dass sie ihre Stellungnahme als innerhalb der gesetzten Frist abgegeben ansah. Dem stimmte die Prüfungsabteilung offensichtlich zu, so dass sich der erbetene Hinweis erübrigte.

2.2 In der Zurückweisungsentscheidung vom 21. Februar 2011 nahm die Prüfungsabteilung auf den Bescheid zum Recherchenbericht und die Antwort der Beschwerdeführerin Bezug und stellte fest, dass keine geänderten Anmeldeunterlagen eingereicht worden waren. Somit war die Sache entscheidungsreif und die Anmeldung wurde aus denselben Gründen zurückgewiesen, wie sie der Beschwerdeführerin bereits mit dem Recherchenbericht mitgeteilt worden waren.

3. Hauptantrag (Artikel 56 EPÜ)

3.1 D1 offenbart (siehe Zeichnung) einen Lastarm für eine Gabel eines Niederhubwagens, mit einem Armgrundkörper der im Querschnitt annähernd U- oder C-förmig ist mit nach oben weisendem Steg und nach unten weisenden Schenkeln (siehe z.B. Absatz [0016]) und einer Armspitze die zum freien Ende hin verjüngt ist und Lageröffnungen für die Lagerung einer Lastrolle (34) und an der Unterseite Einfahr- und Ausfahrflächen aufweist, die gegenüber den unteren Kanten oder Rändern des Armgrundkörpers zum freien Ende der Armspitze hin ansteigen bzw. abfallen und wobei die Armspitze am hinteren Ende eine Stoßfläche aufweist, die gegen das stumpfe Ende des Armgrundkörpers anstößt, wobei die Armspitze an dem dem Armgrundkörper zugewandten Ende Armabschnitte aufweist, die sich bei Anlage von Armgrundkörper und Armspitze unter den zugeordneten Kanten des Armgrundkörpers erstrecken und an den unteren Kanten des Armgrundkörpers anliegen und die Ausfahrflächen an der Unterseite der Armabschnitte vorgesehen sind.

3.2 Der beanspruchte Gegenstand unterscheidet sich vom bekannten Lastarm dadurch, dass die Armspitze von einem einteiligen Gussteil gebildet ist, das über eine Schweißverbindung mit dem Armgrundkörper verbunden ist. Hiervon ausgehend kann die Aufgabe formuliert werden, den Lastarm für eine Gabel eines Niederhubwagens derart auszugestalten, dass er einfach herstellbar ist und an die im Vergleich zum Armgrundkörper höheren Belastungen der Armspitze anpassbar ist.

3.3 Eine Lösung dieses Problems wird in D2 beschrieben, wonach die Lastarme jeweils aus einem aus Stahlblech gefertigten Grundkörper und einer damit fest verbundenen, durch Gießen hergestellten Lastarmspitze bestehen (Figuren 3 und 5; Spalte 1, Zeilen 37 bis 42). Die Lastarmspitze kann mit dem Lastarmgrundkörper durch Schweißen verbunden sein (Spalte 1, Zeilen 53 bis 55). Der Fachmann wird diese bekannte Lösung wegen ihrer Eignung zur Lösung des technischen Problems aufgreifen und auf den bekannten Lastarm gemäß D1 anwenden. Er gelangt so in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1, der somit nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

3.4 Zwar ist eine Schweißverbindung zwischen Lastarmgrundkörper und Lastarmspitze in D1 nicht explizit offenbart, jedoch ist dem Fachmann diese Art der Verbindung von Stahlprofilteilen allgemein bekannt. In D2 ist die Schweißverbindung beispielhaft explizit genannt, so dass der Fachmann zumindest hieraus die Anregung erhält, die als Gussteil ausgebildete Armspitze mit dem Armgrundkörper durch Schweißen zu verbinden.

3.5 Die Beschwerdeführerin argumentierte, der Lastarm gemäß D1 weise wesentliche als bekannt vorausgesetzte Merkmale nicht auf, so dass dessen Kombination mit der Lastarmspitze nach D2 nicht zur Erfindung führe. Die Kammer ist indessen überzeugt, dass sich dem fachkundigen Betrachter diese Merkmale (siehe Punkt 3.1) durch implizite Offenbarung eindeutig erschließen. Die Konstruktion und Funktion eines Gabelhubwagens, wie er in D1 dargestellt ist, kennt der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens. Der Hubwagen muss leicht unter Paletten und auch wieder herausgefahren können. Um die unteren Latten bei der Ein- und Ausfahrt zu überfahren, müssen die Gabelspitzen unten sowohl nach vorn als auch nach hinten angeschrägt sein, wie es die Figur in D1 eindeutig zeigt. Damit der Hubwagen bei der Ein- und Ausfahrt nicht seitlich an den Abstandsklötzen der Palette hängenbleibt, müssen die Lastgabeln über ihre Länge ebene Außenflächen haben. Insoweit kann die Argumentation der Beschwerdeführerin nicht durchgreifen, dass die Seitenflächen der Gabelspitzen gemäß D1 seitlich über die Seitenfläche des Gabelgrundkörpers vorstehen können, was eine denkbare und sinnvolle konstruktive Lösung sei. Diese Anordnung wäre zwar möglich, jedoch technisch im Hinblick auf die Funktionsweise eines Gabelhubwagens nicht sinnvoll, weil die Gefahr des Hängenbleibens an den Abstandsklötzen der Palette viel zu groß wäre, so dass der Fachmann beim Betrachten der Zeichnung in D1 diese Möglichkeit ausschließt. Auch wäre nach dem Vorbringen der Beschwerdeführerin ein beidseitig relativ langer, schräger Übergang zwischen den überstehenden Seitenflächen der Gabelspitzen und den Seitenflächen des Gabelgrundkörpers theoretisch möglich, um das Ein- und Ausfahren nicht zu behindern. Nach Ansicht der Kammer ist eine solche Ausbildung ebenfalls technisch nicht sinnvoll, da die Endteile der Übergangsschräge sehr dünn und präzise hergestellt werden müssten, was in diesem technischen Bereich nachteilig wäre und daher auszuschließen ist.

4. Hilfsantrag 1 (Artikel 13(1) VOBK; Artikel 84 EPÜ)

4.1 Der geänderte Hilfsantrag 1 wurde am 6. September 2013, also etwa einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht. Gemäß Artikel 13(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt. Gemäß der gefestigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern werden solche Anträge in der Regel nur zum Verfahren zugelassen, wenn sie alle bestehenden Beanstandungen ausräumen und keine neuen Probleme aufwerfen.

4.2 Nach Anspruch 1 sollen die Armabschnitte annähernd so breit sein wie die unteren Kanten oder Ränder des Armgrundkörpers. In ihrem Bescheid als Anlage der Ladung zur mündlichen Verhandlung hat die Kammer bereits ausgeführt, dass das in Anspruch 1 des vormaligen Hilfsantrags 1 aufgenommene Merkmal (aus Anspruch 3), "dass die Armabschnitte annähernd so breit sind wie die unteren Kanten oder Ränder des Armgrundkörpers" unklar erscheine (Artikel 84 EPÜ), weil daraus nicht hervorgeht, ob die Breite der Armabschnitte über die ganze Breite der Armspitze oder nur über die Breite (Wandstärke) des jeweiligen Armabschnittes gemeint ist. Dieses Merkmal findet sich im geänderten Anspruch wieder, ohne dass eine Klarstellung erfolgt wäre.

4.3 Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass durch die Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen der Fachmann nur zu einer Bedeutung käme. Dieses Argument überzeugt die Kammer jedoch nicht, erstens weil der Anspruch (für sich allein) klar sein muss und zweitens weil die Anordnungen gemäß Figur 2 und Figur 3 keine eindeutige Auslegung dieses Merkmals ermöglichen.

4.4 Die Kammer übt daher ihr Ermessen in der Weise aus, dass sie den geänderten Hilfsantrag 1 nicht in das Verfahren zulässt.

5. Hilfsantrag 1a

5.1 Änderungen, Klarheit (Artikel 123(2), 84 EPÜ)

5.1.1 Der Anspruch wurde eingeschränkt auf einen Armgrundkörper mit U-förmigem Querschnitt, der aus einem nach oben weisenden Stegblech und damit verschweißten nach unten weisenden Schenkelblechen besteht. Weiterhin wurde die Dicke der Schenkelbleche definiert, die der Breite der unteren Kanten der Armabschnitte des Grundkörpers entspricht. Die Merkmale des Anspruchs ergeben sich aus den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 und 3 mit den weiteren Änderungen, die in der Beschreibung (Abschnitte [0003], [0011] und [0024]) in diesem Zusammenhang offenbart sind. Das Erfordernis des Artikels 123(2) EPÜ ist erfüllt.

5.1.2 Durch die Definition der Dicke der Schenkelbleche ist auch die aus dem ursprünglichen Anspruch 3 resultierende Unklarheit beseitigt, ob die Breite der Schenkelbleche über die gesamte des U-Profils oder nur die Stärke der Schenkel des Armgrundkörpers gemeint ist. Somit ist das Klarheitserfordernis im Sinne des Artikels 84 EPÜ ebenfalls erfüllt.

5.2 Neuheit (Artikel 54 EPÜ)

Bereits im erweiterten Recherchenbericht stand die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 außer Frage. Der nunmehr mit weiteren Merkmalen eingeschränkte Lastarm für eine Gabel eines Niederhubwagens ist neu im Sinne des Artikels 54(2) EPÜ.

6. Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung

6.1 Mit der Vorlage eines neuen Antrags, der in Bezug auf Anspruch 1 - soweit das seitens der Beschwerdekammer aufgrund der Aktenlage und des Verfahrensstandes beurteilt werden kann - nichts enthält, was zumindest prima facie der Erteilung eines Patents entgegenstehen würde - wurde den Gründen für die Zurückweisung der Anmeldung die Grundlage entzogen. Jedenfalls kann die Kammer nicht erkennen, dass der Gegenstand des Anspruchs prima facie durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nahegelegt ist. Ausgehend von D1 besteht die Aufgabe darin, eine alternative Konstruktion zu finden, mit der der Lastarm für eine Gabel eines Niederhubwagens an die auftretenden Belastungen flexibel anpassbar ist. Zur Lösung dieser Aufgabe durch die Merkmale des Anspruchs 1 kann D2 keine Anregung geben. Gemäß D2 wird für den Lastarmgrundkörper ein aus Stahlblech gefertigtes Hohlprofil verwendet, während beim beanspruchten Gegenstand der Lastarmgrundkörper aus einem Stegblech und zwei damit verschweißten Schenkelblechen besteht. So sind in D2 zwangsläufig die Wandstärken von Steg und Schenkeln gleich, wogegen nach der nun beanspruchten Lösung die Wandstärken von Stegblech und Schenkelblechen unabhängig voneinander variiert werden können.

6.2 Gemäß Artikel 111(1) EPÜ 1973 wird die Beschwerdekammer entweder im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurück. Da im vorliegenden Fall das Patentbegehren gegenüber dem der Zurückweisung zugrundeliegenden Antrag wesentlich verändert ist und auch Merkmale aus der Beschreibung aufgenommen wurden, hält es die Kammer für angebracht, die Sache zur weiteren Prüfung an die erste Instanz zurückzuverweisen, die in Anbetracht der Änderungen auch zu entscheiden hat, ob eine weitere Recherche zum Stand der Technik erforderlich ist. Um Unklarheiten zu vermeiden, weist die Kammer darauf hin, dass u.a. die abhängigen Ansprüche und die Beschreibung auf einen evtl. gewährbaren Anspruch 1 zu prüfen und anzupassen sind.

6.3 Nachdem der Hilfsantrag 1a in das Verfahren zugelassen wurde, erübrigt sich ein weiteres Eingehen auf die Hilfsanträge 2 und 3.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens zurückverwiesen.