T 1019/11 (Multianalytbestimmung/BAYER) of 27.4.2012

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Europäische Patent Nr. 1 237 654 widerrufen worden ist.

II. Die Einspruchsabteilung gelangte in der angefochtenen Entscheidung zu dem Schluss, dass die geänderten Anspruchssätze gemäß den beiden damals vorliegenden Anträgen der Patentinhaberin unter Regel 80 EPÜ nicht zu beanstanden seien, dass jedoch die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ nicht erfüllt seien.

III. Mit ihrer Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) einen geänderten Satz Patentansprüche ein und beantragte die Aufrechterhaltung des Patents auf dieser Grundlage.

IV. In ihrem Antwortschreiben erneuerte bzw. erhob die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) diverse Einwände gegen diesen Antrag. Sie machte unter anderem Verstöße gegen die Bestimmungen gemäß Regel 80, Artikel 123(2) und Artikel 84 (mangelnde Deutlichkeit) EPÜ geltend.

V. Im Ladungsbescheid der Kammer wurden die Parteien auf diesbezügliche, in der mündlichen Verhandlung voraussichtlich zu erörternden Fragen und Einwände hingewiesen.

VI. Auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung reagierte die Beschwerdeführerin am 27. März 2012 mit der Einreichung von vier geänderten Anspruchssätzen als Haupt- bzw. Hilfsanträge 1 bis 3.

Die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 gemäß besagtem Hauptantrag lauten wie folgt, wobei in Anspruch 1 die gegenüber dem erteilten Anspruch 1 vorgenommenen Änderungen durch die Kammer kenntlich gemacht sind:

"1. Anordnung von Probenbehältnissen in einem ein- oder zweidimensionalen Array, umfassend eine Grundplatte (4) und einen damit derart zusammengebrachten Körper (6), dass zwischen der Grundplatte und besagtem Körper ein Array von räumlichen Aussparungen (3) zur Erzeugung eines Arrays von gegeneinander fluidisch abgedichteten Flusszellen mit jeweils [deleted: mindestens ]einem Zulauf (1) und [deleted: mindestens ]einem Ablauf (2) erzeugt wird, wobei [deleted: mindestens ein ]der Ablauf (2) jeder Flusszelle in je ein mit dieser Flusszelle fluidisch verbundenes Reservoir (5) führt, welches aus der Flusszelle austretende Flüssigkeit aufnimmt, und besagtes Reservoir als eine Vertiefung in der Außenwand des mit der Grundplatte zusammengebrachten Körpers ausgebildet und über [deleted: oder oberhalb besagter ]der Aussparungen (3) der Flusszelle angeordnet ist, wobei die Tiefe der Aussparung (3) zwischen der Grundplatte (4) und dem damit zusammenhängenden Körper (6) 20 - 1000 mym beträgt."

"2. Anordnung von Probenbehältnissen in einem ein- oder zweidimensionalen Array, umfassend eine Grundplatte (4) und einen damit derart zusammengebrachten Körper (6), dass zwischen der Grundplatte und besagtem Körper ein Array von räumlichen Aussparungen (3) zur Erzeugung eines Arrays von gegeneinander fluidisch

abgedichteten Flusszellen mit jeweils mindestens einem Zulauf (1) und mindestens einem Ablauf (2) erzeugt wird, wobei mindestens ein Ablauf (2) jeder Flusszelle in je ein mit dieser Flusszelle fluidisch verbundenes Reservoir (5) führt, welches aus der Flusszelle austretende Flüssigkeit aufnimmt, und besagtes Reservoir als eine Vertiefung in der Außenwand des mit der Grundplatte zusammengebrachten Körpers

ausgebildet, über der Aussparung (3) der Flusszelle angeordnet ist und die aus der Flusszelle austretende Flüssigkeit in das Reservoir (5) eintreten kann, wobei das Reservoir eine Berandung an der Flüssigkeitsaustrittseite aufweist, so dass die aus der Flusszelle austretende Flüssigkeit nicht wieder in die Flusszelle zurückfließen kann, solange das Reservoir nicht bis zur Oberkante der Berandung an der

Flüssigkeitsaustrittseite aufgefüllt ist."

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist identisch mit Anspruch 2 gemäß Hauptantrag.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von Anspruch 2 gemäß Hauptantrag lediglich durch die hinzugefügten Merkmale

"und wobei das Aufnahmevolumen des mit der Flusszelle fluidisch verbundenen Reservoirs (5) größer als das Innenvolumen der Flusszelle ist".

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 unterscheidet wie folgt vom Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag (mit Verdeutlichung der Unterschiede durch die Kammer):

[deleted: ]

"1. Anordnung von Probenbehältnissen ... , wobei der Ablauf (2) jeder Flusszelle in jeweils ein mit dieser Flusszelle fluidisch verbundenes Reservoir (5) fuhrt, welches aus der Flusszelle austretende Flüssigkeit aufnimmt, und besagtes Reservoir als eine Vertiefung in der Außenwand des mit der Grundplatte zusammengebrachten Körpers ausgebildet und über der Aussparung (3) [deleted: der Flusszelle ]angeordnet ist und wobei die Tiefe der Aussparungen (3) zwischen der Grundplatte (4) und dem damit zusammenhängendengefügten Körper (6) 20 — 1000 mym beträgt."

VII. Zu Beginn der mündlichen Verhandlung am 27. April 2012 reichte die Beschwerdeführerin einen weiteren Satz geänderter Ansprüche als Hilfsantrag 4 ein.

Im Verlauf der Verhandlung wurden insbesondere die Zulässigkeit der in den Ansprüchen vorgenommenen Änderungen im Hinblick auf Regel 80, Artikel 123(2) und Artikel 84 EPÜ erörtert, sowie die Zulässigkeit der neu vorgelegten Hilfsantrags 4.

Anspruch 1 gemäß besagtem Hilfsantrag 4 unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 dadurch, dass die Merkmale "und wobei die Tiefe der Aussparungen (3) ... beträgt" durch folgende Merkmale ersetzt wurden:

[deleted: ]

"wobei zur Erzeugung der räumlichen Aussparungen (3) zwischen der Grundplatte (4) und dem damit zusammengebrachten Körper (6) Ausnehmungen in der Grundplatte (4) ausgebildet sind und/oder

wobei zur Erzeugung der räumlichen Aussparungen (3) zwischen der Grundplatte (4) und dem damit zusammengebrachten Körper (6) Ausnehmungen in besagtem Körper (6) ausgebildet sind und

wobei weiterhin die Tiefe der Ausnehmungen zwischen der Grundplatte (4) und dem damit zusammengefügten Körper (6) 20 — 1000 mym beträgt".

VIII. Der Parteienvortrag kann, insoweit er bezüglich der in der vorliegenden Entscheidung abgehandelten Fragen von Belang ist, folgendermaßen zusammengefasst werden:

Die Beschwerdegegnerin war der Auffassung, dass die erhobenen Einwände durch die Ansprüche gemäß dem in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 4 nicht ausgeräumt seien.

Das Ersetzen von Anspruch 1 wie erteilt durch zwei unabhängige Ansprüche könne laut Rechtsprechung nur in Ausnahmefällen als durch einen Einspruchsgrund veranlasst angesehen werden. Eine derartige Ausnahmesituation liege im vorliegenden Fall jedoch nicht vor. Auch das Streichen zahlloser abhängiger Ansprüche könne nicht als durch einen Einspruchsgrund veranlasst angesehen werden. Zudem berge diese Vorgangsweise die Gefahr, dass sich die Auslegung gewisser, in den unabhängigen Ansprüchen enthaltener Begriffe dadurch verändere.

Die auf eine "Anordnung von Probenbehältnissen" gerichteten, geänderten unabhängigen Ansprüche gemäß den schriftlich eingereichten Anträgen der Beschwerdeführerin seien allesamt unter Artikel 123(2) EPÜ zu beanstanden. Unter anderem sei eine Anordnung, bei der je ein Reservoir (5) über einer Aussparung (3) angeordnet sei, in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht direkt und unmittelbar offenbart. Insbesondere lasse sich den Figuren 1, 2 und 5 nicht entnehmen, dass je ein Reservoir (5) in seiner gesamten Breite (in die Richtung senkrecht zur Schnittfläche gemäß den Figuren 1 und 2) über je einer Aussparung (3) läge. Die Ausführungen in der Beschreibung der Anmeldung enthielten auch keinen Hinweis auf eine bestimmte relative Anordnung ("über") von Reservoir und Aussparung und die Bedeutung einer derartigen Anordnung. Ferner seien weitere konstruktive Merkmale der in den Figuren gezeigten, speziellen Vorrichtungen in unzulässiger Weise nicht in die unabhängigen Ansprüche mit aufgenommen worden.

Die Beschwerdeführerin vertrat die Auffassung, dass auch ihr Hilfsantrag 4 ungeachtet seiner späten Einreichung zuzulassen sei, da damit die zuvor unter Artikel 123(2) EPÜ erhobenen Einwände ausgeräumt seien.

Die in den geltenden Anträgen vorgenommenen Änderungen seien im Hinblick auf die Rechtsprechung auch nach Regel 80 EPÜ nicht zu beanstanden. Das Ersetzen des erteilten Anspruchs 1 durch die beiden unabhängigen Ansprüche 1 und 2 (Hauptantrag) sei zur Herstellung der Neuheit gegenüber dem genannten Stand der Technik erfolgt und demnach durch einen Einspruchsgrund veranlasst. Besagte Ansprüche 1 und 2 laut Hauptantrag stellten zwei alternative Konzepte zur Lösung ein und derselben Aufgabe dar. Die Streichung zahlreicher abhängiger Ansprüche mache die Ansprüche insgesamt überschaubarer und stelle keine Bereinigung von verbliebenen Widersprüchen dar, da deren Gegenstände wortwörtlich auch in der Beschreibung offenbart seien.

Die Beschwerdeführerin vertrat zudem die Auffassung, dass Anordnungen gemäß den unabhängigen Ansprüchen aller Anträge eindeutig und unmittelbar in der ursprünglichen eingereichten Anmeldung offenbart seien, insbesondere in deren Figuren 1, 2 und 5 in Verbindung mit der Beschreibung. Der Fachmann würde die Relevanz der relativen Position der Probenbehältnisse zueinander erkennen und selbstverständlich auch auf die Position des Reservoirs relativ zur Flusszelle achten.

IX. Anträge

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Ansprüche gemäß dem mit Schreiben vom 27. März 2012 eingereichten Hauptantrag, hilfsweise auf Basis der mit demselben Schreiben eingereichten Ansprüche gemäß einem der Hilfsanträge 1 bis 3, weiter hilfsweise auf Basis der Ansprüche gemäß dem in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 4.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit der Anträge der Beschwerdeführerin

(Artikel 13(1)(3) VOBK)

1. Der geltende Hauptantrag und die geltenden Hilfsanträge 1 bis 3 wurden einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht.

1.1 Die im Vergleich zu den bis dahin vorliegenden Anträgen in den Ansprüchen vorgenommenen Änderungen können als Reaktion auf die von der Kammer im Ladungsbescheid und/oder der Beschwerdegegnerin erhobenen Einwände angesehen werden und sind von geringer Komplexität. Auch hat die Beschwerdegegnerin den Einreichungszeitpunkt dieser Anträge nicht beanstandet.

1.2 Unter diesen Umständen hat die Kammer entschieden, besagte Anträge trotz ihres späten Vorbringens zu berücksichtigen (Artikel 13(1)(3) VOBK).

2. Hilfsantrag 4 wurde erst zu Beginn der mündlichen Verhandlung eingereicht. Als Begründung für dieses besonders späte Vorbringen machte die Beschwerdeführerin lediglich geltend, dass mit den vorgenommenen Änderungen zahlreiche der zuvor erhobenen Einwände ausgeräumt würden.

2.1 Die Kammer stellt fest, dass die Beschwerdeführerin keinen beachtlichen Grund für den gegenüber den vorrangigen Anträgen um einen weiteren Monat verzögerten Einreichungszeitpunkt angegeben hat.

2.2 Ferner enthält auch Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 die Merkmale "Reservoir ... über der Aussparung angeordnet", die von der Beschwerdegegnerin im Hinblick auf Artikel 123(2) EPÜ beanstandet worden waren. Die Zulässigkeit des im Verlauf der Sachprüfung erfolgten Einfügens dieser Merkmale in den unabhängigen Anspruch 1 des Streitpatents war ein wesentlicher Gegenstand der Erörterungen bezüglich der vorrangigen Anträge, und auch die Kammer hat in der mündlichen Verhandlung ihre diesbezüglich negative vorläufige Beurteilung kundgetan. Von einer prima facie eindeutigen Gewährbarkeit dieses Antrags kann demnach keine Rede sein.

2.3 Unter diesen Umständen entschied die Kammer, Hilfsantrag 4 nicht zum Verfahren zuzulassen (Artikel 13(1)(3) VOBK).

Zulässigkeit der Änderungen - Regel 80 EPÜ

3. Die Kammer hat bereits erhebliche Bedenken, ob die in den neu vorgelegten Anspruchssätzen vorgenommenen Änderungen im Sinne der Regel 80 EPÜ als durch einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ veranlasst anzusehen sind.

Insbesondere das Ersetzen eines einzigen unabhängigen Anspruchs des erteilten Patents durch zwei neue unabhängige Ansprüche (geltender Hauptantrag), von denen einer durch Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung gebildet wurde, erscheint im Hinblick auf Rechtsprechung der Beschwerdekammern, die eine solche Vorgangsweise nur unter bestimmten Bedingungen gebilligt hat (siehe etwa Entscheidung T 0181/02 vom 13. Oktober 2003, Punkt 3.2 der Gründe) als nicht unproblematisch.

Da die zum Verfahren zugelassenen, geltenden Anträge aber allesamt aus anderen Gründen ohnehin nicht gewährbar sind (siehe unten), stellt sich diese Frage als nicht entscheidungserheblich dar.

Hauptantrag

4. Zulässigkeit der Änderungen - Artikel 123(2) EPÜ

4.1 Die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag betreffen jeweils eine Anordnung, die unter anderem dadurch gekennzeichnet ist, dass das "Reservoir als eine Vertiefung in der Außenwand des mit der Grundplatte zusammengebrachten Körpers ausgebildet" ist und "über der Aussparung (3) der Flusszelle angeordnet" ist (Hervorhebung durch die Kammer).

4.2 Es blieb unstreitig, dass die Beschreibung der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung (hiernach mit "Anmeldung" bezeichnet; bezüglich der zitierten Beschreibungspassagen und Figuren siehe die publizierte Fassung WO 01/43875 A1) nicht ausdrücklich eine relative Anordnung der Reservoire "über" den Aussparungen erwähnt.

4.3 Auch die von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung hervorgehobenen Teile der Beschreibung enthalten - nicht einmal implizit - einen allgemeinen, unmissverständlichen Hinweis auf eine besondere Bedeutung einer Anordnung der Reservoire "über" den Aussparungen der Flusszellen.

4.4 In der mündlichen Verhandlung führte die Beschwerdeführerin diesbezüglich weiter aus, der in den Ansprüchen 1 und 2 verwendete Terminus "über" bedeute, dass das Reservoir deckend und, anders als bei der aus Anspruch 1 in der erteilten Fassung gestrichenen Variante "oberhalb" denkbar wäre, ohne Versatz über der jeweiligen Aussparung angeordnet sein müsse.

4.5 Dies überzeugt die Kammer jedoch im Ergebnis nicht. Die Figuren 1 und 2 der Anmeldung zeigen in der Tat Querschnitte von Anordnungen, bei denen die Querschnittsfläche des Reservoirs (5) über der Querschnittsfläche der Aussparung (3) liegt. Dies bedeutet jedoch weder zwingend, dass das Reservoir deckend, also ohne Versatz in der Richtung senkrecht zur Schnittfläche, über der Aussparung angeordnet sein muss, noch dass das gesamte Volumen, auch in Bereichen vor bzw. hinter der Schnittebene, oberhalb der Aussparung angeordnet sein muss. Insbesondere könnte das Reservoir die Aussparung sattelförmig umfassen, und/oder die Aussparung selbst könnte in die Höhe erweiterte Bereiche aufweisen. Diesbezüglich sei auf die in der mündlichen Verhandlung erörterten Passagen der Beschreibung verwiesen (letzter Absatz auf Seite 38 und letzter Absatz auf Seite 39).

4.6 Aus Figur 5 und ihrer Beschreibung, die auch auf die Anordnung gemäß Figur 2 Bezug nimmt, ist zwar ersichtlich, dass pro Flusszellen-Zulauf (9) je ein Reservoir (5) vorgesehen ist, zur relativen Anordnung der Reservoire (5) und der Aussparungen (3) im Inneren der Einsatzblöcke (7) lässt sich dieser Aufsicht jedoch nichts entnehmen. Figur 5 scheint vielmehr darauf hinzudeuten, dass der Zulauf (9), und somit möglicherweise auch die Flusszelle selbst, seitlich versetzt zum entsprechenden Reservoir angeordnet sein könnte, im Gegensatz zu dem, was sich aus dem Schnitt gemäß Figur 2 zu ergeben scheint.

4.7 Die Figuren 1 und 2 zeigen zudem speziellere Ausführungsformen von Anordnungen von Probenbehältnissen, deren erkennbare konstruktive Merkmale nicht zur Gänze in die jeweiligen Neufassungen von Anspruch 1 und Anspruch 2 aufgenommen worden sind.

Für die Kammer sind jedoch insbesondere die dargestellten speziellen Anordnungen von Zulauf- und Ablaufkanälen der Flusszellen, im Gegensatz zu der von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vertretenen Auffassung, im Hinblick auf die angestrebte kleine Grundfläche der Anordnung (siehe Anmeldung; Seite 9, dritter Absatz, erster Satz) konsequenterweise eindeutig besonders eng mit der relativen Positionierung verknüpft.

4.8 Die Kammer erkennt daher nicht an, dass die von der Beschwerdeführerin angezogenen Teile der Anmeldung eine hinreichend direkte und unmittelbare Offenbarung von Anordnungen mit allen Merkmalen von Anspruch 1 oder Anspruch 2 darstellen, bei denen insbesondere die Reservoire "über" (im Sinne der Auslegung des Begriffs durch die Beschwerdeführerin) den Aussparungen der Flusszellen angeordnet sein sollen, während sie zugleich bezüglich weiterer, in den Figuren gezeigter konstruktiver Aspekte (insbesondere die Positionierung und Dimensionierung der Zu- und Abläufe) keinerlei Einschränkungen unterliegen sollen.

Die vorliegenden Ansprüche 1 und 2 sind aufgrund der im Prüfungsverfahren erfolgten Aufnahme zusätzlicher Merkmale, inter alia des Merkmals "über", zwar enger gefasst als Anspruch 1 der Anmeldung, jedoch stellen die durch den jeweiligen Wortlaut der vorliegenden Ansprüche 1 und 2 definierten Anordnungen jeweils

(Zwischen-)Verallgemeinerungen der in den Figuren 1 und 2 offenbarten, spezielleren Anordnungen dar.

4.9 Die geänderten Ansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag verletzen demnach die Bestimmungen gemäß Artikel 123(2) EPÜ.

5. Folglich ist der Hauptantrag der Beschwerdeführerin nicht gewährbar.

Hilfsanträge 1, 2 und 3

6. Die Hilfsanträge 1, 2 und 3 umfassen jeweils einen auf eine "Anordnung von Probenbehältnissen" gerichteten unabhängigen Anspruch 1.

7. Die oben unter Punkt 4.1 erwähnte Kombination von Merkmalen, wonach das Reservoir (5) "über" der Aussparung angeordnet ist, findet sich in allen diesen Ansprüchen 1 wieder. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist identisch mit Anspruch 2 gemäß Hauptantrag.

8. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 enthält im Vergleich zu Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 weitere Merkmale betreffend die "Berandung" des Reservoirs. In Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 fehlt die Präzisierung, dass von der Aussparung "der Flusszelle" die Rede ist. Diese Unterschiede im Wortlaut der jeweiligen Ansprüche 1 sind - unstreitig - im Rahmen der Beurteilung der Frage nach einer ursprünglichen Offenbarung von Anordnungen mit "über" den Aussparungen angeordneten Reservoiren nicht von Belang.

9. Die bezüglich des Hauptantrags angestellten Überlegungen unter den Punkten 4.2 bis 4.8 gelten demnach mutatis mutandis auch für den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 bis 3.

10. Daher erfüllen auch die Ansprüche gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 nicht die Bedingungen des Artikels 123(2) EPÜ.

11. Folglich ist auch keiner der zum Verfahren zugelassenen Hilfsanträge 1 bis 3 gewährbar.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.