T 1796/10 () of 10.2.2015

Exposé des faits et conclusions

I. La demanderesse a formé un recours contre la décision de la division d'examen, remise à la poste le 9 juin 2010, relative au rejet de la demande de brevet n° 06831253.7. Le recours ainsi que le mémoire exposant les motifs du recours furent reçus le 28 juillet 2010.

II. La division d'examen était parvenue à la conclusion que les revendications n°7 et 8 ne satisfaisaient pas aux conditions prévues par les articles 54(1) et (2) CBE, eu égard au document D1 : US 6 339 189 B1.

III. Avec ses motifs de recours la requérante déposa de nouvelles revendications et requit le remboursement de la taxe de recours.

IV. Au moyen d'une notification en date du 14 octobre 2014, la chambre exprima l'opinion préliminaire que l'objection de manque de nouveauté de l'objet de la revendication n° 7 en cause n'était pas fondée et que la nouvelle revendication n° 7 déposée avec les motifs de recours ne remplissait pas les conditions de l'article 123(2) CBE.

V. En réponse à cette notification, la requérante déposa le 12 décembre 2014 un nouveau jeu de revendications 1 à 9 correspondant au jeu de revendications d'origine dans lequel l'article "un" fut ajouté à la ligne 2 de chacune des revendications 3, 4, 8 et 9, accompagné de nouvelles pages de description 2 et 2A en remplacement de la page 2 déposée initialement, et requit la délivrance d'un brevet sur la base de cette requête.

VI. La revendication 1 s'énonce comme suit:

"Procédé d'ignifugation d'un revêtement d'un câble de transmission de données et/ou d'énergie par incorporation d'au moins un agent retardateur de feu dans ledit revêtement, caractérisé en ce que ladite incorporation est postérieure à la fabrication dudit revêtement et est réalisée au moyen d'un fluide supercritique".

Les revendications 2 à 6 dépendent de la revendication 1.

La revendication 7 s'énonce comme suit:

"Câble de transmission de données et/ou d'énergie comportant un revêtement (4) ignifugé en un matériau incorporant au moins un agent retardateur de feu (5), caractérisé en ce que ledit revêtement (4) présente un gradient de concentration de sorte que la concentration en ledit au moins un agent retardateur de feu à la surface externe (41) dudit revêtement est supérieure à la concentration en ledit au moins un agent retardateur de feu à la surface interne (42) dudit revêtement."

Les revendications 8 et 9 dépendent de la revendication 7.

VII. La requérante argumenta par écrit essentiellement comme suit:

Le document D1 décrit un câble électrique comprenant un conducteur métallique 1 et deux couches de polymère autour dudit conducteur (voir figure 1), à savoir une première couche dite couche interne 2 et une deuxième couche dite couche externe 3. Ces deux couches 2,3 comprennent respectivement un agent retardateur de feu du type hydroxyde métallique, la quantité dudit agent dans la couche interne 2 étant inférieure à la quantité dudit agent dans la couche externe 3. Par conséquent, en prenant en considération la couche interne 2 indépendamment de la couche externe 3, chacune de ces deux couches ne comprend aucun gradient de concentration de l'agent retardateur.

L'objet des revendications diffère du câble électrique décrit dans le document D1 en ce que le revêtement présente un gradient de concentration de l'agent retardateur de feu de sorte que la concentration en ledit au moins un agent retardateur de feu à la surface externe dudit revêtement est supérieure à la concentration en ledit au moins un agent retardateur de feu à la surface interne dudit revêtement.

La différence mentionnée ci-dessus permet d'obtenir un revêtement économique pour câble qui présente de très bonnes propriétés de tenue au feu grâce à une concentration en agent retardateur de feu importante en surface (i.e. surface externe du revêtement du type monocouche) et de très bonnes propriétés mécaniques renforcées grâce à la diminution graduelle et homogène de la concentration en volume dans ledit revêtement du type monocouche.

De plus, la requérante a été surprise de la pratique inhabituelle de la division d'examen concernant la décision de rejet.

En effet, la pratique usuelle de la division d'examen est de contacter le demandeur lorsqu'elle envisage de délivrer uniquement une partie d'un brevet, permettant ainsi dans la plupart des cas d'éviter le rejet de la demande de brevet dans sa totalité. En ce sens, la requérante a été de bonne foi puisqu'elle a demandé, dans sa réponse en date du 28 avril 2009 à la première et unique notification de l'OEB, de pouvoir bénéficier d'un entretien informel avec l'examinateur en charge du dossier dans le cas où la division d'examen envisagerait de rejeter la présente demande.

En rejetant cette demande d'entretien informel, la division d'examen n'a pas respecté le principe dit « de bonne foi » ou principe de protection de la confiance légitime. La requérante s'est trouvée, de ce fait, lésée dans son droit d'avoir l'opportunité de s'entretenir avec l'examinateur pour trouver une solution consensuelle quant à la délivrance du brevet, et ainsi éviter le rejet total de la demande et donc éviter une procédure de recours. La demanderesse requiert, par conséquent, le remboursement total de la taxe de recours sur le fait que la division d'examen n'a pas tenu compte du principe dit « de bonne foi ».

Motifs de la décision

1. Article 123(2) CBE

Le nouveau jeu de revendications 1 à 9 correspond au jeu de revendications originales 1 à 9, et la seule modification de la description (pages 2 et 2A) consiste en l'incorporation de la mention de l'état de la technique le plus proche, représenté par le document D1. Les conditions de l'article 123(2) CBE sont donc satisfaites.

2. Article 54 CBE

2.1 Le câble selon le document D1 comporte un revêtement comprenant au moins deux couches comprenant des composés d'hydroxydes métalliques, en particulier hydroxyde de magnésium et trihydrate d'aluminium (voir D1, colonne 5, lignes 62 à 64 ainsi que colonne 6, lignes 17 à 20) de concentration différentes (voir tables 1 et 2 aux colonnes 11 et 12).

2.2 La division d'examen, pour laquelle le câble de D1 "présente deux valeurs graduelles de la concentration en agent retardateur de feu, la valeur proche du conducteur étant inférieure à la valeur à l'extérieur du revêtement", considéra ces deux valeurs graduelles comme définissant un gradient de concentration conformément à la revendication 7 (voir points 2.2 à 2.4 de la décision).

La division d'examen n'indiqua cependant pas de passage de la demande où le terme "gradient", utilisé dans la revendication 7, se serait rapporté à une suite de valeurs graduelles discrètes.

2.3 La demande originale publiée sous le numéro WO 2007/042699 A1 indique que "le revêtement selon l'invention présente ses propriétés de tenue au feu grâce à une concentration en agent retardateur de feu importante en surface et les propriétés mécaniques renforcées grâce à la diminution de la concentration en volume" (voir page 4, lignes 19 à 22) et que l'agent retardateur de feu varie de 0,80g/cm**(3) de revêtement à la périphérie pour atteindre 0,20g/cm**(3) puis 0% en masse de taux de charge par rapport à la composition totale dudit revêtement (voir paragraphe liant les pages 5 et 6).

La variation de valeur obtenue par le procédé d'ignifugation revendiqué à la revendication 1, et considéré par la division d'examen comme nouveau et impliquant une activité inventive (voir notification datée du 11 février 2009 au point 3), conduit à un revêtement dont la concentration en agent retardateur varie continûment. Il faut donc comprendre l'expression "gradient de concentration" comme définissant une variation continue de concentration de l'agent retardateur à l'intérieur du revêtement.

Ceci correspond à la définition mathématique d'un gradient qui ne peut être calculé qu'à la base d'une fonction dérivable donc continue.

2.4 En conséquence, la chambre considère que l'objet de la revendication 7 diffère du câble électrique décrit dans D1 par la caractéristique "ledit revêtement (4) présente un gradient de concentration de sorte que la concentration en ledit au moins un agent retardateur de feu à la surface externe (41) dudit revêtement est supérieure à la concentration en ledit au moins un agent retardateur de feu à la surface interne (42) dudit revêtement" et que l'objection de manque de nouveauté de la revendication 7 n'était pas fondée.

3. Article 113(1) CBE

3.1 La division d'examen suivant les directives d'examen n'a pas jugé utile l'entrevue demandée par la requérante, considérant que sa position avait été clairement exposée dans la communication du 11 février 2009 (voir la décision contestée au point 1.2).

3.2 La caractéristique de la revendication 7 selon laquelle le "revêtement présenterait un gradient de concentration" n'apparaît pas dans la notification de la division d'examen en date du 11 février 2009 (voir point 2.1).

3.3 Or, le 28 avril 2009, en réponse aux objections de la division d'examen, la demanderesse exprima l'opinion que l'objet de la revendication 7 différait du câble selon D1 en ce que le revêtement revendiqué présentait un gradient de concentration.

3.4 La caractéristique indiquée par la demanderesse n'apparaissant pas dans l'unique communication de la division d'examen, la position de la division d'examen, quant à cette caractéristique, ne peut être considérée comme ayant été clairement exposée dans l'unique notification selon l'article 94(3) CBE.

Au moyen de l'unique notification de la division d'examen, la demanderesse n'était pas en mesure de savoir si la division d'examen avait omis de prendre en compte cette caractéristique ou si elle interprétait cette caractéristique de manière différente. L'opinion finale de la division d'examen au sujet de cette caractéristique, en ce que deux valeurs de concentration d'un agent retardateur de feu dans deux couches juxtaposées constitueraient un "gradient de concentration" au sens de la revendication 7 en cause, ne fut connue de la demanderesse qu'à réception de la décision de rejet de la demande.

3.5 La décision de rejet n'est par conséquent pas fondée sur des motifs au sujet desquels la requérante a pu prendre position (article 113(1) CBE).

4. Principe de protection de la confiance légitime et réponse « de bonne foi »

Au vu de ce qui est dit plus haut au sujet de la caractéristique afférente au gradient de concentration (voir point 2 ci-dessus), il n'y a pas de doute sur la « bonne foi » de la réponse de la demanderesse à l'unique notification. Dans l'affaire en cause, le principe dit de « de bonne foi » ne saurait cependant être confondu avec la principe de protection de la confiance légitime (voir point 1. des motifs de recours).

Dans l'affaire en cause, l'organisation d'une entrevue par la division d'examen relève moins du principe de protection de la confiance légitime (voir à ce sujet La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, 7e édition 2013, chapitre III.A) que de la nécessité de garantir le droit d'être entendu selon l'article 113 CBE (voir aussi La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, 7e édition 2013, III.B.1.4.3, page 555), qui est souvent enfreint lorsqu'une réponse « de bonne foi » n'est pas estimée à sa juste valeur.

En effet, de jurisprudence constante, l'organisation d'un entretien informel requis par un demandeur comme alternative à une deuxième notification est laissée à la discrétion de la division d'examen. Même si, dans l'affaire en cause, la réponse de la demanderesse à l'unique notification était « de bonne foi », la demanderesse ne s'est pas trouvée lésée dans son droit d'avoir l'opportunité de s'entretenir avec l'examinateur en charge du dossier, car il n'y a pas de droit à un entretien informel. Ne pas organiser un entretien informel même requis par la demanderesse ne constitue pas une pratique inhabituelle de la division d'examen enfreignant le principe de protection de la confiance légitime.

Néanmoins le fait que la réponse de la demanderesse à l'unique notification de la division d'examen soit « de bonne foi » ajouté au fait que la division d'examen avait reconnu la nouveauté et l'activité inventive sous-jacente du procédé revendiqué à la revendication 1 auraient dû conduire celle-ci à contacter la demanderesse préalablement à toute décision de rejet de la demande (voir La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, 7e édition 2013, IV.B.2.4.2 en page 854).

5. Règle 103 CBE

Au vu de ce qui précède et bien que l'interprétation de la caractéristique "gradient de concentration" dans la décision de rejet puisse être vue comme une erreur de jugement, le manque de mention et de discussion de cette caractéristique dans l'unique notification selon l'article 94(3) CBE conduisit à une erreur de procédure substantielle. Cette erreur de procédure combinée au fait qu'il peut être fait droit au recours (voir point 2.4 ci-dessus) justifie le remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 103 CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré afin de délivrer un brevet dans la version suivante:

Description:

- Pages 1 et 3 à 11 telles que déposées.

- Pages 2 et 2A produites avec la lettre du 12 décembre 2014.

Revendications:

- N° 1 à 9 produites avec la lettre du 12 décembre 2014.

Dessins

- Feuilles 1/3 à 3/3 telles que déposées.

3. Il est fait droit à la requête en remboursement de la taxe de recours.