T 1168/10 () of 4.7.2013

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin betrifft die am 28. Januar 2010 verkündete und am 15. März 2010 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung bezüglich des Widerrufs des Europäischen Patents Nr. 885 921 (Anmeldenummer 98 110 877.2).

II. Die Anmeldung in der eingereichten Fassung hatte zwei Ansprüche mit folgendem Wortlaut:

"1. RTV-Siliconkautschuk-Mischungen, dadurch gekennzeichnet, dass als Weichmacher paraffinische Kohlenwasserstoffgemische verwendet werden, welche eine kinematische Viskosität von 5 mm**(2)/s bis 10 mm**(2)/s, gemessen bei 40ºC, eine Viskositäts-Dichte-Konstante (VDK) kleiner 0,82 und einen Siedebeginn oberhalb 290ºC aufweisen sowie 60 bis 80% paraffinische, 20 bis 40% naphthenische und maximal 1% aromatische Kohlenstoffatome enthalten.

2. RTV-Siliconkautschuk-Mischungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das als Weichmacher verwendete paraffinische Kohlenwasserstoffgemisch in Mengen von 5 bis 30 Gew-% eingesetzt wird."

Der einzige Anspruch des erteilten Patents hatte folgenden Wortlaut:

"1. RTV-Siliconkautschuk-Mischungen dadurch gekennzeichnet, dass als Weichmacher paraffinische Kohlenwasserstoffgemische in Mengen von 5 bis 30 Gew.-% verwendet werden, welche eine kinematische Viskosität von 5 mm**(2)/s bis 10 mm**(2)/s, gemessen bei 40ºC, eine Viskositäts-Dichte-Konstante (VDK) kleiner 0,82 und einen Siedebeginn oberhalb 290ºC aufweisen sowie 60 bis 80% paraffinische, 20 bis 40% naphthenische und maximal 1% aromatische Kohlenstoffatomen und alpha,omega-Dihydroxypolydimethylsiloxane mit Viskositäten zwischen 500 mPas und 350 000 mPas. enthalten." (Hervorhebung des Streitpatents).

III. Am 25. September 2007 wurde Einspruch gegen das Patent eingelegt. Die Einsprechende machte die Einspruchsgründe gemäß Art. 100(a) EPÜ (mangelnde Neuheit, mangelnde erfinderische Tätigkeit), Art. 100(b) EPÜ und Art. 100(c) EPÜ geltend.

IV. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung erfolgte auf Grundlage eines Hauptantrags sowie 14 Hilfsanträge, alle eingereicht mit Schreiben vom 26. November 2009, jeweils bestehend aus einem einzigen Anspruch.

Der Anspruch des Hauptantrags entsprach Anspruch 1 des erteilten Patents mit dem Unterschied, dass bei der Definition des Dihydroxypolydimethylsiloxane das Präfix "alpha,omega-" ausgeschrieben wurde ("alpha, omega-")

Der Anspruch des ersten Hilfsantrags unterschied sich vom Hauptantrag dadurch, dass am Ende des Anspruchs folgender Teilsatz eingefügt wurde:

"...wobei das Polyorganosiloxan mit reaktiven Gruppen in Mengen von 30 bis 80 Gew.-% enthalten ist."

a) Gemäß der angefochtenen Entscheidung erfüllte der Gegenstand des Hauptantrags (erteilter Anspruch) die Erfordernisse von Art. 123(2) EPÜ nicht. Das in den Anspruch aufgenommene Merkmal bezüglich des alpha,omega-Dihydroxypolydimethylsiloxane sei isoliert aus der Gesamtoffenbarung herausgenommen worden. Dieses Merkmal befand sich in der ursprünglichen Anmeldung nicht nur in Kombination mit einer bestimmten Menge, sondern auch als Teil einer Auflistung von weiteren Bestandteilen der RTV-Kautschuk-Mischungen, aus dem hervorging, dass die dort genannten Komponenten (a), (b) und (c), zusammen mit deren Gewichtsangaben, obligatorische Bestandteile der Mischung seien, die nicht getrennt gesehen werden könnten. Die isolierte Aufnahme nur einer dieser Bestandteile sei daher nicht zulässig, mit dem Ergebnis, dass der Hauptantrag gegen die Erfordernisse von Art. 123(2) EPÜ verstoße.

Ferner erfüllte der Hauptantrag die Erfordernisse von Art. 83 EPÜ nicht, da das Patent keine Angaben bezüglich der zur Bestimmung der VDK, des Siedebeginns oder der Viskosität zu verwendenden Methoden enthielt.

Gleiches gelte für die Hilfsanträge 1 bis 14, da die Ansprüche alle die Parameter VDK, Siedebeginn und Viskosität ohne Temperaturangabe enthielten.

b) Bezüglich des ersten und zweiten Hilfsantrags verursachte außerdem die Formulierung "wobei das Polyorganosiloxan mit reaktiven Gruppen" (Hervorhebung in der Entscheidung) eine Unklarheit, da diese Formulierung die Anwesenheit zusätzlicher Polyorganosiloxane mit unterschiedlichen reaktiven Gruppen zuließe (Art. 84 EPÜ). Auch definiere der Anspruch nach dem ersten Hilfsantrag kein Polyorganosiloxan mit reaktiven Gruppen im allgemeinen, sondern alpha,omega-Dihydroxypolydimethylsiloxane, die nur als eine besondere Ausrührungsform der Polyorganosiloxanen mit reaktiven Gruppen zu sehen sei. Die gewählte Formulierung umfasse daher mehr als offenbart und verstoße demnach gegen Art. 123(2) EPÜ. Es ging aus der Entscheidung hervor, dass dieser Einwand ebenso für den zweiten Hilfsantrag galt.

V. Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin am 21. Mai 2010, unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr, Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung ging am 14. Juli 2010 ein.

Zusammen mit der Beschwerdebegründung wurden drei Anträge (Hauptantrag sowie 1. und 2. Hilfsanträge) eingereicht, wobei der Hauptantrag mit dem von der Einspruchsabteilung zurückgewiesenen Hauptantrag identisch war.

Der einzige Anspruch des ersten Hilfsantrags unterschied sich vom Anspruch des Hauptantrags dadurch, dass der letzte Teilsatz folgenden Wortlaut hatte:

"[...] und 30 bis 80 Gew.-% alpha, omega dihydroxypolydimethylsiloxane, mit Viskositäten zwischen 500 mPAs und 350 000 mPas enthalten."

Der einzigen Anspruch des zweiten Hilfsantrags unterschied sich von dem Anspruch des ersten Hilfsantrags dadurch, dass am Ende folgender Text eingefügt wurde:

"[...enthalten], sowie

1 bis 5 Gew.-% Vernetzer, wie tri- oder tetrafunktionelle Silane mit leicht hydrolisierbaren Gruppen, wie Methyltriacetoxysilan, Ethyltriacetoxysilan, n-Propyltriacetoxysilan, Di-tert.-butoxydiacetoxysilan, Methyltris(methylethylketoximo)silan, Vinyltris(methylethylketoximo)silan, Tetrakis(methylethylketoximosilan), Methyltrimethoxysilan, Methyltriethoxysilan, Teträthoxysilan, Tetra-n-propoxysilan und Tetra-n-butoxysilan oder Verbindungen mit Si-H-Bindungen wie 1,3,5,7-Tetramethylcylotetrasiloxan [sic], 0,01 bis 5 Gew.-% eines Katalysators, wie Dialkylzinnverbindungen, wie Dibutylzinndilaurat oder - diacetat, bzw. Titanverbindungen, wie Tetrabutyl- oder Tetraisopropyltitanat oder Titanchelate, oder Platinverbindungen wie Hexachloroplatinsäure sowie auch Katalysatorgemische, bis zu 30 Gew.-% verstärkende Füllstoffe und/oder bis zu 60 Gew.-% nichtverstärkende Füllstoffe, bevorzugt sind Füllstoffe mit hoher spezifischer Oberfläche wie pyrogene Kieselsäure oder gefälltes Calciumcarbonat, Füllstoffe mit geringer spezifischer Oberfläche, bevorzugt ist hierbei gemahlenes Calciumcarbonat, bis zu 2 Gew.-% Haftvermittler, vorzugsweise mit funktionellen Gruppen substituierte Alkoxysilane, besonders bevorzugt 3-Aminopropyltriethoxysilan, 3-(2-Aminoethyl) aminopropyltriethoxysilan und 3-Mercaptopropyltriethoxysilan, Gemisch von mit funktionellen Gruppen substituierten Alkoxysilanen, Farbpigmente, Fungizide (jeweils bis zu 2 Gew.%), enthalten."

VI. Die Beschwerdeerwiderung der Einsprechenden ging mit Schreiben vom 10. November 2010 ein.

VII. Am 21. Februar 2013 erging eine Ladung zur mündlichen Verhandlung. In einer am 5. April 2013 versandten Mitteilung legte die Kammer ihre vorläufige Meinung dar. Die Kammer stellte unter anderem fest, dass die Beschwerdeführerin keinerlei Angabe gemacht habe, warum der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag Art. 123(2) EPÜ erfüllen sollten. Auch äußerte die Kammer hinsichtlich des zweiten Hilfsantrags ihre Bedenken unter Art. 123(2) und Art. 84 EPÜ. Außerdem wurden Punkte angegeben die unter Art. 83 EPÜ zu behandeln wären.

VIII. Mit Schreiben vom 21. Mai 2013 machte die Beschwerdegegnerin weitere Ausführungen.

IX. Mit Schreiben vom 27. Mai 2013 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen würde. Auf die Mitteilung der Kammer wurde nicht eingegangen.

X. Die mündliche Verhandlung fand am 4. Juli 2013 in Abwesenheit der Beschwerdeführerin statt.

XI. Die Argumente der Beschwerdeführerin aus dem schriftlichen Verfahren lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Art. 123(2) EPÜ

Der Hauptantrag offenbare die wesentlichen Merkmale implizit. Die in den Hilfsanträgen neu aufgenommenen Merkmale hätten ihre Stütze auf Seite 4 der ursprünglichen Anmeldung. Art. 83 EPÜ

Obwohl es unterschiedliche Methoden zur Bestimmung der beanspruchten Parameter gab, führten diese nicht zu signifikant unterschiedlichen Ergebnissen.

XII. Die Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt zusammenfassen.

a) Zulässigkeit der Beschwerde

Die Beschwerdebegründung erfülle die Erfordernisse der R. 99(1)(b), R. 99(1)(c) sowie R. 99(2) nicht.

Insbesondere gehe die Beschwerdeführerin lediglich auf die Entscheidungsgründe bezüglich Art. 83 EPÜ ein. Hinsichtlich der in der angefochtenen Entscheidung aufgeführten Einwände unter Art. 123(2) EPÜ und Art. 84 EPÜ seien keine Argumente vorgetragen worden.

Es gehe aus der Entscheidung T 570/07 hervor, dass, die Beschwerde nicht zulässig sei, wenn eine Beschwerdeschrift keine Argumente hinsichtlich einiger der Entscheidungsrelevanten Gründe enthält, und es somit der Kammer überlassen sei, festzustellen, warum die Entscheidung aufzuheben sei.

Es gäbe zwei Möglichkeiten, auf eine Zurückweisung bzw. Widerruf zu reagieren, nämlich entweder neue Anträge einzureichen oder zu erklären, warum die Entscheidung falsch sei.

Im vorliegenden Fall sei der Hauptantrag identisch mit dem der Entscheidung zugrundeliegenden Hauptantrag. Die beiden Hilfsanträge seien nur geringfügig geändert worden, wobei die Änderung nur einen der in den Entscheidungsgründen unter Art. 123(2) EPÜ erhobenen Einwände (Mengenbereich) betraf. Der zweite Grund unter Art. 123(2) EPÜ - Verallgemeinerung - sei weder behoben noch angesprochen worden. Hinsichtlich des zweiten Hilfsantrags werde der Entscheidungsgrund bezüglich mangelnder Klarheit nicht angesprochen.

Da nicht alle entscheidungserheblichen Aspekte angesprochen worden seien, sei die Beschwerde nicht zulässig.

b) Art 123(2) EPÜ, Art. 84 EPÜ

Da die Beschwerdeführerin keinerlei Angabe hinsichtlich der Zurückweisungsgründe unter Art. 123(2) und Art. 84 EPÜ gemacht habe, werde auf die im erstinstanzlichen Verfahren vorgebrachten Argumente sowie auf die Argumentation in der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen.

c) Art. 83 EPÜ

Die Definition der Parameter des Weichmachers sei fehlerhaft, mit dem Ergebnis dass der Fachmann nicht in der Lage sei, einen geeigneten Weichmacher zu identifizieren und damit die beanspruchte Mischung herzustellen.

XIII. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Streitpatents auf Grundlage einer der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anspruchssätze (Hauptantrag, erster bzw. zweiter Hilfsantrag).

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragt die Verwerfung der Beschwerde als unzulässig, oder die Zurückweisung der Beschwerde, oder, sollte die Kammer der Auffassung sein, dass einer der Anspruchssätze den Erfordernissen der Artikel 83, 84 sowie 123 EPÜ entspricht, die Sache an die Vorinstanz zur weiteren Behandlung zurückzuverweisen.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Beschwerde

1.1 Die Beschwerdeschrift identifiziert die Beschwerdeführerin sowie die angefochtene Entscheidung (Patentnummer, Datum der Entscheidung). Somit sind die Erfordernisse der Regeln 99(1)(a) und (b) EPÜ erfüllt.

1.2 Die Frage der Zulässigkeit einer Beschwerde im Hinblick auf deren ausreichende Begründung richtet sich nach Artikel 108 und Regel 99(2) EPÜ.

Im Einklang mit der Rechtsprechung geht die Beschwerdekammer zunächst davon aus, dass eine Beschwerdebegründung auch dann als ausreichend angesehen werden kann, wenn ein neuer Tatbestand vorgebracht wird, der der Entscheidung die rechtliche Grundlage entzieht, insbesondere durch die Einreichung neuer Anspruchssätze. Der Beschwerdeführer kann entweder die tatsächlichen und rechtlichen Gründe angeben, aus denen sich die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung ergibt. Dies setzt einen schlüssigen Sachvortrag im Hinblick auf alle die Entscheidung tragenden Gründe voraus. Der Beschwerdeführer kann aber auch die angefochtene Entscheidung dadurch zu entkräften versuchen, dass er geänderte Anspruchssätze vorlegt, die den von der Einspruchsabteilung in der Entscheidung gerügten Mängeln aus seiner Sicht die Grundlage entziehen. Hierfür genügt allerdings die bloße kommentarlose Einreichung eines neuen Anspruchssatzes nicht. Vielmehr hat der Beschwerdeführer zu begründen, warum und in welchem Umfang der geänderte Anspruchssatz den tatsächlichen und rechtlichen Würdigungen, auf die die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung gestützt hat, Rechnung trägt und ihnen soweit abhilft, dass die Entscheidung aufzuheben ist.

1.3 Die vorliegende Kammer teilt dabei die in der - von der Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung am 4. Juli 2013 zitierten - Entscheidung T 570/07 vom 15. Oktober 2009 (Punkt 2.4 der Entscheidungsgründe) getroffene Feststellung, dass es für die Beurteilung der Zulässigkeit der Beschwerde nicht darauf ankommt, ob die vorgebrachten Argumente tatsächlich durchgreifen, sondern vielmehr allein darauf, ob diese Argumente grundsätzlich als geeignet erscheinen, die Gründe der angefochtenen Entscheidung zu beseitigen. Soweit in der genannten Entscheidung daher dem englischen Wort "sufficient" (Punkt 2.7 der Entscheidungsgründe) ein Verständnis beigemessen werden würde, dass darunter nicht nur das bloße Vorhandensein grundsätzlich aus der Sicht des Beschwerdeführers geeigneter Gründe zu verstehen wäre, sondern, dass die angeführten Gründe auch überzeugend sein müssten, könnte sich die vorliegende Kammer einer solchen Sichtweise nicht anschließen. Die Frage, ob Argumente in der Beschwerdebegründung "ausreichend" im Sinne von "überzeugend" oder durchgreifend anzusehen sind, ist nicht Gegenstand der Zulässigkeit der Beschwerde, sondern ist erst bei der Beurteilung der Begründetheit der Beschwerde zu beantworten.

1.4 Mit der Beschwerdebegründung wurden drei Anspruchssätze (Anträge) eingereicht auf deren Grundlage die Beschwerdeführerin die Aufrechterhaltung des Patents begehrt.

Dabei wurden der erste und der zweite Hilfsantrag gegenüber den der Entscheidung zugrundeliegenden Anträgen geändert. Ferner wurden in der dritten Absatz der Beschwerdebegründung Fundstellen für die Merkmale der zwei Hilfsanträge angegeben.

Die Änderung betraf die Mengenangabe des Gehalts an Polyorganosiloxan (Komponente a)). Dieses Merkmal wurde explizit in der Entscheidung als Zurückweisungsgrund für den ersten Hilfsantrag angegeben (Entscheidung der Einspruchsabteilung, Absätze 4.3.4). Ferner geht aus Absatz 4.4.3 der Entscheidung, der das gleiche Merkmal wie Absatz 4.3.4 aufgreift, hervor, dass der gleiche Einwand für den zweiten Hilfsantrag greifen soll.

1.5 Es geht somit aus der Beschwerdebegründing hervor, warum - nach Auffassung der Beschwerdeführerin - die zwei Hilfsanträge die Erfordernisse von Art. 123(2) EPÜ erfüllen sollen. Ferner werden in der Beschwerdebegründung explizit die Artikel 100 (b) und 84 EPÜ erwähnt und nachfolgend Argumente vorgetragen, die diesen beiden Zurückweisungsgründen zugeordnet werden können und grundsätzlich geeignet erscheinen, den in der angefochtenen Entscheidung für den Widerruf des Patents genannten Gründen die Basis zu entziehen.

1.6 Hierbei ist nach Auffassung der Kammer schließlich von Bedeutung, dass die Zulässigkeit der Beschwerde nur in ihrer Gesamtheit beurteilt werden kann. Für die Zulässigkeit der Beschwerde kommt es danach nicht darauf an, ob der Hauptantrag ausreichend begründet ist, wenn - wie hier - der erste, bzw. der zweite Hilfsantrag und somit jedenfalls mindestens ein Antrag die Voraussetzung nach Artikel 108 Satz 3 EPÜ erfüllt. In diesem Fall ist die Beschwerde insgesamt als zulässig anzusehen (vgl. hierzu T 509/07 vom 30. September 2009, zitiert in "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 6. Aufl. 2010, VII. E. 7.6.1).

1.7 Die Beschwerde ist somit zulässig.

2. Hauptantrag

Der Hauptantrag ist identisch mit dem Hauptantrag, der von der Erstinstanz wegen Nichterfüllung der Erfordernisse nach Art. 83 EPÜ sowie nach Artikel 123(2) EPÜ zurückgewiesen wurde (vgl. Punkte 4.2.2.3 und 4.2.2.6 der angefochtenen Entscheidung). In der Beschwerdebegründung gibt es nur eine vage Angabe hinsichtlich der (impliziten) Basis der geänderten Merkmale des Hauptantrags. Es wird jedoch nicht auf die obengenannten Punkte der Entscheidung, insbesondere die isolierte Aufnahme nur einer der als Gesamtheit aufgelisteten Bestandteile der Mischung, eingegangen.

Die Kammer sieht deshalb keinen Grund, von der Entscheidung der Vorinstanz in dieser Sache abzuweichen.

Der Hauptantrag wird somit zurückgewiesen.

3. Erster Hilfsantrag

3.1 Art. 123(2) EPÜ

Der einzige Anspruch von Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die Menge 30 bis 80 Gew.-% an alpha,omega-Dihydroxy poly dimethyl siloxane hinzugefügt wurde. In der Beschwerdebegründung wird für die Stütze dieser Änderung auf die Seite 4, Zeilen 8, 9 und 12 gewiesen. Die Beschwerdeführerin geht jedoch nicht auf die in der angefochtenen Entscheidung ebenfalls gerügte Isolierung einzelner Bestandteile aus der als Gesamtheit aufgelisteten Komponenten ein. Die im ersten Hilfsantrag angebrachte Änderung, die sich nur auf die Komponente a) (Polysiloxan) bezieht, reicht daher nicht aus, um diesen Zurückweisungsgrund zu beseitigen.

Die Kammer sieht deshalb auch für den ersten Hilfsantrag keinen Grund, von der Entscheidung der Vorinstanz in dieser Sache abzuweichen. Der erste Hilfsantrag wird zurückgewiesen.

4. Zweiter Hilfsantrag

4.1 Artikel 84 EPÜ

In ihrem Bescheid vom 05. April 2013 hat die Kammer angegeben, dass der Anspruch des zweiten Hilfsantrags, ihrer vorläufigen Meinung nach, mehrere unklare Formulierungen bzw. Begriffe enthält. Als Beispiel wurden genannt: "... Vernetzer, wie ..." und mehr allgemein: Verbindungen "wie". Auch wurde angegeben, dass die Definition und somit der Umfang relativer Begriffe ("leicht hydrolisierbaren Gruppen") nicht als eindeutig gesehen werden konnte und es daher nicht klar war, welche Einschränkung des Anspruchsgegenstandes hierdurch erzielt werden sollte.

Die Beschwerdeführerin hat auf diese Einwände nicht reagiert und keine Angaben gemacht, warum der Anspruch Artikel 84 EPÜ entspräche. Die Kammer sieht daher keinen Anlass ihre vorläufige Meinung zu ändern. Aus diesen Gründen entspricht der Anspruch nicht den Erfordernissen von Art. 84 EPÜ. Der zweite Hilfsantrag wird zurückgewiesen.

5. Da die Anträge der Beschwerdeführerin aus den oben angegebenen Gründen nicht gewährbar sind, ist eine Beurteilung vom Zurückweisungsgrund unter Artikel 83 EPÜ hinfällig.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.