T 0683/10 () of 25.4.2012

Sachverhalt und Anträge

I. Der Patentinhaber (im Folgenden Beschwerdeführer) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 066 138 zu widerrufen, Beschwerde eingelegt.

Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Basis der während der mündlichen Verhandlung als (letztmalig geänderten neuen) Hauptantrag eingereichten Anspruchsfassung.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

II. Der Anspruch 1 gemäß geltendem Hauptantrag lautet wie folgt (die Änderungen gegenüber dem mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anspruch 1 des damaligen Hauptantrags in Fettdruck bzw. durchgestrichen):

"Verfahren zur Herstellung eines Hohlprofiles aus einem aus Holzkleinteilen und Bindemittel gebildeten Kleinteilgemenge bei welchem:

- mittels eines alternierend angetriebenen Presskolbens, [deleted: einer Spindel oder Schnecke ]das Gemenge durch eine den Querschnitt des Profils bestimmende Kanaleinrichtung gedrängt wird,

- das Gemenge hierbei in einem Heizkanalabschnitt erwärmt und durch den Heizkanalabschnitt hindurch unter zumindest teilweisem Abbinden des Gemenges zu einem Kanalaustrittsbereich hin bewegt wird und

- aus dem Kanalaustrittsbereich als hinreichend formstabiles Profil herausgeführt wird,

- wobei das Gemenge in der Kanaleinrichtung in einem dem Heizkanalabschnitt in Bewegungsrichtung abfolgenden Bereich durch eine Heißgaszone hindurchgeführt wird in welcher ein Bereich eines aus dem Heizkanalabschnitt dringenden Stranges mit unter Druck stehendem Heißgas in Form von Dampf beaufschlagt wird, wobei die Heißgaszone durch einen in der Kanaleinrichtung gebildeten sich entlang des Stranges erstreckenden Druckraum gebildet wird, und durch diese Heißgasbeaufschlagung das Gemenge auf Abbindetemperatur erhitzt wird, und das Gemenge im Anschluss an die Heißgasbeaufschlagung entgast wird,

- wobei zur Steuerung des Strangverdichtungsdruckes die gegenüberliegenden Kanalteile gesteuert gegeneinander gedrückt werden,

- wobei die Kanaleinrichtung im Bereich des Heizkanalabschnittes einen zur Bildung eines Hohlprofils unter Verwendung eines Dornes gestalteten Querschnitt aufweist,

- und das Heißgas durch den in dem Heizkanalabschnitt angeordnete Dorn gefördert wird, wobei

das Gemenge durch einen, vor dem Heizkanalabschnitt angeordneten Pressraum hindurch gefördert wird welcher sich in Förderrichtung hinsichtlich seines Querschnitts auf den Kanalquerschnitt erweitert".

III. Es wird auf den folgenden, in der angefochtenen Entscheidung berücksichtigten, Stand der Technik Bezug genommen

D1 DE-A-20 16 771

D3 EP-A-0 376 175

D4 DE-A-25 35 989

D8 DE-A-43 42 677.

IV. Angefochtene Entscheidung

Nach der angefochtenen Entscheidung beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 des damaligen Hauptantrags (der dem der Beschwerdebegründung zugrundeliegenden Hauptantrag entspricht) bspw. ausgehend von D1 als nächstkommenden Stand der Technik unter weiterer Berücksichtigung der aus D8 bzw. aus D3 bekannten Steuerung des Strangverdichtungsdruckes durch gesteuertes Gegeneinanderdrücken gegenüberliegender Kanalteile nicht auf erfinderischer Tätigkeit (vgl. die Abschnitte "Erfinderische Tätigkeit - Ausgehend von D1" sowie "Erfinderische Tätigkeit - Ausgehend von D8 mit D3" der Entscheidungsgründe).

In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung geänderte unabhängige Ansprüche, basierend auf einer Aufnahme der Merkmale der (erteilten) Ansprüche 10, 13 und 14 und eines Teiles der Merkmale des Anspruchs 11 sowie ggfs. der Merkmale des Anspruchs 12 wurden, mangels prima facie Aussicht auf Erfolg nicht zugelassen (vgl. den Abschnitt "Zulässigkeit von weiteren Anträgen" der Entscheidungsgründe).

V. Die Kammer hat in einer Anlage zur Ladung vom 25. Januar 2012 ihre vorläufige Auffassung betreffend bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit des Verfahrens nach dem Anspruch 1 gemäß dem mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrag zu berücksichtigende Aspekte mitgeteilt. Danach scheine D1 ein Verfahren zu offenbaren, von dem sich dasjenige nach dem Anspruch 1 dadurch unterscheide, dass zur Steuerung des Strangverdichtungsdruckes die gegenüberliegenden Kanalteile gesteuert gegeneinander gedrückt werden. Weiter scheine zu prüfen zu sein, ob sich, ausgehend von dem Verfahren nach D1, ein Anlass für das Einführen einer derartigen Steuerung aufgrund der Vorgehensweise nach D4 ergibt.

VI. In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer am 25. April 2012 hat der Beschwerdeführer nach einer ausführlichen Erörterung des Verfahrens nach dem Anspruch 1 gemäß dem mit der Beschwerdebegründung als Hauptantrag eingereichten Anspruchssatzes (siehe Abschnitt II) im Hinblick auf das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit sämtliche mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträge zurückgenommen. Sie hat dann nach und nach weitere geänderte Anspruchssätze eingereicht und nach jeweiliger Erörterung betreffend deren Zulässigkeit wieder zurückgenommen (vgl. das Protokoll der mündlichen Verhandlung) und schließlich als letztmalig geänderten, dieser Entscheidung zugrundeliegenden, neuen Antrag einen mit Hauptantrag bezeichneten Anspruchssatz bestehend aus einem einzigen, Anspruch 1 genannten, Verfahrensanspruch zur Entscheidung gestellt (siehe Abschnitt II).

Der Gegenstand dieses Anspruchs 1 wurde in der mündlichen Verhandlung ausführlich, ebenfalls im Hinblick auf dessen Zulässigkeit, erörtert.

VII. Das wesentliche Vorbringen des Beschwerdeführers kann wie folgt zusammengefasst werden:

a) Die Änderungen des Anspruchs 1 in der letztmalig geänderten neuen Fassung hätten eine Grundlage in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung.

b) Das Verfahren nach diesem Anspruch sei gegenüber demjenigen nach D1 deutlich abgegrenzt und beruhe diesem gegenüber auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

c) Dies gelte auch unter Berücksichtigung des weiteren Standes der Technik nach D3 bzw. D4.

d) Der Anspruch 1 sei folglich als prima facie gewährbar in das Verfahren zuzulassen.

VIII. Das wesentliche Vorbringen der Beschwerdegegnerin kann wie folgt zusammengefasst werden:

a) Das Verfahren nach dem geltenden Anspruch 1 sei weitgehend aus D1 bekannt.

b) Soweit sich das Verfahren nach dem Anspruch 1 von demjenigen nach D1 unterscheide, sei davon auszugehen, dass diese Unterscheidungsmerkmale für entsprechende Verfahren aus D3 bzw. D4 bekannt seien.

c) Eine Weiterbildung des Verfahrens nach dem Anspruch 1 unter Berücksichtigung von aus D3 und D4 bekannten Vorgehensweisen sei naheliegend.

d) Das Verfahren nach dem Anspruch 1 beruhe somit nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Der Gegenstand dieses Anspruchs sei folglich nicht prima facie gewährbar und schon aus diesem Grund nicht in das Verfahren zuzulassen. Weitere Gründe hierfür seien darin zu sehen, dass dem Einreichen dieses Anspruchs eine Reihe von Anspruchsänderungen in der mündlichen Verhandlung vorausgegangen sei, wobei der nunmehr geltende Anspruch nicht als eine konvergierende Weiterentwicklung der Verfahren nach den zuvor eingereichten Ansprüchen 1 anzusehen sei. Weiterhin könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 durch die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart sei.

Entscheidungsgründe

1. Verfahrensrechtlicher Aspekt

1.1 Zu Beginn der mündlichen Verhandlung wurde der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem der Beschwerdebegründung zugrundeliegenden Hauptantrag (siehe Abschnitt II) im Hinblick auf das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit erörtert.

Als einziges Unterscheidungsmerkmal gegenüber der unstreitig den nächstkommenden Stand der Technik offenbarenden D1 wurde von der Kammer, in Übereinstimmung mit ihrer im Ladungsbescheid geäußerten vorläufigen Auffassung, das letzte Merkmal dieses Anspruchs 1 erachtet, nach dem zur Steuerung des Strangverdichtungsdruckes die gegenüberliegenden Kanalteile gesteuert gegeneinander gedrückt werden.

Betreffend die Ausführungen der Beschwerdegegnerin, nach denen es bekannt sei bei derartigen Verfahren zur Beeinflussung der Reibung den Anpressdruck auf den Strang den jeweiligen Verhältnissen anzupassen (vgl. den die Seiten 9 und 10 überbrückenden Absatz der D4) hatte der Beschwerdeführer zunächst argumentiert, dass die Kanaleinrichtung nach der einzigen Figur der D1 nicht so ausgebildet werden könne, dass gegenüberliegende Kanalteile gesteuert gegeneinander gedrückt werden können. Auf die Anmerkung der Beschwerdegegnerin hin, dass die Figur der D1 die Kanaleinrichtung lediglich schematisch darstelle und es als im Rahmen fachmännischen Handelns liegend anzusehen sei diese Kanaleinrichtung, bspw. nach einer fachüblichen Segmentierung in Längsrichtung, mit gegenüberliegenden Kanalteilen so auszubilden, dass sie gesteuert gegeneinander gedrückt werden können, wie dies bspw. auch bei der Kanaleinrichtung nach der Figur 2 (vgl. starrer Vorheizgang 30, bewegliche Heizplatte 27 die an starre Heizplatte 29 anpressbar ist) des Streitpatents der Fall sei, hat der Beschwerdeführer diesen Hauptantrag zurückgezogen.

1.2 Der Beschwerdeführer hat dann im Verlaufe der mündlichen Verhandlung mehrfach geänderte Anspruchssätze eingereicht, nach Diskussion deren Zulässigkeit wieder zurückgenommen und durch erneut geänderte Anspruchsfassungen ersetzt (vgl. Abschnitt VI).

1.3 Zuletzt wurde als Hauptantrag ein einziger Anspruch 1 eingereicht, der, wie aus dem Nachstehenden ersichtlich, nach einer weiteren ausführlichen Erörterung der Zulässigkeit nicht in das Verfahren zugelassen worden ist.

2. Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß geltendem Hauptantrag

Der Anspruch 1 nach dem geltenden Hauptantrag (vgl. obigen Abschnitt II) unterscheidet sich von dem der Beschwerdebegründung im Rahmen des Hauptantrags zugrundeliegenden Anspruch 1 und folglich dem der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Anspruch 1 durch die folgenden Merkmale, nach denen

a) das beanspruchte Verfahren zur Herstellung eines Profils jetzt auf die Herstellung eines Hohlprofils gerichtet ist,

b) das Kleinteilgemenge nur mittels des alternierend angetriebenen Presskolbens durch die den Querschnitt des Profils bestimmende Kanaleinrichtung gedrängt wird,

c) die Heißgaszone durch einen in der Kanaleinrichtung gebildeten sich entlang des Stranges erstreckenden Druckraum gebildet wird,

d) die Kanaleinrichtung im Bereich des Heizkanalabschnittes einen zur Bildung eines Hohlprofils unter Verwendung eines Dornes gestalteten Querschnitt aufweist,

e) das Heißgas durch den in dem Heizkanalabschnitt angeordnete Dorn gefördert wird, wobei

f) das Gemenge durch einen, vor dem Heizkanalabschnitt angeordneten Pressraum hindurch gefördert wird welcher sich in Förderrichtung hinsichtlich seines Querschnitts auf den Kanalquerschnitt erweitert.

3. Zulässigkeit des Anspruchs 1

3.1 Nach Artikel 13(1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt.

3.2 Betreffend die Ermessensausübung hat die Kammer zu Beginn der diesbezüglichen Erörterung in der mündlichen Verhandlung auch darauf hingewiesen, dass ihrer Auffassung nach u.a. in verfahrensrechtlicher Hinsicht der Zeitpunkt, zu dem Anträge mit geänderten Ansprüchen eingereicht werden, und die Anzahl eingereichter geänderter Anspruchssätze als Kriterien zu berücksichtigen sind und in materiellrechtlicher Hinsicht die Frage der Konvergenz geänderter Ansprüche im Hinblick auf die diesen Ansprüchen vorangegangenen Anspruchsfassungen, sowie die Frage der prima facie Gewährbarkeit der geänderten Ansprüche eine Rolle spielen.

Als diesbezüglich bedeutsam wurde die Frage nach der Grundlage für die Änderungen in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung angesprochen und insbesondere auch die Frage, inwieweit durch den Anspruch 1 in der geltenden Fassung, bzw. durch die diesem zugrundeliegenden Änderungen, der Einspruchsgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit, der in Zusammenhang mit sämtlichen der zunächst eingereichten und dann wieder zurückgenommenen Fassungen des Anspruchs 1 erörtert worden ist, als nicht (mehr) zutreffend angesehen werden kann.

3.3 Betreffend die angesprochenen Anspruchsänderungen (vgl. obigen Abschnitt 2) berief sich der Beschwerdeführer darauf, dass die erste, die Merkmale a) bis e) umfassende Gruppe, zu einer gesteigerten Effizienz des Verfahrens aufgrund der Ausbildung der Heißgaszone durch einen sich entlang des Stranges erstreckenden Druckraum führe, sowie zu einem hinsichtlich seiner Konsistenz (gleichmäßige Verteilung der Bestandteile des Kleinteilgemenges über das gesamte Profil) verbesserten Produkt.

Für das verbleibende Merkmal f) wurde seitens des Beschwerdeführers darauf verwiesen, dass sich die Förderung des Gemenges nach diesem Merkmal vorteilhaft auf dessen anschließende Erwärmung in dem Heizkanalabschnitt auswirke.

3.4 Betreffend das Kriterium der prima facie Gewährbarkeit des Verfahrens nach dem geltenden Anspruch 1 in dem Sinne, ob ausgehend von dem Gegenstand dieses Anspruchs der betreffend die Gegenstände des Anspruchs 1 nach den früheren Fassungen geltend gemachte Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgeräumt wurde oder nicht, trifft nach Meinung der Kammer die Auffassung der Beschwerdegegnerin zu, nach der die dem geltenden Anspruch 1 zugrundeliegenden Anspruchsänderungen nicht - und damit auch nicht prima facie - dazu beizutragen vermögen, dass der Gegenstand dieses Anspruchs auf erfinderischer Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) beruht.

3.4.1 Die Kammer erachtet es dabei als zutreffend, dass bei dem Verfahren nach D1 entsprechend dem Merkmal a) und insbesonders dem Merkmal d) die Kanaleinrichtung im Bereich des Heizkanalabschnittes einer zur Bildung eines Hohlprofils unter Verwendung eines Dorns gestalteten Querschnitt aufweist. Die Verwendung eines Dorns zur Ausbildung eines Hohlprofils ergibt sich aus den Ansprüchen 1 und 4 sowie der Beschreibung (Seite 4, zweiter Absatz von Unten) der D1. Danach können bei dem dortigen Verfahren Aushöhlungen bildende Stangen eingesetzt werden, was in der Terminologie des in Rede stehenden Anspruchs besagt, dass ein mit Aushöhlungen versehenes Profil, also ein Hohlprofil, unter Verwendung einer Stange, also eines Bauteils das funktionell einem Dorn entspricht und folglich als solcher bezeichnet werden kann, hergestellt werden kann.

Der angesprochenen Offenbarung der D1 ist zwangsläufig zu entnehmen, dass die zur Ausbildung eines Hohlprofils führenden Elemente einerseits die Kanaleinrichtung und andererseits der Dorn sind. Die Angabe, dass "die die Aushöhlungen bildenden Stangen ebenfalls zur Beschleunigung der Erwärmung des gepressten Materials geeignet gestaltet werden", lässt den unmittelbaren Schluss zu, dass die zur Bildung eines Hohlprofils beitragenden formgebenden Elemente entsprechend einem Teil des Merkmals d) dem Bereich des Heizkanals zuzuordnen sind.

Weiter ist die Angabe, nach der mit Hilfe von Verteiler-Kanälen und Bohrungen die Stangen zur Beschleunigung der Erwärmung gestaltet werden, wie seitens der Beschwerdegegnerin ausgeführt, nur so zu verstehen, dass Heißgas entsprechend dem Merkmal e) über die Stangen bzw. den Dorn gefördert werden kann.

Die Maßnahme, nach der die Heißgaszone entsprechend dem Merkmal c) durch einen sich entlang des Stranges erstreckenden Druckraum gebildet wird ist, entsprechend dem Vortrag der Beschwerdegegnerin, der Figur der D1 unmittelbar zu entnehmen, nach der über einen sich entlang der Kanaleinrichtung und damit auch des Stranges erstreckenden Druckraum (Verteiler 5) mittels Bohrungen kontinuierlich überhitzter Dampf zugeführt wird (vgl. den die Seiten 3 und 4 überbrückenden Absatz).

Für den bei der Durchführung des Verfahrens nach D1 vorgesehenen Presskolben ist übereinstimmend mit dem Merkmal b) eine alternierend angetriebene Arbeitsweise vorgesehen (vgl. den die Seiten 3 und 4 überbrückenden Absatz).

Die Merkmale a) bis e) sind folglich, wie dargelegt, ausgehend von dem Verfahren nach D1 prima facie als bekannt oder offensichtlich naheliegend anzusehen. Sie können somit - zumindest prima facie - nicht als zu einem auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Gegenstand beitragend erachtet werden.

3.4.2 Dies gilt auch betreffend das Merkmal f), nach dem das Gemenge durch einen vor dem Heizkanalabschnitt angeordneten Pressraum hindurch gefördert wird welcher sich in Förderrichtung hinsichtlich seines Querschnitts auf den Kanalquerschnitt erweitert. Die Kammer erachtet diesbezüglich die Auffassung der Beschwerdegegnerin als zutreffend, dass diese Ausbildung des Pressraums mangels einer nachgewiesenen synergistischen Wirkung unabhängig von der die Merkmale a) bis e) umfassenden Merkmalsgruppe zu betrachten sei. Eine solche Ausbildung sei jedoch ohne weiteres aus der D3 bekannt und ohne weiteres auf das Verfahren nach D1 übertragbar.

Nach dem Beschwerdeführer trage die Ausbildung des Pressraums nach dem Merkmal f) zur Effizienzsteigerung bei der Herstellung eines Hohlprofils nach den Merkmalen a) bis e) bei, doch konnte er seine Auffassung weder durch Tatsachen untermauern noch anderweitig plausibel machen.

Die Kammer erachtet es folglich zumindest bei der gebotenen prima facie Beurteilung als zutreffend, dass, wie seitens der Beschwerdegegnerin ausgeführt, es für den Fachmann naheliegend ist, bei dem Verfahren nach D1 den Pressraum entsprechend dem Merkmal f) zu gestalten, was bspw. aus der D3 bekannt ist (vgl. Spalte 6, Zeilen 11 - 18; Figur 1: Füll- und Pressraum 2).

3.5 Nach den obigen Ausführungen ergibt sich, dass das Verfahren nach dem geltenden Anspruch 1 ausgehend von dem Verfahren nach D1 als nächstkommenden Stand der Technik unter weiterer Berücksichtigung der Ausbildung des Pressraums nach der D3 prima facie nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend angesehen werden kann.

3.6 Dabei sind auch die anderslautenden Argumente des Beschwerdeführers berücksichtigt, der die Auffassung vertrat, dass es mit dem Verfahren nach dem Anspruch 1 bzw. der Lehre nach dem Streitpatent erstmalig gelungen sei, in effizienter, weil energiesparender Weise, ein hinsichtlich der Homogenität bezüglich der Verteilung der Holzkleinteile über den Querschnitt des Profils und der Oberflächengestaltung hochwertiges Produkt herzustellen. Der Beschwerdeführer hat dabei, ohne konkret auf die angesprochenen Merkmale a) bis f) und die diesen entsprechenden Offenbarungen des Standes der Technik nach D1 einzugehen, ausgeführt, dass dies auf die Aufteilung der Erwärmung des Stranges zurückzuführen sei. Danach werde das Kleinteilgemenge zunächst durch eine Kontakterwärmung in einem Heizkanalabschnitt und anschließend durch eine Heißgasbeaufschlagung unter Einsatz des Dornes und zumindest teilweiser Verwendung des durch die Kontakterwärmung im Strang gebildeten Dampfes erwärmt.

Diese Ausführungen konnten, wie in der mündlichen Verhandlung seitens der Kammer, insbesondere in Zusammenhang mit der Ausbildung des Dornes bzw. einer in vorhergehenden Anspruchsfassungen genannten "Dorneinrichtung", angesprochen, lediglich in dem Rahmen berücksichtigt werden, in dem sie tatsächlich auf Merkmale des geltenden Anspruchs gestützt sind. Sie vermochten folglich an dem anspruchsseitig zu berücksichtigenden Sachverhalt und folglich auch an dem im obigen Abschnitt 3.5 genannten Ergebnis nichts zu ändern.

3.7 Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 erfüllt somit nicht das Kriterium, dass er prima facie gewährbar ist bzw. dass durch ihn die bestehenden Einwände (vorliegend betreffend mangelnde erfinderische Tätigkeit) ausgeräumt werden.

3.8 Die Kammer übte deshalb ihr Ermessen dahingehend aus, diesen Anspruch 1 nicht in das Verfahren zuzulassen.

3.9 Da, aufgrund des Nichtzulassens des geltenden Anspruchs 1, dem Verfahren keine vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung des Patents vorlag (Artikel 113(2) EPÜ), war die Beschwerde zurückzuweisen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.