T 0390/10 (Composition de teinture/L'OREAL) of 21.3.2013

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant (propriétaire du brevet) a introduit un recours contre la décision de révocation du brevet européen nº 1 047 387.

II. Le brevet avait été opposé par les intimés I et II (opposants 1 et 2) en vue d'obtenir sa révocation pour manque d'activité inventive (Article 100(a) CBE) sur la base entre autres des documents

(3) WO-A-95/15144,

(4) WO-A-95/01772 et

(B) US-A-4 168 144.

III. La division d'opposition a considéré que l'objet des revendications manquait d'activité inventive en partant des documents (3) ou (4) comme état de la technique le plus proche de l'invention. Il n'était pas crédible au vu des essais comparatifs du 2 octobre 2009, que l'augmentation de l'homogénéité montrée dans ces essais s'étendît à l'entière portée de la revendication 1 ce qui impliquait une reformulation du problème technique à résoudre en la mise à disposition de compositions tinctoriales alternatives. Le document B, entres autres, décrivait des compositions pour la teinture de cheveux comprenant le bromure de lauryltrimethylammonium et des colorants directs cationiques. L'utilisation de sels d'ammonium couverts par la revendication 1 du brevet dans des compositions de teinture comprenant des colorants directs cationiques décrits dans les documents (3) et (4) était donc évident en vue de fournir une composition de teinture alternative. Ainsi l'objet des revendications manquait d'activité inventive.

IV. Avec son mémoire exposant les motifs du recours daté du 8 avril 2010, le requérant a déposé de nouveaux essais comparatifs complémentant ceux du 2 octobre 2009 et visant à démontrer que l'association des colorants directs cationiques et des sels d'ammonium quaternaire selon l'invention conduisait à des colorations plus homogènes (moins sélectives) que celles obtenues à l'aide des compositions des documents (3) et (4). Il a déposé en outre une nouvelle requête principale, dont la revendication 1 s'énonçait comme suit:

"1. Composition pour la teinture des fibres kératiniques et en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, renfermant dans un milieu approprié pour la teinture, (i) au moins un colorant direct cationique choisi parmi les composés de formules (I), (II),(III) suivantes:

a) les composés de formule (I) suivante :

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

dans laquelle :

- D représente un atome d'azote ou le groupement -CH,

- R1 et R2, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène; un radical alkyle en C1-C4 pouvant être substitué par un radical -CN, -OH ou -NH2 ou forment avec un atome de carbone du cycle benzénique un hétérocycle éventuellement oxygéné ou azoté, pouvant être substitué par un ou plusieurs radicaux alkyle en C1-C4 ; un radical 4'-aminophényle,

- R3 et R'3, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ou d'halogène choisi parmi le chlore, le brome, l'iode et le fluor, un radical cyano, alkyl en C1-C4, alcoxy en C1-C4 ou acétyloxy,

- X**(-) représente un anion de préférence choisi parmi le chlorure, le méthyl sulfate et l'acétate,

- A représente un groupement choisi par les structures A1 à A18 suivantes :

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

dans lesquelles R4 représente un radical alkyle en C1-C4 pouvant être substitué par un radical hydroxyle et R5 représente un radical alcoxy en C1-C4, sous réserve que lorsque D représente -CH, que A représente A4 ou A13 et que R3 est différent d'un radical alcoxy, alors R1 et R2 ne désignent pas simultanément un atome d'hydrogène ;

b) les composés de formule (II) suivante:

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

dans laquelle :

- R6 représente un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C1-C4,

- R7 représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle pouvant être substitué par un radical -CN ou par un groupement amino, un radical 4'-aminophényle ou forme avec R6 un hétérocycle éventuellement oxygéné et/ou azoté pouvant être substitué par un radical alkyle en C1-C4,

- R8 et R9, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène tel que le brome, le chlore, l'iode ou le fluor, un radical alkyle en C1-C4 ou alcoxy en C1-C4, un radical -CN,

- X**(-) représente un anion de préférence choisi parmi le chlorure, le méthyl sulfate et l'acétate,

- B représente un groupement choisi par les structures B1 à B6 suivantes :

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

dans lesquelles R10 représente un radical alkyle en C1-C4, R11, et R12, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C1-C4;

c) les composés de formules (III) suivantes :

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

dans lesquelles:

R13 représente un atome d'hydrogène, un radical alcoxy en C1-C4, un atome d'halogène tel que le brome, le chlore, l'iode ou le fluor ou un radical amino,

R14 représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C1-C4 ou forme avec un atome de carbone du cycle benzénique un hétérocycle éventuellement oxygéné et/ou substitué par un ou plusieurs groupements alkyle en C1-C4,

R15 représente un atome d'hydrogène ou d'halogène tel que le brome, le chlore, l'iode ou le fluor,

D1 et D2, identiques ou différents, représentent un atome d'azote ou le groupement -CH,

m = 0 ou 1,

étant entendu que lorsque R13 représente un groupement amino non substitué, alors D1 et D2 représentent simultanément un groupement -CH et m = 0,

X**(-) représente un anion de préférence choisi parmi le chlorure, le méthyl sulfate et l'acétate,

E représente un groupement choisi par les structures E1 à E8 suivantes:

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

dans lesquelles R' représente un radical alkyle en C1-C4;

lorsque m = 0 et que D1 représente un atome d'azote, alors E peut également désigner un groupement de structure E9 suivante :

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

dans laquelle R' représente un radical alkyle en C1-C4;

ladite composition étant caractérisée par le fait qu'elle contient en outre

(ii) au moins un sel d'ammonium quaternaire choisi dans le groupe comprenant:

(ii)1 -ceux de formule (V) suivante:

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

dans laquelle,

les radicaux R**(1) à R**(4), identiques ou différents, désignent un radical hydrocarboné aliphatique saturé ou insaturé, linéaire ou ramifié, comportant de 1 à environ 30 atomes de carbone, ou un radical alcoxy, alcoxycarbonylalkyle, polyoxyalkylène, alkylamido, alkylamidoalkyle, hydroxyalkyle, aromatique, aryle, alkylaryle, comportant de 12 à environ 30 atomes de carbone, avec au moins un radical parmi R**(1) R**(2) R**(3) R**(4) désignant un radical comportant de 8 à 30 atomes de carbone;

X**(-) est un anion choisi dans le groupe des halogénures, phosphates, acétates, lactates, alkylsulfates;

(ii)2 -les sels de l'imidazolium de formule (VI) suivante:

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

dans laquelle,

R**(5) est choisi parmi les radicaux alcényle e/ou alkyles comportant de 13 à 31 atomes carbone et dérivés des acides gras du suif.

(ii)3 -les sels de diammonium quaternaire de formule (VII) suivante:

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

dans laquelle,

R**(6) désigne un radical aliphatique comportant de 16 à 30 atomes de carbone, R**(7), R**(8), R9, R**(10), et R**(11) sont choisis parmi l'hydrogène ou un radical alkyle comportant de 1 à 4 atomes de carbone, et X**(-) est un anion choisi dans le groupe des halogénures, acétates, phosphates et sulfates."

V. Avec sa lettre de réponse au mémoire de recours datée du 3 novembre 2010, l'intimé I a déposé des essais comparatifs visant à montrer que l'amélioration de l'homogénéité de la coloration par rapport à celle obtenue à l'aide des compositions selon les documents (3) ou (4) n'était pas présente pour l'ensemble compositions revendiquées.

VI. Dans sa lettre de réponse au mémoire de recours datée du 2 novembre 2010, l'intimé II a indiqué que bien que les documents (3) ou (4) fussent un bon point de départ pour l'évaluation de l'activité inventive, le document (B) représentait également un bon point de départ et a argumenté, entre autres, que l'objet de la revendication 1 déposée avec le mémoire de recours du requérant manquait d'activité inventive en partant du document (B) qui divulguait la combinaison d'un colorant cationique, incluant le basic red 51, avec le chlorure de lauryltrimethyl ammonium à titre de tensioactif cationique. Aucun des essais comparatifs du requérant n'était pertinent, car la diminution de la sélectivité était le résultat de la combinaison du colorant direct cationique et du tensioactif cationique, alors que cette combinaison était déjà divulguée dans le document (B). En outre, aucun problème technique à résoudre n'avait été défini par rapport au document (B).

VII. Avec une lettre datée du 12 octobre 2012, les parties ont été citées à comparaitre à une procédure orale fixée au 21 mars 2013.

VIII. Le 11 mars 2013, le requérant a déposé six requêtes subsidiaires.

IX. Lors de la procédure orale devant la Chambre le requérant a retiré toutes les requêtes alors pendantes, c'est-à-dire la requête principale et les six requêtes subsidiaires et a défendu son brevet sur la base d'une unique requête déposée lors de ladite procédure orale.

La revendication 1 de cette unique requête s'énonce comme suit:

"1. Composition pour la teinture des fibres kératiniques et en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, renfermant dans un milieu approprié pour la teinture, (i) au moins un colorant direct cationique choisi parmi les composés de formules (I1) (I2) (I14) et (I31)

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

ladite composition étant caractérisée par le fait qu'elle contient en outre

(ii) au moins un sel d'ammonium quaternaire qui est du chlorure de cétyltriméthylammonium, du chlorure de béhényltriméthylammonium."

X. Selon le requérant, le dépôt de cette requête a été provoqué par l'annonce par la Chambre au cours de la procédure orale que le document (B) représentait l'état de la technique le plus proche. L'évaluation de l'activité inventive dans procédure écrite et devant la division d'opposition avait été effectuée en partant des documents (3) ou (4) comme état de la technique le plus proche de l'invention. La revendication 1 de cette unique requête résultait de la combinaison des revendications 1, 3 et 12 originales, le chlorure de distéaryldiméthylammonium étant de plus supprimé. La revendication 1 de cette requête satisfaisait clairement aux exigences de l'Article 123(2) et (3) CBE. De plus, les résultats des essais comparatifs du 2 octobre 2009 en annexe 1 de la lettre datée du 18 avril 2010 démontrait une amélioration de l'homogénéité de la coloration obtenue à l'aide de la composition B, qui était selon l'invention et qui comprenait l'association du colorant basic red 51 avec le chlorure de cétyltriméthylammonium, par rapport à celle obtenue à l'aide de la composition A qui se différentiait de la composition B uniquement par le remplacement du chlorure de cétyltriméthylammonium par du chlorure de lauryltriméthylammonium. La composition B était indiquée dans ces essais comme étant selon l'invention, mais était en fait une composition comparative représentative du document B en raison des limitations dans la nouvelle revendication 1. Le chlorure de cétyltriméthylammonium avait une chaine alkyle de 16 atomes de carbone alors que la chaine alkyle du lauryltriméthylammonium était de 12 atomes de carbone. Ces essais montraient ainsi qu'une augmentation de la longueur de la chaine alkyle de l'ammonium avait un effet bénéfique sur la sélectivité de la coloration. La revendication 1 était limitée aux chlorures de cétyltriméthylammonium et béhényltrimethyltriammonium qui possédaient tous deux une longueur de chaine alkyle supérieure à celle du lauryltriméthylammonium divulgué dans le document (B). Par ailleurs, les colorants directs cationiques dans la revendication 1 ne reprenaient plus que des colorants directs de type imidazolinium structurellement très proches du basic red 51 (colorant (I2)). L'augmentation de l'homogénéité de la coloration était donc démontrée pour l'ensemble des compositions revendiquées par rapport à celle obtenue à l'aide des compositions selon le document (B). L'intimé II n'avait pas déposé d'essais comparatifs jusqu'à présent dans la procédure, il n'y avait donc aucune raison qu'il eût la réelle intention d'en déposer en ce qui concerne les compositions de la nouvelle revendication 1. En outre, son objection à l'encontre de la pertinence des essais comparatifs en raison du manque d'une reproduction exacte d'une composition selon le document (B) n'était pas fondée, puisqu'il était possible de modifier une composition représentative de l'art antérieur afin de démontrer un effet technique. La requête déposée pendant la procédure orale devant la Chambre devait être admise dans la procédure.

XI. Les intimés se sont opposés à la recevabilité de la requête déposée au cours de la procédure orale devant la Chambre. Le document (B) était déjà considéré comme l'état de la technique le plus proche par l'intimé II dans sa lettre du 2 novembre 2010 et donc une évaluation de l'activité inventive en partant de ce document comme état de la technique le plus proche de l'invention ne pouvait pas justifier le dépôt d'une nouvelle requête à ce stade de la procédure. Selon l'intimé I, les limitations entreprises dans la revendication 1 de cette requête ne cherchaient pas à se démarquer du document (B), mais constituaient une réponse tardive aux objections de largeur basées sur les essais comparatifs du 3 novembre 2010. Accepter cette requête tardive dans la procédure n'était pas équitable et défavorisait injustement les intimés. En effet, il n'y avait pas de raison au vu du document (B) de limiter les colorants directs cationiques à quatre composés incluant le basic red 51, car ce composé était explicitement divulgué dans ce document (B). De même il n'y avait aucune raison de garder le chlorure de cétyltriméthylammonium également divulgué dans le document (B) et d'exclure le chlorure de distéaryldiméthylammonium qui n'y était pas divulgué, mais sur lequel l'intimé I avait basé ses essais comparatifs pour démontrer que son association avec le basic red 51 n'entrainait pas d'amélioration de l'homogénéité de la coloration. Ces limitations tardives dans la revendication visaient donc à contourner les tests comparatifs de l'intimé I montrant que le problème de l'amélioration de l'homogénéité n'était pas résolu dans toute la portée de la revendication 1.

Selon l'intimé II, en partant du document (B) comme état de la technique le plus proche de l'invention, le requérant basait la présence d'activité inventive sur la longueur de la chaine alkyle des chlorures de alkyltriméthylammonium présents dans les compositions revendiquées, ce qui constituait une évaluation de l'activité inventive sous un angle nouveau. Par ailleurs, les essais comparatifs du 2 octobre 2009 sur lesquels le requérant avait l'intention de se baser pour démontrer l'amélioration de l'homogénéité n'étaient pas effectués avec une composition selon le document (B), puisque la composition comparative ne comprenait pas de tensioactifs anioniques, alors que ces tensioactifs étaient une composante obligatoire des compositions du document (B). Les essais du requérant ne rendaient donc pas crédible l'amélioration de l'homogénéité en partant des compositions selon le document B comprenant un tensioactif anionique. Au moins, une vérification par des contre-essais s'imposait. Cependant, en raison du dépôt tardif de cette requête pendant la procédure orale devant la Chambre, l'intimé II n'avait pas eu l'occasion d'effectuer ces contre-essais expérimentaux pour démontrer l'absence d'une amélioration de l'homogénéité liée à la longueur de la chaine alkyle des sels d'ammonium lorsqu'on partait d'une composition selon le document (B) comprenant un tensioactif anionique. L'intimé II a requis l'opportunité d'effectuer ces contre-essais si la requête tardive était admise dans la procédure.

XII. Le requérant a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sur la base de la requête principale déposée le 21 mars 2013 lors de la procédure orale devant la Chambre.

Les intimés ont demandé le rejet du recours.

XIII. La Chambre a rendu sa décision à l'issue de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Requête déposée lors de la procédure orale : recevabilité

2. Cette unique requête a été déposée pendant la procédure orale devant la Chambre. Les intimés se sont opposés à la recevabilité de cette requête dans la procédure car rien ne justifiait son dépôt à ce stade tardif de la procédure.

3. L'admission et l'examen de toute modification présentée par une partie après que celle-ci a déposé son mémoire de recours ou sa réponse sont laissés à l'appréciation de la Chambre. La Chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure (Article 13 (1) RPCR). Ce dernier principe s'applique tout particulièrement à la période postérieure à la convocation à la procédure orale puisque les modifications demandées après que cette date a été fixée ne sont pas admises si elles soulèvent des questions que la Chambre et/ou les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans renvoi de la procédure orale (Article 13 (3) RPCR).

Dans le cas d'espèce, l'intimé II a indiqué que pour prendre position sur la question de l'activité inventive qui se présentait sous un tout nouvel angle en raison des limitations entreprises dans la revendication 1, il fallait qu'il réalise des essais comparatifs.

4. Les modifications demandées par le requérant n'ont pas été occasionnées par un nouveau fait ou argument des intimés. D'autre part, elles soulevaient des questions que notamment l'intimé II ne pouvait pas traiter sans que la procédure orale fût renvoyée.

L'admission de cette requête dans la procédure aurait donc eu comme conséquence, en vue de garantir le droit des intimés à être entendu sur la question de l'activité inventive qui se posait sous un angle nouveau, en particulier afin de permettre à l'intimé II de fournir des essais comparatifs qu'il estimait nécessaire pour sa défense, l'ajournement de la procédure orale devant la Chambre, ce que l'Article 13(3) RPCR tend à interdire.

En conséquence, la Chambre a décidé de ne pas admettre cette unique requête dans la procédure (Article 13(1) RPCR).

5. Selon le requérant le dépôt de cette unique requête constituait une réponse à l'annonce de la Chambre au cours de la procédure orale selon laquelle le document (B) représentait l'état de la technique le plus proche de l'invention.

Cependant, cette annonce n'était pas un nouvel argument versé dans les débats, l'intimé II dans sa lettre de réponse au mémoire de recours étant déjà parti du document (B) comme état de la technique le plus proche, mais était la conclusion à laquelle la Chambre était parvenue après audition des parties sur le point litigieux de la détermination de l'état de la technique le plus proche de l'invention. Cette annonce avait pour but d'orienter la discussion sur l'activité inventive en partant uniquement du document (B) comme état de la technique le plus proche de l'invention et donc de simplifier les débats sur l'activité inventive pendant la procédure orale, puisque toutes discussions partant des autres documents devenaient superfétatoires. Une orientation des débats lors d'une procédure orale ne constitue pas un nouvel argument et donc n'ouvre pas la possibilité de déposer de nouvelles requêtes.

Dans le cas d'espèce, le requérant a choisi de ne pas déposer de requête après avoir eu connaissances des arguments de l'intimé II quant au manque d'activité inventive en partant du document (B) comme état de la technique le plus proche, et a maintenu son avis que les documents (3) ou (4) représentaient l'état de la technique le plus proche de l'invention. Une discussion contradictoire sur la détermination de l'état de la technique le plus proche de l'invention a donc dû avoir lieu pendant la procédure orale devant la Chambre. En choisissant d'attendre la fin des débats sur ce point pour déposer une nouvelle requête, le requérant a pris le risque de compromettre la recevabilité de cette requête dans la procédure de recours, car son dépôt tardif plaçait la Chambre et les intimés dans une position où ils ne pouvaient plus la traiter sans un ajournement de la procédure orale, la question d'activité inventive se présentant sous un angle différent.

Par conséquent, l'argument du requérant doit être rejeté puisqu'aucun fait ou argument nouveau n'a justifié le dépôt de cette nouvelle requête pendant la procédure orale.

6. Le requérant a affirmé que l'annonce de l'intimé II de vouloir effectuer des essais comparatifs n'était qu'un leurre et que ce dernier n'avait certainement pas la réelle intention d'en déposer, puisqu'il n'en avait pas déposés jusqu'à présent dans la procédure.

Cependant une partie soumet des moyens de preuves en support de son cas lorsqu'elle les juge utiles et non pas en fonction de sa conduite antécédente dans la procédure. L'argument du requérant doit déjà être écarté pour cette simple raison.

L'intimé II avait fondé son objection de manque d'activité inventive de la requête principale alors pendante vis-à-vis du document (B) sans soumettre de moyens de preuve supplémentaires. Or, après le dépôt de la nouvelle requête lors de la procédure orale devant la Chambre, l'activité inventive devait être considérée sous un angle nouveau en raison des restrictions entreprises dans la revendication 1. En effet, le requérant, en s'appuyant sur la comparaison des compositions A et B qui étaient jusque là toutes deux selon l'invention dans les essais comparatifs du 2 octobre 2009 en annexe 1 du mémoire de recours du 8 avril 2010, a indiqué vouloir fonder la présence d'une activité inventive de l'objet de la nouvelle revendication 1 vis-à-vis du document (B) sur la base d'une augmentation de l'homogénéité causée par l'accroissement de la longueur de la chaine alkyle des sels d'alkyltriméthylammonium présents dans la composition de teinture.

L'intimé II a contesté la pertinence de cette comparaison puisqu'elle ne mettait pas en oeuvre une composition selon le document (B) et a exprimé son intention de vouloir réaliser des essais comparatifs dans le but de montrer que la longueur de la chaine n'avait pas d'impact sur la sélectivité de la coloration lorsqu'on comparait réellement des compositions selon le document (B) qui comprenaient nécessairement au moins un tensioactif anionique.

La Chambre constate que les essais comparatifs que l'intimé II a estimés nécessaires pour sa défense étaient complètement inutiles avant le dépôt de l'unique requête pendant la procédure orale puisque visant à comparer des colorations obtenues par deux compositions selon la requête principale alors pendante. Cependant, après le dépôt de l'unique requête pendant la procédure orale, les résultats de ces essais devenaient décisoires dans l'évaluation de l'activité inventive. Refuser à l'intimé II la possibilité d'effectuer ces essais comparatifs revient à le priver de réponse sur ce point et donc de ne pas respecter son droit à être entendu en violation de l'Article 113(1) CBE.

Etant dénué de fondement, l'argument du requérant spéculant sur les réelles intentions de l'intimé II doit aussi être écarté pour cette raison.

7. Aux termes de l'Article 113 (2) CBE, les instances de l'OEB n'examinent et ne prennent de décision sur un brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le propriétaire du brevet. Dans le cas d'espèce, le requérant, propriétaire du brevet litigieux, n'a proposé ou accepté aucun autre texte que celui du brevet dans les versions soumises comme unique requête lors de la procédure orale. Cette requête n'ayant cependant pas été admise dans la procédure de recours pour les raisons données aux points ci-dessus, le brevet litigieux doit être révoqué puisqu'il n'existe pas de texte au sens de l'Article 113(2) CBE sur la base duquel un brevet pourrait être maintenu.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.