T 1909/09 (Nanoémulsion épaissie/L'OREAL) of 5.3.2013

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours a été formé contre la décision de la division d'opposition, prononcée lors de la procédure orale du 8 juillet 2009 et remise à la poste le 28 juillet 2009, de rejeter les oppositions formées à l'encontre du brevet européen nº 1 120 101.

II. Le brevet a été délivré avec 26 revendications. Le libellé de la revendication 1 indépendante s'énonce comme suit :

"1. Nanoémulsion huile-dans-eau comportant une phase huileuse dispersée dans une phase aqueuse dont les globules d'huile ont une taille moyenne en nombre inférieure à 150 nm, caractérisée par le fait qu'elle comprend au moins une huile, au moins un lipide amphiphile et au moins un ester ou éther de polyéthylène glycol présentant la formule suivante :

R1-(O-CH2-CH2)n-OR2 (I)

dans laquelle :

R1 désigne un groupement alkyle ou un groupement acyle ayant de 8 à 30 atomes de carbone, linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé,

R2 désigne un atome d'hydrogène, un groupement alkyle ou un groupement acyle ayant de 1 à 30 atomes de carbone, linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé,

n est un nombre compris entre 80 et 350,

et que le rapport pondéral de la quantité d'huile sur la quantité de lipide amphiphile est compris entre 1 et 10."

III. Les requérantes (opposantes 01, 02 et 03) ont fait opposition à la délivrance de ce brevet européen, demandant sa révocation en application de l'article 100 a) CBE pour absence de nouveauté et d'activité inventive, ainsi qu'en application de l'article 100 b) CBE pour insuffisance de l'exposé.

IV. Au cours des procédures d'opposition et de recours, les documents suivants ont, entre autres, été cités :

D1 : EP 0 728 460 A1

D5 : WO 98/15255 A1

D6 : WO 96/28132 A2

D28 : Résultats expérimentaux produits par la titulaire du brevet en date du 7 mai 2009.

V. Selon la décision contestée, la division d'opposition a estimé que l'objection d'insuffisance de l'exposé était valablement soulevée dans la procédure et que la description de l'invention dans le brevet opposé était suffisante pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Quant à la nouveauté des compositions revendiquées vis-à-vis des compositions selon l'exemple 12 de D5 et selon les exemples 12, 15, 16 et 19 de D6, elle a été reconnue car la division d'opposition n'était pas convaincue que les procédés de préparation divulgués dans ces documents résulteraient inéluctablement en l'obtention de nanoémulsions dans le sens du brevet opposé.

Concernant l'activité inventive, la division d'opposition a considéré le document D1 qui décrit des nanoémulsions et leur utilisation en cosmétique comme représentant l'état de la technique le plus proche.

Le problème technique objectif à résoudre par l'objet revendiqué a été défini comme étant l'augmentation de la viscosité des nanoémulsions connues de D1 sans porter préjudice aux autres propriétés recherchées (propriétés cosmétiques, transparence).

Comme le démontrent les essais de la titulaire du brevet (D28), le choix de l'épaississant réticulant de formule (I) défini à la revendication 1 du brevet opposé conduisait, contrairement à divers autres épaississants classiques proposés dans D1, à une transparence et à une viscosité plus élevées des nanoémulsions. La division d'opposition a estimé que, par conséquent, l'emploi dudit épaississant de formule (I) dans le but de résoudre le problème technique n'était pas évident.

Elle était en outre d'avis que l'enseignement des documents D5 ou D6 concernant des microémulsions et divulguant des épaississants de formule (I) ne pouvait guère être combiné avec l'enseignement du document D1 concernant des nanoémulsions dont les propriétés physiques étaient très différentes. Il n'était, entre autres, pas évident à première vue que la réticulation de gouttelettes d'huile, présentes dans les nanoémulsions, puisse s'effectuer de la même manière et avec les mêmes produits que la réticulation de micelles, présentes dans les microémulsions. Les opposantes n'ayant pas fourni de preuve concluante que les documents D5 et D6, employant constamment le terme "microémulsions", concernaient en réalité des nanoémulsions dans le sens du brevet opposé, la division d'opposition a considéré que cette possibilité restait spéculative.

VI. Les requérantes ont chacune introduit un recours contre cette décision, demandant la révocation du brevet.

VII. Dans sa réponse aux mémoires exposant les motifs des recours, l'intimée (titulaire du brevet) a requis le rejet des recours, et a demandé que les requêtes subsidiaires 1 et 2 déposées le 7 mai 2009 devant la division d'opposition soient maintenues dans la procédure de recours. Par courrier du 5 février 2013, elle a déposé lesdites requêtes subsidiaires 1 et 2.

Requête subsidiaire 1 :

Les revendications de la requête subsidiaire 1 ne se distinguent des revendications du brevet délivré que par l'introduction, à la revendication 1, d'une limite inférieure de 20 nm pour la taille moyenne des globules d'huile. Cette modification s'énonce comme suit : "(...) dont les globules d'huile ont une taille moyenne en nombre allant de 20 nm à 150 nm (...)".

Requête subsidiaire 2 :

La revendication 1 de la requête subsidiaire 2 correspond à la revendication 1 de la requête subsidiaire 1, avec la modification additionnelle suivante de la limite inférieure du rapport pondéral huile/lipide amphiphile: "...et que le rapport pondéral de la quantité d'huile sur la quantité de lipide amphiphile est compris entre 1,5 et 10".

VIII. Une procédure orale devant la chambre de recours s'est tenue le 5 mars 2013, en l'absence de l'intimée et de la requérante 01.

IX. Les arguments suivants ont été avancés par les requérantes :

Suffisance de l'exposé

Il a été soutenu que le brevet en cause ne divulguait pas les moyens pour réaliser l'invention sur toute la portée revendiquée en ce qui concernait les modes de réalisation avec des globules d'huile de très petites tailles moyennes (par exemple, 10 nm) ou avec des rapports pondéraux élevés de la quantité d'huile sur la quantité de lipide amphiphile (par exemple, 10:1).

Nouveauté

Quant à la nouveauté, les requérantes ont soutenu que les compositions divulguées dans l'exemple 12 de D5 et dans les exemples 12, 15, 16 et 19 de D6 anticipaient la nanoémulsion définie à la revendication 1 du brevet en cause. Dans ce contexte, elles ont considéré que les documents D5 et D6, parlant de "microémulsions", décrivaient des compositions qui étaient en réalité des émulsions fines huile-dans-eau correspondant aux "nanoémulsions" selon la définition utilisée dans le brevet en cause.

Comme un essai réalisé par la requérante 02, soumis avec son mémoire exposant les motifs du recours, avait démontré que la simple mise en contact des constituants de la composition selon l'exemple 19 de D6 ne résultait pas en la formation spontanée d'une microémulsion, les requérantes 02 et 03 en ont tiré la conclusion que la composition transparente à translucide obtenue avec le procédé de préparation de l'exemple 19 de D6 devait, en fait, être une nanoémulsion. La taille des gouttelettes était selon elles indiquée à la page 3, alinéa 3 de D6, comme allant de 10 nm à 100 nm.

Au sujet de la requête subsidiaire 1, les requérantes ont considéré que l'introduction dans la revendication 1 d'une limite inférieure de 20 nm pour la taille moyenne en nombre des globules d'huile ne pouvait établir la nouveauté vis-à-vis de l'émulsion de l'exemple 19 de D6 ayant des globules de diamètre allant de 10 nm à 100 nm car cette plage de valeurs présentait un recoupement important avec la plage revendiquée de 20 nm à 150 nm. Les requérantes ont aussi avancé l'argument selon lequel il ne serait pas possible d'obtenir, dans le cadre des exemples cités de D6, des émulsions ayant des globules d'huile de taille moyenne en nombre dans l'intervalle étroit de 10 nm à 20 nm exclu par la revendication 1 modifiée, vu que la limite inférieure de 10 nm selon D6 était absolue et que la distribution des tailles devrait être une distribution de Gauss couvrant un intervalle substantiellement plus large que 10 nm.

Les requérantes n'ont pas contesté la nouveauté de la composition définie à la revendication 1 de la requête subsidiaire 2.

Activité inventive - requêtes subsidiaires

A la procédure orale les requérantes 02 et 03 ont maintenu que le document D6 portait sur des nanoémulsions dans le sens du brevet en cause et concernait le même problème technique général, à savoir, l'épaississement de ces émulsions. En se référant aux pages 21 à 23 de D6, elles ont indiqué que ce document proposait des épaississants amphi philes réticulants, dont des composés conformes à la formule (I) du brevet en cause. De plus, elles ont fait remarquer que D6 divulguait également, à la page 12, lignes 19 à 31, le même mécanisme d'action épaississante que celui proposé à l'alinéa [0013] du brevet en cause.

Au départ de la composition selon l'exemple 19 de D6, les requérantes ont considéré que, si la limite inférieure de 20 nm de la taille moyenne des globules d'huile introduite avec la requête subsidiaire 1 était reconnue comme l'unique caractéristique technique distinctive, cette caractéristique n'apportait en tout cas aucun effet technique particulier surprenant. Une telle modification arbitraire serait évidente pour l'homme du métier visant à résoudre le problème technique de fournir d'autres nanoémulsions épaissies.

Pour ce qui est de la requête subsidiaire 2, les requérantes ont soutenu que la condition additionnelle selon laquelle le rapport pondéral huile/ lipide amphi phile était d'au moins 1,5 constituait une modification évidente et de routine qui aurait par ailleurs été envisagée par l'homme du métier dans le but d'éviter les désavantages connus liés à des concentrations trop élevées en tensioactifs. Dans ce contexte, les requérantes ont fait valoir qu'une telle mesure était bien dans le cadre de l'enseignement de la demande D6 qui avait pour but explicite de fournir des émulsions huile-dans-eau épaissies à teneur faible en tensio actifs, comme mentionné à la page 10, lignes 7 à 14 de D6.

X. Les arguments suivants ont été avancés par l'intimée dans ses écrits :

Suffisance de l'exposé

L'intimée a contesté que le motif d'insuffisance de l'exposé au titre de l'article 100 b) CBE ait été valable ment soulevé dans la procédure d'opposition, en raison de l'absence d'une motivation adéquate dans le mémoire d'opposition initial produit par l'opposante 02. Elle a déclaré ne pas donner son accord à l'introduction de ce motif au stade de la procédure de recours.

Nouveauté

L'intimée a soutenu que les documents D5 et D6 portaient sur des microémulsions et concernaient donc des composi tions structurellement différentes des nanoémulsions du brevet en cause. Selon elle, l'utilisation d'un chauffage dans la préparation des compositions selon D6, impliquant un apport d'énergie, ne saurait toutefois permettre d'en conclure que l'on produise des nanoémulsions.

Requêtes subsidiaires

Quant aux requêtes subsidiaires, l'intimée s'est bornée à déclarer qu'elles étaient déposées pour le cas où la chambre estimerait que les revendications de la requête principale seraient trop larges.

XI. Les requérantes 02 et 03 (opposantes 02 et 03) ont demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

La requérante 01 (opposante 01) a demandé par écrit l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

XII. L'intimée (titulaire du brevet) a demandé par écrit le rejet des recours et à titre subsidiaire le maintien du brevet sur la base des requêtes subsidiaires 1 ou 2, déposées par courrier du 5 février 2013.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Analyse de la revendication 1

2.1 La nanoémulsion telle que définie à la revendication 1 du brevet en cause est une émulsion de type huile-dans-eau contenant des globules d'huile dont la taille moyenne en nombre est inférieure à 150 nm.

2.2 Selon la spécification à l'alinéa [0002] du brevet en cause, il s'agit d'une émulsion véritable, à savoir d'un système métastable, comprenant des gouttelettes (ou globules) de phase huileuse dispersée. Les globules d'huile sont stabilisées par une couronne de lipides amphiphiles située à l'interface huile/phase aqueuse. En raison de la petite taille des globules, les nano émulsions nécessitent un apport important d'énergie pour être réalisées, effectué par exemple par utilisation d'un homogénéisateur haute pression.

Les microémulsions se distinguent des nanoémulsions en ce qu'elles sont des dispersions thermodynamiquement stables de micelles de lipides amphiphiles gonflées par de l'huile. Ces micelles gonflées sont structurellement différentes des globules d'huile stabilisées par des lipides amphiphiles agissant à l'inter face des phases. Les microémulsions sont des systèmes mono phasiques de type solution micellaire. Elles se forment spontanément par simple mise en contact des constituants, donc elles ne nécessitent pas d'énergie mécanique importante pour être réalisées.

2.3 Les microémulsions dans le sens défini ci-dessus ne remplissent donc pas la définition de la nanoémulsion revendiquée, selon laquelle il s'agit d'une émulsion huile-dans-eau contenant des globules d'huile.

3. Nouveauté vis-à-vis de D6 - requête principale

3.1 Le document D6 divulgue à l'exemple 19 une composition "gel déodorant" constituée des composants suivants :

Cétéareth-15 5,146 % en poids

Octyldodécanol 9,932 % en poids

Dioléate de PEG 150 1,000 % en poids

Sorbitol 2,913 % en poids

Farnésol 0,097 % en poids

Monoisostéarate de diglycérine 1,786 % en poids

Monocaprinate de glycérine 0,194 % en poids

Eau à 100,000 % en poids.

Parfum, conservateurs et colorants peuvent être ajoutés selon les besoins.

Concernant la préparation de cette composition, il est indiqué que la phase huileuse et la phase aqueuse sont chauffées séparément jusqu'à 85-90ºC. Les phases préchauffées sont combinées et ensuite refroidies jusqu'à température ambiante, formant un gel microémulsion huile-dans-eau d'aspect transparent à translucide.

3.2 Le dioléate de PEG 150 est un diester de polyéthylène glycol qui est conforme à la formule (I) de la revendication 1 du brevet en cause. L'octyldodécanol et le farnésol sont des huiles. Le cétéareth-15 , le monoisostéarate de diglycérine et le monocaprinate de glycérine sont des lipides amphiphiles. Le rapport pondéral de la quantité d'huile sur la quantité de lipide amphiphile dans la composition décrite est donc de 1,4, ou bien de 1,2 si le dioléate de PEG 150 devait être inclus dans la classe des lipides amphiphiles. Au niveau des ingrédients, la composition de l'exemple 19 de D6 est donc conforme à la définition de la composi tion selon la revendication 1 du brevet en cause.

Ces conclusions n'ont, en outre, pas été contestées par les parties.

3.3 Il reste à établir si cette composition, décrite dans D6 comme gel microémulsion huile-dans-eau d'aspect transparent à translucide ("transparentes bis transluzentes O/W-Mikroemulsionsgel"), doit être considérée comme une nanoémulsion huile-dans-eau comportant une phase huileuse dispersée dans une phase aqueuse dont les globules d'huile ont une taille moyenne en nombre inférieure à 150 nm.

3.3.1 Selon l'argumentation des requérantes, la signification du terme "microémulsion" dans le cadre de l'enseignement de D6 serait différente de celle indiquée dans le brevet en cause, les "microémulsions" de D6 étant en réalité des émulsions fines comprenant dans une phase continue des gouttelettes de phase dispersée.

3.3.2 En effet, le procédé de préparation général divulgué à la revendication 2 de D6 peut conduire à l'obtention d'émulsions huile-dans-eau (étape (d)). De fait, il était connu qu'un tel procédé de préparation utilisant le mécanisme d'inversion de phase peut produire des émulsions huile-dans-eau avec des tailles de goutte lettes inférieures à 200 nm (cf. D6 : revendication 2 et page 10, ligne 16 à page 11, ligne 18). Donc les émulsions fines ne sont en principe pas exclues de l'enseignement de D6, en dépit du fait que ce document utilise le terme "microémulsions" de façon générale.

3.3.3 Il est rappelé que le brevet en cause indique à l'alinéa [0002] que les microémulsions sont des dispersions thermodynamiquement stables qui se forment spontanément par simple mise en contact des constituants. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante 02 a montré qu'après avoir combiné les ingrédients tels que spécifiés à l'exemple 19 de D6, deux phases séparées étaient obtenues. En l'absence de tout commentaire ou contre-argument de la part de l'intimée, cet essai doit être accepté comme démontrant que les constituants selon l'exemple 19 de D6 ne forment pas une microémulsion dans le sens du brevet en cause.

3.3.4 La composition obtenue selon le procédé de préparation préconisé à l'exemple 19 de D6, comportant des étapes de chauffage, de mélange des phases et de refroidissement, doit par conséquent être une émulsion. Il est de plus signalé par le terme "O/W" (huile-dans-eau) que la phase aqueuse est la phase continue.

3.3.5 Pour ce qui est de la taille des globules d'huile dispersées dans la phase aqueuse, les requérantes ont insisté sur le fait que la composition de l'exemple 19 de D6 a un aspect transparent à translucide, comme indiqué à la page 61 de D6. Cette information doit être lue à la lumière de l'enseignement général de D6 à la page 3, alinéa 3, où il est mentionné que le diamètre des gouttelettes dans les microémulsions transparentes à translucides va d'environ 10**(-2)mym (= 10 nm) à environ 10**(-1)mym (= 100 nm).

3.3.6 En l'absence d'analyses ou de données expérimentales pouvant conduire à une autre conclusion, si les globules d'huile dans la composition de l'exemple 19 de D6 présentent donc des tailles comprises entre environ 10 nm et environ 100 nm, la taille moyenne en nombre est inférieure à 150 nm.

3.4 Ainsi, la composition de l'exemple 19 de D6 présente toutes les caractéristiques techniques de la nano émulsion définie à la revendication 1 du brevet tel que délivré.

3.5 En conséquence, la chambre conclut que l'objet de la revendication 1 n'est pas nouveau aux termes de l'article 54(1)-(2) CBE vis-à-vis de l'exemple 19 de D6.

4. Requête subsidiaire 1

Compte tenu des conclusions développées ci-dessous quant à l'activité inventive de cette requête, il n'y a pas lieu de décider quant à la nouveauté, qui sera présupposée en faveur de l'intimée pour la restriction de la taille moyenne en nombre des globules d'huile à la plage de valeurs "allant de 20 nm à 150 nm" au lieu de "inférieure à 150 nm".

4.1 Le brevet en cause vise à préparer des nanoémulsions huile-dans-eau épaissies (cf. alinéas [0004] à [0009] du brevet en cause). La solution proposée consiste en la fourniture de nanoémulsions comprenant un éther ou ester de polyéthylèneglycol conforme à la formule (I) (cf. les revendications et alinéas [0009] à [0013] du fascicule du brevet).

4.2 Comme déjà établi dans le contexte de la requête principale, la composition selon l'exemple 19 de D6 antériorise la nanoémulsion définie à la revendication 1 du brevet en cause. Elle est épaissie par un composé de formule (I), à savoir, le dioléate de PEG 150 identifié comme épaississant avantageux à la page 22, ligne 1 de D6. Le problème technique identifié dans le brevet en cause a donc déjà été résolu dans D6, et par le même moyen.

4.3 La revendication 1 selon la requête subsidiaire 1 spécifie que la taille moyenne en nombre des globules d'huile dans la nanoémulsion revendiquée doit être d'au moins 20 nm. Si cette modification devait établir la nouveauté vis-à-vis de la divulgation de l'exemple 19 de D6, elle n'a cependant pas été liée avec un quelconque effet technique particulier, l'intimée n'ayant par ailleurs mentionné aucun bénéfice ou autre effet recherché.

4.4 Dans ces circonstances, le problème technique à résoudre ne peut être défini que comme la mise à disposition d'autres nanoémulsions.

4.5 Ce problème a été résolu par le choix de compositions ayant une taille moyenne en nombre des globules d'huile entre 20 nm et 150 nm.

4.6 L'exemple 19 de D6 concerne des émulsions fines d'aspect transparent à translucide. Il est rappelé que selon l'enseignement de D6 l'aspect transparent a translucide des compositions correspond à des tailles de globules d'huile entre environ 10 nm et environ 100 nm.

4.7 Or, le procédé de préparation décrit à l'exemple 19 de D6 est susceptible de fournir, par exemple par variation de l'apport d'énergie mécanique au mélange des phases, une pluralité de compositions transparentes à translucides avec différentes distributions des tailles des globules d'huile, et avec différentes valeurs correspondantes de taille moyenne en nombre. La chambre n'a donc aucune raison de croire que des tailles moyennes en nombre entre 20 nm et 150 nm ne seraient pas accessibles à l'homme du métier par application du procédé de l'exemple 19.

4.8 Dans ces circonstances, et en l'absence d'un effet technique surprenant établi, l'exclusion arbitraire de compositions ayant des tailles moyennes en nombre des globules d'huile inférieures à 20 nm ne saurait impliquer une activité inventive.

4.9 Par conséquent, la chambre conclut que l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 ne satisfait pas aux conditions de l'article 56 de la CBE.

5. Requête subsidiaire 2

5.1 La nanoémulsion définie à la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 se distingue de la composition selon l'exemple 19 de D6 dans le rapport pondéral légèrement plus élevé de la quantité d'huile sur la quantité de lipide amphiphile, qui doit être compris entre 1,5 et 10, au lieu de 1,4/1,2 (cf. le point 3.2 ci-dessus). Par analogie avec la discussion de la requête subsidiaire 1, il a été présupposé que la plage de 20 nm à 150 nm définie pour la taille moyenne en nombre des globules d'huile serait une autre caractéristique distinctive.

5.2 En l'absence de preuve d'une quelconque interaction entre ces deux caractéristiques, elles sont à considérer séparément.

5.3 Le rapport pondéral légèrement plus élevé d'au moins 1,5 en comparaison avec la composition de l'exemple 19 de D6 signifie simplement que la proportion relative en huile est plus importante, et, en conséquence, que la proportion relative en lipides amphiphiles (tensioactifs) est plus faible. L'intimée n'a indiqué aucun effet technique particulier surprenant qui serait lié à une telle modification, ni à celle concernant la taille moyenne des globules (cf. le point 4.3 ci-dessus).

5.4 Dans ces circonstances, le problème technique à résoudre ne peut être à nouveau défini que comme la mise à disposition d'autres nanoémulsions.

5.5 Ce problème a été résolu par le choix de compositions ayant une taille moyenne en nombre des globules d'huile entre 20 nm et 150 nm et un rapport de la quantité d'huile sur la quantité de lipide amphiphile qui doit être compris entre 1,5 et 10.

5.6 Il a déjà été établi dans le contexte de la requête subsidiaire 1 que l'introduction d'une limite arbitraire inférieure de 20 nm pour la taille moyenne en nombre des globules d'huile ne saurait impliquer une activité inventive. Cette conclusion négative s'applique égale ment mutatis mutandis dans le contexte de la requête subsidiaire 2. Quant à la modification portant sur le rapport de la quantité d'huile sur la quantité de lipide amphiphile, celle-ci ne représente, en l'absence d'éléments montrant le contraire, que des variations de routine que l'homme du métier choisirait, le cas échéant et selon les besoins, comme mesures évidentes dans le but de varier la composition. De telles variations ne sont par ailleurs pas exclues par l'enseignement de D6, qui n'impose aucune limite sur le rapport pondéral huile / lipide amphiphile.

5.7 Par conséquent, la chambre conclut que l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 n'implique pas d'activité inventive et ne satisfait donc pas aux conditions de l'article 56 de la CBE.

6. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'analyser les autres revendications des présentes requêtes, ni d'examiner la question de la nouveauté vis-à-vis de D5 ou le motif d'insuffisance de l'exposé.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. Le brevet est révoqué.