T 0073/09 () of 29.3.2011

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours a été déposé par la titulaire du brevet à l'encontre de la décision de la division d'opposition du 21 octobre 2008 de révoquer le brevet européen EP 1 400 537 B1, basé sur la demande de brevet européen 03292238.7.

II. Le brevet en litige a été délivré sur la base de 13 revendications. La revendication indépendante 1 s'énonçait comme suit :

"1. Utilisation d'une unité industrielle féculière de traitement de la pomme de terre pour l'extraction et le raffinage des composants de la farine de pois."

Les revendications 2 à 13 étaient des revendications dépendantes, portant sur des modes de réalisation préférés de l'utilisation selon la revendication 1. La revendication 3 s'énonçait comme suit :

"3. Utilisation selon l'une ou l'autre des revendications 1 et 2, caractérisée en que l'extraction et le raffinage des composants de la farine de pois consistent dans les étapes suivantes:

a) préparer une farine par broyage de pois secs préalablement nettoyés, triés, émondés, dépoussiérés,

b) placer la farine ainsi obtenue dans de l'eau,

c) séparer les composants de la farine de pois à l'aide d'au moins un des équipements de ladite unité industrielle féculière, choisi dans le groupe constitué des hydrocyclones, des décanteurs centrifuges et des tamis, sans qu'il ne soit effectué au préalable une étape de séparation des fibres internes du pois."

III. Une opposition a été formée à l'encontre du brevet précité par Emsland-Stärke GmbH le 2 février 2007, au titre des motifs énoncés à l'Art. 100 (a) CBE (manque de nouveauté et manque d'activité inventive) et à l'Art. 100 (b) CBE. L'opposition était fondée sur les documents suivants :

Dl : WO 93/16109 A1

D2 : DE-C2-2922247

D3 : WO 94/17107 A1

D4 : "Marktchancen der Markerbsenstärke"; Landwirtschaftsverlag GmbH; 1997; Münster; pages 13, 14, 40 et 74

D5 : "Anmerkungen zur Qualität der Erbsenstärke"; N.U. Haase et W. Kempf; Starch/Stärke; Vol. 41(2); 1989; pages 49-53

D6 : "Semitechnical methods for the isolation of wrinkled pea protein"; B. Wiege et al.; Starch/Stärke; Vol. 45(3); 1993; pages 81-84

D7 : "Vergleichende Untersuchungen zur Erbsenstarkeisolierung auf naßtechnischem Wege", N.U. Haase et al.; Starch/Stärke; Vol. 39(12); 1987; pages 416-421.

L'opposante n'a présenté pour seule objection que le manque d'activité inventive partant de D4 comme art antérieur le plus proche.

IV. Le 20 août 2008, la titulaire du brevet a déposé la version suivante, plus complète, du document D4 :

D4a : "Marktchancen der Markerbsenstärke", Landwirtschaftsverlag GmbH, 1997, Münster, pages 36-75, 140-147 et 152-153

V. Le 21 août 2008, l'opposante a déposé et requis l'introduction dans la procédure des documents suivants :

D8 : Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie; 4**(ème)édition; 1982; Vol. 22; "Stärke"; pages 165-167, 177-189 et 205-208

D9 : Römpp-Lexikon Chemie; l0**(ème)édition; 1999; "Stärke"

D10 : Rapport interne "Techn. 169" du 24 avril 2001 - Production d’amidon de pois par Emsland Stärke GmbH

D11 : Message/Communiqué Klinge/Dijksterhuis "Anzahl der Erbsen - Protein Muster" en date du 23 avril 2002

D12 : Fax d'Emsland Stärke GmbH à Carlisle Friesland B.V., "Lyophilisation de protéines de pois" en date du 15 avril 2002

D13 : Déclaration sous serment de Mr. P. Buntrock en date du 8 août 2008

D14 : Déclaration sous serment de M. M. Klinge en date du 8 août 2008

D15 : Déclaration sous serment de M. M. Lotz en date du 11 août 2008

D16 : Rapport de la visite de Emsland Stärke GmbH par l'entreprise F.A. Kümpers GmbH & Co.; 28 février 2000

D17 : Présentation sur l’emploi d'amylose et l'amylopectine comme agents d'encollage donnée lors d'un congrès le 7 décembre 2001

D18 : Rapport de Mr. Mucha sur la visite de l'entreprise Kröner Stärke GmbH, 25 septembre 2000

D19 : Compte-rendu de la réunion du management d'Emsland Stärke GmbH en date du 1**(er)juin 2001

D20 : Commande du 22 février 2002 par Emsland Stärke GmbH de farine de pois et analyses de protéines issues d'une farine de pois fournie par Emsland Stärke GmbH par Frauenhofer IVV

D21 : Compte-rendu de la réunion du management d'Emsland Stärke GmbH en date du 15 août 2002

D22 : Confirmation d'une collaboration entre Emsland Stärke GmbH et son client Bensa GmbH & Co. K.G. en date du 15 août 2008

D23 : "Stärke im Nichtnahrungsbereich"; Schriftenreihe des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten; Heft 380; 1989; pages III-IX erfinderische Tätigkeit 41-55

D24 : Symposium Nachwachsende Rohstoffe - Perspektiven für die Chemie; F. Meuser erfinderische Tätigkeit N. Pahne; 1993; pages 115-144

D25 : Echanges de fax entre Emsland Stärke GmbH et le Prof. Dr. Dr. F. Meuser; 2000-2001

D26 : "Carbohydrates in Grain Legume Seeds"; C.L. Hedley; CAB International 2001; Table des matières et pages Chapitre 4 (pages 89-116)

D27 : Déclaration sous serment du Prof. Dr. Dr. F. Meuser (19 août 2008); 1 page et Annexes 1 à 8

D28 : Notification du DPMA

D29 : Décision du DPMA.

VI. La décision contestée était basée sur l'unique requête du propriétaire du brevet qui tendait au maintien du brevet tel que délivré.

VII. Dans sa décision la division d'opposition a interprété la revendication 1 du brevet en litige comme comprenant l'utilisation pour l'extraction et le raffinage des composants de la farine de pois d'un seul appareil pouvant être utilisé pour l'extraction de la fécule de pomme de terre. Il en a alors été conclu que n'importe quel procédé de traitement de la farine de pois mettant en oeuvre un appareil susceptible d'être utilisé pour l'extraction de la fécule à partir de la pomme de terre était destructeur de nouveauté pour la revendication 1. Après admission d'office dans la procédure, sur la base de l'Art. 114 (1) CBE, du motif d'opposition au titre de l'Art. 100 (a) CBE en relation avec la nouveauté, le brevet a alors été révoqué pour manque de nouveauté au vu des documents D2, D3 et D4/D4a, le document D4a ayant été au préalable également admis dans la procédure.

VIII. Le 6 janvier 2009, la titulaire du brevet, maintenant requérante, a formé un recours à l'encontre de cette décision. La taxe de recours a été acquittée le même jour.

IX. Le 17 mars 2009 la requérante a déposé le mémoire de recours ainsi que deux requêtes subsidiaires 1-2. La requérante a par ailleurs considéré que son droit d'être entendu (Art. 113 CBE) avait été bafoué pendant la procédure orale devant la division d'opposition et a en conséquence requis le remboursement de la taxe de recours pour vice substantiel de procédure.

La requérante a conjointement déposé et requis l'admission dans la procédure du document suivant :

D30 : Information on starch production; Westfalia Separator Magazin (26 pages)

X. Dans sa réponse du 26 novembre 2009 l'intimée (opposante) a fourni ses commentaires sur le mémoire de recours et exposé ses objections à l'encontre des requêtes en instance.

XI. L'intimée a retiré son opposition par fax du 15 juin 2010.

XII. Dans sa notification en date du 19 janvier 2011 annexée à la citation à la procédure orale fixée au 29 mars 2010, la chambre a donné son opinion préliminaire.

XIII. La procédure orale devant la chambre a eu lieu le 29 mars 2011 en présence de la seule requérante. Au cours des débats, la requête de remboursement de la taxe de recours a été retirée. Suite à la discussion concernant la portée des revendications du brevet en litige et des conséquences en découlant quant à l'évaluation de la nouveauté, la requérante a déposé une nouvelle requête principale dont la revendication 1 s'énonce comme suit :

"1. Utilisation d'une unité industrielle féculière de traitement de la pomme de terre pour l'extraction et le raffinage des composants de la farine de pois caractérisée en que l'extraction et le raffinage des composants de la farine de pois consistent dans les étapes suivantes:

a) préparer une farine par broyage de pois secs préalablement nettoyés, triés, émondés, dépoussiérés,

b) placer la farine ainsi obtenue dans de l'eau,

c) séparer les composants de la farine de pois à l'aide d'au moins un des équipements de ladite unité industrielle féculière, choisi dans le groupe constitué des hydrocyclones, des décanteurs centrifuges et des tamis, sans qu'il ne soit effectué au préalable une étape de séparation des fibres internes du pois."

Les revendications 2 à 12 correspondent aux revendications 2 et 4 à 13 du brevet en litige, respectivement, ces revendications ayant été au besoin renumérotées.

XIV. Les arguments de la requérante peuvent se résumer ainsi :

a) les documents D8 à D29 ne devraient pas être admis dans la procédure car ils ont tous été produits tardivement et ne sont pas prima facie pertinents. En particulier aucun de ces documents ne divulgue un procédé d'extraction et de raffinage tel que défini aux alinéas a) à c) selon la revendication 1 de la requête principale;

b) Le terme "unité industrielle féculière de traitement de la pomme de terre" est limitatif et implique la mise en oeuvre effective d'au moins un des équipements d'une unité de traitement de la pomme de terre c'est-à-dire une usine spécifiquement adaptée au traitement de la pomme de terre;

c) Aucun des documents cités dans la procédure ne divulgue l'utilisation d'au moins un équipement installé dans une usine de traitement de la pomme de terre pour l'extraction ou le raffinage des pois. L'objet de la requête principale est donc nouveau;

d) Concernant l'activité inventive, les points suivants ont été soumis :

- D4a concerne, comme le brevet en litige, la production d'amidon de pois ridés et représente donc l'art antérieur le plus proche. Ce document explique que les pois posent des problèmes de production particuliers et nécessitent de ce fait le développement d'installations spécifiques;

- D1 divulgue des usines permettant de traiter à la fois des pommes de terre et des oléagineux mais ne traite pas de la mise en oeuvre de pois. Les oléagineux et les pois étant des produits complètement différents, D1 ne représente pas l'art antérieur le plus proche;

- le problème à résoudre est de fournir un procédé de production d'amidon de pois ridés qui puisse être mis en oeuvre dans une installation préexistante, qui soit simple et qui mène à des amidons de haute pureté avec un bon rendement. Ces effets techniques sont notamment mentionnés aux paragraphes [0104] à [0109] du brevet en litige;

- le brevet démontre, en particulier dans les exemples, que ce problème a été effectivement résolu;

- parmi les documents D1 à D7 - cités en temps utile dans la procédure d'opposition - seul D1 traite d'unité industrielle féculière de traitement de la pomme de terre mais ne mentionne pas les pois. Aucun de ces documents ne divulgue par ailleurs l'utilisation pour le traitement de pois d'une partie quelconque d'une féculerie de pommes de terre;

- il n'était donc pas évident de résoudre le problème posé selon la solution proposée par les revendications 1 à 12.

XV. La requérante (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sur la base de la requête principale déposée lors de la procédure orale et, à titre subsidiaire, sous forme modifiée selon l'une des deux requêtes subsidiaires déposées avec le mémoire de recours, plus subsidiairement le renvoi à la première instance pour continuation de l'examen.

XVI. La chambre a rendu sa décision à la fin de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Requête principale

2. Recevabilité - modifications

2.1 La requête principale a été déposée en réponse à des objections de manque de nouveauté et d'activité inventive conformément aux exigences de la Règle 80 CBE. Les modifications effectuées ne générant aucune difficulté nouvelle, la requête principale est recevable.

2.2 Les revendications 1 à 12 résultent de la combinaison de la revendication 3 avec chacune des revendications 1, 2 et 4 à 13, respectivement, du brevet en litige. La chambre considère que les revendications de la requête principale ne contreviennent pas aux exigences de l'Art. 123 (2) et (3) CBE et que rien ne justifie de remettre en cause la conformité des revendications aux dispositions de l'Art. 84 CBE.

3. Portée des revendications

3.1 Afin de déterminer la portée des revendications il est nécessaire d'établir la signification de l'expression "unité industrielle féculière de traitement de la pomme de terre", qui a été contestée au cours de la procédure.

Il ressort des documents D1, D2, D4a ainsi que des documents de l'art antérieur cités dans la description du brevet en litige (voir par exemple les paragraphes [0015], [0046], [0062] et [0075]) qu'une unité industrielle d'extraction d'amidon ou de fécule est généralement conçue pour un type donné de produit à traiter et met en oeuvre des procédés spécifiques, propres à chacun de ces produits. On différencie ainsi par exemple des unités de traitement de la pomme de terre, de celles du pois ou des oléagineux. L'expression "unité industrielle féculière de traitement de la pomme de terre" est donc limitative et impose la mise en oeuvre pour au moins une des étapes d'extraction et de raffinage des pois d'un équipement effectivement présent au sein d'une féculerie de pommes de terre.

3.2 De plus, le libellé de la revendication 1 indique explicitement que le procédé d'extraction et de raffinage

- mets en oeuvre au moins un hydrocyclone, un décanteur centrifuge ou un tamis effectivement installé au sein de ladite unité industrielle féculière de traitement de la pomme de terre;

- implique la préparation d'une farine de pois par broyage de pois secs; et

- comprend une étape de séparation des composants de la farine de pois selon la caractéristique c) de la revendication 1, cette étape étant réalisée sans qu'il soit effectué au préalable une étape de séparation des fibres internes du pois.

4. Nouveauté

4.1 Documents D1 à D7

4.1.1 Les documents D2, D3 et D4a ont été cités au titre de la nouveauté dans la décision contestée. Cependant, aucun de ces documents ne divulgue l'utilisation d'au moins un des équipements effectivement mis en oeuvre au sein d'une unité industrielle féculière de traitement de la pomme de terre, a fortiori l'utilisation d'un tel équipement choisi parmi les hydrocyclones, les décanteurs centrifuges ou les tamis.

D4a décrit en particulier la conception d'une unité pilote spécifique pour l'extraction de l'amidon de pois et mettant en oeuvre des appareils usuels et donc susceptibles d'être utilisés pour le traitement de la pomme de terre (Fig. 3 et Tableau 10, pages 40-42; Fig. 4, page 49; Fig. 5, page 52; Fig. 6, pages 54-59 : voir en particulier les appareils 4a, 4b, 7, 11, et 9; Fig. 7, page 74). La seule référence explicite à la pomme de terre est faite aux lignes 11-13 de la page 74. Ce passage ne traite cependant que d'une solution envisageable pour le traitement éventuel des eaux de procédé. Il n'est par contre nullement fait référence à une unité industrielle féculière de traitement de la pomme de terre et il n'est par ailleurs pas précisé si cette solution a effectivement été adoptée ou non.

4.1.2 Les documents D1 et D5 à D7 n'ont jamais été cités au titre de la nouveauté. La chambre est également convaincue que ces documents n'anticipent pas l'objet de la requête principale.

D1, en particulier, divulgue l'utilisation d'une unité industrielle féculière de traitement de la pomme de terre pour l'extraction et le raffinage des composants du colza ou d'autres oléagineuses (cf. revendication 1; page 1, lignes 14-27; page 6, ligne 23 - page 7, ligne 23; page 9, lignes 20-25). D1 ne traite cependant pas des pois ou de la farine de pois.

4.2 Documents D8 à D30

4.2.1 Les documents D8 à D29 ont été soumis deux mois avant la date fixée pour la procédure orale devant la division d'opposition. Ils n'ont donc pas été présentés dans l'acte d'opposition conformément à la Règle 76 (2) (c) CBE à l'appui des motifs sur lesquels se fonde l'opposition. Conformément à la jurisprudence de l'OEB, de tels documents ne devraient être admis qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il existe de prime abord de solides raisons de croire que ces moyens invoqués tardivement s'opposent au maintien du brevet en litige (voir par exemple le point 2 de l'exergue de la décision T 1002/92, publiée dans le JO OEB 1995, 605).

4.2.2 Dans la décision contestée, la division d'opposition n'a pas pris position quant à la recevabilité de ces documents. La chambre, faisant usage de ses prérogatives, a décidé d'évaluer la pertinence de ces documents.

4.2.3 Les documents D8, D9, D23, D24 et D26 concernent des connaissances générales sur l'amidon et les documents D10 à D22, D25 et D27 à D29 servent à étayer un prétendu usage antérieur public de l'objet des revendications 1 à 13 du brevet en litige. Parmi ces documents, seuls les déclarations sous serment D13 à D15 se rapportent à l'utilisation d'une unité industrielle féculière de traitement de la pomme de terre pour l'extraction et le raffinage des composants de la farine de pois. Ces déclarations ne fournissent cependant aucun détail quant au procédé effectivement mis en oeuvre et ne peuvent, dès lors, ni divulguer, ni conduire de manière évidente aux étapes de procédé définies aux alinéas a) à c) de la revendication 1. La même conclusion est tirée en ce qui concerne chacun des autres documents D8 à D12 et D16 à D29, qui ne divulguent pas l'utilisation d'une usine féculière de la pomme de terre pour le traitement des pois.

La chambre considère ainsi qu'aucun des documents D8-D29 n'est prima facie pertinent au vu de la requête principale en instance. Les documents D8 à D29 ne sont donc pas admis dans la procédure.

4.2.4 Le document D30, qui a été déposé par la requérante avec le mémoire de recours, n'est pas pertinent pour la présente décision. Il n'est donc pas nécessaire pour la chambre de décider de l'admettre dans la procédure.

4.3 L'objet des revendications 1 à 12 de la requête principale est donc nouveau.

5. Activité inventive

5.1 L'art antérieur le plus proche

Le brevet en litige concerne l'extraction des composants de la farine de pois. Le document D4a, qui a été considéré comme art antérieur le plus proche par la requérante, divulgue précisément des procédés mis en oeuvre dans un tel but (voir paragraphe 4.1.1 ci-dessus).

Dans sa réponse au mémoire de recours, l'opposante avait également considéré D8 pour étayer une objection de manque d'activité inventive à l'encontre de la revendication 1 du brevet en litige. Cependant, D8 ne divulgue pas de procédé d'extraction et de raffinage du pois de manière explicite et ne décrit pas l'utilisation d'une usine féculière de pommes de terre pour le traitement des pois. D8 ne représente donc pas le point de départ le plus prometteur pour parvenir à l'invention.

Il a également été considéré si D1, qui divulgue des usines pour le traitement de pomme de terre et d'oléagineux et se propose tout comme le brevet en litige (cf. paragraphe [0008]) de valoriser les équipements féculiers en intercampagne, pouvait représenter l'art antérieur le plus proche. Il ressort toutefois de D1, D4a et des connaissances générales de l'homme du métier que l'extraction et le raffinage des pois et l'extraction de l'huile des oléagineux nécessitent des adaptations bien spécifiques des procédés, des installations et/ou des équipements mis en oeuvre. D1 ne représente donc pas un point de départ plus prometteur que D4a.

La chambre considère donc, en accord avec la requérante, que D4a représente l'art antérieur le plus proche.

5.2 Problème à résoudre vis-à-vis de l'art antérieur le plus proche

Un des objectifs du brevet en litige est de fournir un procédé d'extraction et de raffinage des composants de la farine de pois qui soit simple, efficace et qui mette en oeuvre une unité industrielle préexistante (voir paragraphes [0002], [0074], [0076], [0077] du brevet en litige).

5.3 Solution

La solution proposée par le brevet en litige réside dans la revendication 1, dont l'objet se différencie de D4a par

- l'utilisation d'une unité industrielle féculière de traitement de la pomme de terre;

- le procédé d'extraction et de raffinage spécifiquement défini aux alinéas a) à c).

5.4 Succès de la solution - problème effectivement résolu

La chambre estime que les exemples 1 et 2 du brevet démontrent que le problème défini ci-dessus a effectivement été résolu, au moins pour la mise en oeuvre d'hydrocyclones et/ou de décanteurs centrifuges. En l'absence de toute preuve du contraire, ces exemples rendent également plausible la résolution de ce problème sur toute l'étendue de la revendication 1 de la requête principale. Le problème résolu est donc effectivement le problème identifié au paragraphe 5.2 ci-dessus.

5.5 Évidence de la solution

5.5.1 Le procédé mis en oeuvre dans D4a nécessite obligatoirement l'élimination des fibres internes du pois avant d'entreprendre l'extraction et le raffinage (cf. Fig. 5, page 52; Fig. 6, page 54; description de l'unité pilote aux paragraphes 4.1.3.1 et 4.1.3.2). D4a, ni aucun des autres documents cités dans la procédure, ne propose de procédé qui permettrait de s'affranchir de l'élimination des fibres internes du pois avant d'effectuer la séparation des composants de la farine du pois tel que défini dans la revendication 1 de la requête principale.

D4a ne divulgue par ailleurs pas d'unité industrielle féculière de traitement de la pomme de terre et donc a fortiori pas d'équipement effectivement mis en oeuvre dans une telle usine, en particulier pas d'hydrocyclone, de décanteur centrifuge et/ou de tamis selon la revendication 1 de la requête principale.

5.5.2 D4a aborde au paragraphe 4.1.5 la question de la rentabilité de l'usine pilote décrite auparavant dans ce même document. Il ressort de cette analyse des coûts que la seule hypothèse envisagée était celle de la construction d'une nouvelle usine (voir en particulier page 75). Il est de plus précisé au point 3 des conclusions de cette étude (page 144) qu'une usine pilote de Bavière a du être définitivement fermée suite à des difficultés financières. Ainsi, bien que confrontés à des problèmes d'ordres économiques, les auteurs de D4a n'ont cependant à aucun moment envisagé d'utiliser pour le traitement des pois une unité industrielle préexistante conçue pour un autre produit, ce qui aurait pourtant pu permettre de réduire les coûts (terrains, équipements, valorisation de l'équipement déjà conçu). Ces faits confirment donc indirectement l'analyse précédente conduisant à la non évidence de l'objet revendiqué.

5.5.3 Il n'était donc pas évident de résoudre le problème défini ci-dessus en modifiant l'enseignement de D4a selon la revendication 1 de la requête principale. L'objet de la revendication 1 est par conséquent inventif.

5.5.4 Les revendications 2 à 12, qui dépendent de la revendication 1, remplissent donc également les exigences de l'Art. 56 CBE.

6. La requête principale de la requérante (titulaire) étant nouvelle et inventive, les requêtes subsidiaires 1-2 sont sans objet.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

7. La décision attaquée est annulée.

8. L'affaire est renvoyée devant l'instance du premier degré avec pour mission de maintenir le brevet sur la base de la requête principale (revendications 1 à 12) soumise lors de la procédure orale du 29 mars 2011, après adaptation de la description.