T 2290/08 (Composition pour la teinture d'oxydation/L'OREAL) of 26.7.2011

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant I (opposant 1) et le requérant II (propriétaire du brevet) ont chacun introduit un recours respectivement le 6 décembre 2008 et le 19 janvier 2009 contre la décision intermédiaire de la division d'opposition selon laquelle le brevet européen nº 1 274 390 ne pouvait être maintenu que sur une forme amendée basée sur le jeu de 31 revendications soumis le 4 septembre 2008 comme requête subsidiaire nº1.

La revendication 1 du brevet tel que délivré s'énonçait comme suit:

"1. Composition pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques, en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, comprenant, dans un milieu approprié pour la teinture,

(a) à titre de coupleur, au moins un dérivé de 3,5-diamino-pyridine de formule (I) suivante:

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

dans laquelle:

- R1 et R2, identiques ou différents, représentent un radical alkyle en C1-C4, monohydroxyalkyle en Cl-C4, ou polyhydroxyalkyle en C2-C4,

- R3 représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C1-C4, monohydroxyalkyle en Cl-C4 ou polyhydroxyalkyle en C2-C4

ou l'un de ses sels d'addition avec un acide;

et,

au moins un précurseur de coloration d'oxydation,

caractérisée par le fait qu'elle comprend en outre au moins un polymère cationique ou amphotère choisi dans le groupe formé par:

(i) les homopolymères et les copolymères d'halogénure de méthacryloyloxyéthyltriméthylammonium;

(ii) les polyammonium quaternaire comportant des motifs récurrents de formules (I) ou (II) suivantes :

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

dans laquelle p désigne un nombre entier variant de 1 à 6 environ, D peut être nul ou peut représenter un groupement -(CH2)r-CO- dans lequel r désigne un nombre égal à 4 ou à 7, X**(-) est un anion ;

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

dans laquelle R1, R2, R3 et R4, identiques ou différents, désignent un radical alkyle ou hydroxyalkyle ayant de 1 à 4 atomes de carbone environ, n et s sont des nombres entiers variant de 2 à 20 et X**(-) est un anion;

(iii) les copolymères de vinylpyrrolidone à motifs cationiques;

(iv) les silicones aminées;

(v) les homopolymères d'halogénure de diméthyldiallylammonium et les copolymères d'halogénure de diméthyldiallylammonium et d'acrylamide;

(vi) les copolymères d'halogénure de diméthyldiallylammonium et d'acide acrylique;

(vii) les copolymères d'acide (méth)acrylique, ou d'acide maléique, ou d'acide alpha-chloracrylique et de dialkylaminoalkyl(méth)acrylate ou de dialkylaminoalkyl (méth)acrylamide;

(viii) le copolymère acrylate de sodium et de chlorure d'acrylamidopropyltriméthylammonium;

(ix) l'Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer;

(x) les polymères comportant des motifs zwittérioniques de formule (III) suivante :

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

dans laquelle R9 désigne un groupement acrylate, méthacrylate, acrylamide ou méthacrylamide, y et z représentent un nombre entier de t à 3, R5 et R6 représentent un atome d'hydrogène, méthyle, éthyle ou propyle, R7 et R8 représentent un atome d'hydrogène ou un radical alkyle de telle façon que la somme des atomes de carbone dans R7 et R8 ne dépasse pas 10;

(xii) Les polymères répondant à la formule générale (VII):

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

dans laquelle R18 représente un atome d'hydrogène, un radical CH30, CH3CH2O, phényle, R14 désigne l'hydrogène ou un radical alkyle (C1-C6), R15 désigne l'hydrogène ou un radical alkyle (C1-C6), R16 désigne un radical alkyle (Cl-C6), ou un radical répondant à la formule: -R17-N(R15)2, R17 représentant un groupement -CH2-CH2-,-CH2-CH2-CH2-, -CH2-CH(CH3)-, et R15 ayant les significations mentionnées ci-dessus;

(xiii) les copolymères alkyl (C1-C5) vinyléther/anhydride maléique modifié partiellement par semiamidification avec une N,N-dialkylaminoalkylamine ou par semiestérification avec une N,N-dialcanolamine."

La revendication 1 de la requête subsidiaire maintenue par la division d'opposition diffère de la revendication 1 du brevet tel que délivré uniquement par la restriction de la définition du polymère cationique ou amphotère aux alternatives (ii), (iv), (v) et (vi).

II. Une opposition avait été formée par le requérant I ainsi que par l'intimé (opposant 2) en vue d'obtenir la révocation du brevet en sa totalité pour manque de nouveauté et absence d'activité inventive (Article 100 (a) CBE).

La division d'opposition a considéré que l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré était nouveau. Les essais comparatifs du 6 août 2008 soumis par le propriétaire du brevet montraient que la sélectivité de la coloration obtenue avec une composition tinctoriale comprenant le polymère "Jaguar C13S" était meilleure que celle observée avec une composition sans polymère cationique ou amphotère. Cependant, comme le polymère "Jaguar C13S" était un polymère cationique et que les polymères prévus par la revendication 1 pouvaient avoir des structures très différentes, il n'était pas crédible que l'amélioration de l'homogénéité de la coloration observée avec le polymère "Jaguar C13S" puisse être extrapolée à l'ensemble des polymères cationiques ou amphotères selon la revendication 1. Toutes les compositions revendiquées ne représentaient donc pas une solution inventive et par conséquent l'objet de la revendication 1 telle que délivrée n'impliquait pas d'activité inventive.

En ce qui concerne la requête subsidiaire 1, il avait été montré dans les tests comparatifs du 6 août 2008 qu'une amélioration de l'homogénéité de la coloration était liée à la présence d'un représentant des polymères cationiques des groupes (ii), (iv), (v) et (vi). L'amélioration était extrapolable à toute la portée de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 car restreinte aux polymères cationiques des groupes (ii), (iv), (v) et (vi). Les essais comparatifs de l'opposant 1 déposés avec une lettre datée du 28 juin 2008 indiquaient qu'il était possible d'obtenir des teintures non homogènes avec un polymère cationique ou amphotère, sans toutefois démontrer que des compositions selon la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 ne permettaient pas de résoudre le problème de l'homogénéité de la coloration.

La division d'opposition en a conclu que l'objet des revendications de la requête subsidiaire 1 impliquait une activité inventive.

III. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant I a contesté la décision de la division d'opposition, entre autres, la conclusion erronée que ses essais comparatifs déposés avec la lettre datée du 28 juin 2008 ne montraient pas que la prétendue amélioration de la sélectivité de la coloration n'était pas obtenue pour toutes les compositions objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 maintenue par la division d'opposition. De surcroit, le requérant I a développé une nouvelle ligne d'argumentation en partant d'un nouveau document comme représentant l'état de la technique le plus proche de l'invention pour fonder un manque d'activité inventive.

IV. Dans son mémoire expliquant les motifs du recours, le requérant II a argumenté, entre autres, que ses essais comparatifs déposés durant la procédure d'examen et d'opposition et comparant plusieurs polymères cationiques ou amphotères démontraient suffisamment l'amélioration de l'homogénéité de la coloration obtenue et donc la présence d'une activité inventive pour l'ensemble des compositions objet de la revendication 1 telle que délivrée. En addition le requérant II a déposé deux jeux de revendications en tant que requêtes subsidiaires 1 et 2.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 différait de la revendication 1 telle que délivrée uniquement en ce que le polymère cationique ou amphotère était restreint aux alternatives (i), (ii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii) et (ix).

La revendication 1 de la requête subsidiaire 2 différait de la revendication telle que délivrée uniquement en ce que le polymère cationique ou amphotère était restreint aux alternatives (ii), (iv), (v) et (vi). La requête subsidiaire 2 était donc identique à la requête subsidiaire maintenue par la division d'opposition.

V. Par lettres recommandées datées du 6 avril 2009, le greffier de la Chambre de recours a envoyé une copie des mémoires de recours des requérants I et II à chacune des autres parties en les invitant à y répondre dans un délai de 4 mois. Aucune réponse n'a été reçue dans le délai imparti.

VI. Avec une lettre datée du 27 janvier 2011, les parties ont été citées à comparaitre à une procédure orale fixée au 26 juillet 2011.

VII. Le 27 mai 2011, le requérant II a déposé une nouvelle requête subsidiaire 3 dont la revendication 1 différait de la revendication 1 telle que délivrée en ce que le polymère cationique ou amphotère était restreint aux deux seules alternatives (ii) et (v).

VIII. Lors de la procédure orale devant la Chambre le requérant II a retiré sa requête principale ainsi que ses requêtes subsidiaires 1 et 2 et a défendu son brevet sur la base de sa requête subsidiaire 3 devenue requête principale et sur la base d'une nouvelle requête subsidiaire 1 déposée lors de ladite procédure orale.

La revendication 1 de la nouvelle requête subsidiaire 1 se différencie de la nouvelle requête principale (ancienne requête subsidiaire 3) uniquement par la suppression de "ou amphotère" dans l'expression "polymère cationique ou amphotère".

IX. Le requérant I a contesté la recevabilité dans la procédure de la nouvelle requête principale, anciennement requête subsidiaire 3. Cette nouvelle requête tardive ne lui avait été communiquée par l'OEB que six semaines avant la procédure orale devant la Chambre. En outre la revendication 1 était entachée d'un problème de clarté puisque les groupes (ii) et (v) n'incluaient aucun polymère amphotère alors que la revendication prévoyait qu'au moins un polymère cationique ou amphotère devait être choisi dans ces groupes. D'autre part, le dépôt tardif de cette requête n'était provoqué ni par un nouvel argument, ni par un nouveau fait opposé au brevet. Comme l'objection d'absence d'activité soulevée par le requérant I était fondée principalement sur des essais comparatifs tendant à démontrer que les compositions revendiquées n'offraient aucun avantage, de nouveaux essais comparatifs devaient être réalisés au vu des restrictions opérées dans la nouvelle requête principale. Ceci était cependant impossible puisque seules six semaines séparaient le dépôt de la nouvelle requête principale de la tenue de la procédure orale devant la Chambre. L'admission de cette requête tardive le priverait donc d'une procédure équitable. Pour les mêmes raisons, la requête subsidiaire 1 déposée lors de la procédure orale devant la Chambre devait également être écartée.

X. Selon le requérant II, le dépôt de la nouvelle requête principale avait été provoqué par l'argument soulevé pour la première fois dans le mémoire de recours du requérant I, à savoir qu'un nouveau document pouvait constituer l'art antérieur le plus proche de l'invention. L'objet de la nouvelle requête principale résultait simplement de suppressions d'alternatives par rapport aux requêtes préalablement déposées. En particulier, la requête subsidiaire 2, qui avait été déposée avec le mémoire de recours, puis abandonnée lors de la procédure orale devant la Chambre, déjà ne comprenait plus que quatre groupes de polymères cationiques. Par conséquent, la limitation ultérieure à seulement deux de ces quatre groupes ne pouvait pas être surprenante. En outre, six semaines suffisaient au requérant II pour produire de nouveaux essais comparatifs axés sur les deux groupes de polymères cationiques encore revendiqués. La requête principale, ainsi que la requête subsidiaire 1 qui avait le même objet, devaient donc être admises dans la procédure.

XI. L'intimé n'a pas présenté d'argument et de requête.

XII. Le requérant I a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

Le requérant II a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sur la base de la requête principale (produite comme requête subsidiaire 3 avec la lettre du 27 mai 2011) ou sur la base de la requête subsidiaire 1 déposée pendant la procédure orale devant la Chambre.

XIII. La Chambre a rendu sa décision à la fin de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Les recours sont recevables.

Requête principale: recevabilité

2. Selon le Règlement de Procédure des Chambres de Recours (RPCR) la procédure de recours se fonde lorsqu'il y a plusieurs parties sur le mémoire exposant les motifs de recours et la réponse à ce dernier qui doit être produite dans un délai de quatre mois à compter de leur notification. Le mémoire de recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par les parties (Article 12 (1) et (2) RPCR). L'admission et l'examen de toute modification présentée par une partie après que celle-ci a déposé son mémoire de recours ou sa réponse sont laissés à l'appréciation de la Chambre. La Chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure (Article 13 (1) RPCR). Ce dernier principe s'applique tout particulièrement à la période postérieure à la convocation à la procédure orale puisque les modifications demandées après que cette date a été fixée ne sont pas admises si elles soulèvent des questions que la Chambre et/ou les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans renvoi de la procédure orale (Article 13 (3) RPCR).

Ces dispositions codifient la jurisprudence constante des Chambres de Recours en matière de recevabilité de requêtes tardives. En effet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire et donc d'appréciation laissé à la chambre d'admettre ou de rejeter des requêtes non présentées en temps utile, les critères établis par la jurisprudence imposent entre autres que le dépôt de telles requêtes ne constitue pas un abus processuel tactique et que les revendications modifiées selon ces requêtes n'engendrent pas une situation si nouvelle qu'il ne puisse raisonnablement être présumé que l'autre partie l'ait pue prendre en considération sans que la procédure soit rallongée de façon indue (voir décisions T 153/85 JO OEB 1988, 1; T 951/91 JO OEB 1995, 202).

3. Dans le cas d'espèce le mémoire expliquant les motifs de recours du requérant II est accompagné de deux jeux de revendications à titre de requêtes subsidiaires 1 et 2. Ces requêtes et la requête principale (maintien du brevet tel que délivré) sont toutefois devenues sans objet du fait de leur retrait au début de la procédure orale devant la Chambre. La requête subsidiaire 3 déposée le 27 mai 2011, c'est-à-dire environ vingt mois après l'expiration du délai de réponse au mémoire exposant les motifs du recours du requérant I, quatre mois après la citation à la procédure orale et seulement deux mois avant la date de la procédure orale, est devenue la nouvelle requête principale lors de la procédure orale devant la Chambre.

Il est donc incontestable que cette requête n'a pas été présentée en temps utile, à savoir dans le délai imparti pour répondre au mémoire de recours du requérant I (Article 12 (1)(b) RPCR). Elle est par conséquent tardive, étant même présentée après la citation des parties à la procédure orale devant la Chambre. L'admission de cette requête dans la procédure relève donc du pouvoir décisionnaire de la Chambre (Article 13 (3) RPCR).

Il convient donc de déterminer si les modifications entreprises par le requérant I soulèvent des questions que les autres parties, plus particulièrement le requérant II, ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.

4. Il apparaît dans le cas d'espèce que les parties fondent leurs arguments quant à la présence ou l'absence d'activité inventive principalement sur des essais comparatifs. En effet, le requérant II a fourni des essais comparatifs visant à montrer que la présence d'un polymère cationique particulier dans une composition selon la revendication 1 avait un effet bénéfique sur la sélectivité alors que le requérant I a déposé d'autres essais comparatifs visant à montrer que l'effet n'était pas présent dans toute la portée de la revendication. La Chambre observe de plus que les essais comparatifs du requérant I mettaient en oeuvre des compositions comprenant des polymères cationiques de formule (iii), (iv) et (vi) (voir essais comparatifs déposés avec la lettre datée du 28 juin 2008). Les arguments basés sur ces essais comparatifs étaient donc valables pour toutes les requêtes déposées avec le mémoire de recours du requérant II, puisque les compositions de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 2, à savoir la plus restreinte, comprenaient toujours les polymères cationiques de formule (iv) et (vi).

5. Deux mois avant la date fixée pour la procédure orale, le requérant II a déposé une nouvelle requête, devenue requête principale au début de la procédure orale devant la Chambre, ne comprenant plus que les polymères des groupes (ii) et (v) et excluant ainsi ceux des groupes (iv) et (vi) qui faisait l'objet des contre-essais du requérant I. La restriction de la revendication 1 à ces deux seules classes de polymères cationiques a eu pour effet de rendre caduques les essais comparatifs sur lesquels le requérant I se fondait pour démontrer l'absence du prétendu effet sur l'ensemble des compositions revendiquées. Il était de ce fait confronté peu de temps avant la date de la procédure orale à une situation factuelle nouvelle puisqu'il ne pouvait plus s'appuyer sur ses essais comparatifs pour démontrer que le problème de l'amélioration de la sélectivité n'était pas résolu pour l'ensemble des compositions revendiquées et que l'objet de la revendication 1 n'impliquait donc pas d'activité inventive. En effet, pour poursuivre sa ligne d'argumentation il aurait dû concevoir et mettre en oeuvre de nouveaux essais comparatifs tendant à montrer que les compositions comprenant un polymère cationique selon les alternatives (ii) ou (v) restantes n'avaient elles non plus l'effet prétendu sur la sélectivité de la coloration, ce qui, à moins de deux mois avant la procédure orale, le plaçait dans une situation délicate et aurait nécessité un report de la procédure orale pour donner au requérant I la possibilité d'effectuer les essais comparatifs rendus nécessaires par le dépôt tardif de la nouvelle requête principale.

La Chambre, constatant par ailleurs qu'aucun fait ou argument nouveau n'a justifié le dépôt d'une nouvelle requête après la citation à la procédure orale, décide donc de ne pas admettre la requête principale dans la procédure de recours en accord avec l'Article 13(3) RPCR.

6. Selon le requérant II, la requête principale constituait une réponse à la nouvelle ligne d'argumentation du requérant I selon laquelle un nouveau document pourrait représenter l'art antérieur le plus proche.

Cependant, ladite nouvelle ligne d'argumentation a déjà été produite par le requérant I dans les motifs du mémoire de recours daté du 5 mars 2009 et ne peut donc justifier le dépôt d'une nouvelle requête le 27 mai 2011. La Chambre observe par ailleurs que le requérant II bien qu'y étant invité, n'a déposé aucune réponse au mémoire de recours du requérant I (voir point V, ci-dessus). Par conséquent, cet argument du requérant II doit donc être rejeté.

7. Selon le requérant II, le requérant I ne pouvait pas être surpris par les nouvelles restrictions concernant les alternatives de polymères cationiques puisque la requête subsidiaire 2 déposée avec les motifs du mémoire de recours avait déjà été restreinte à seulement quatre alternatives de polymères cationiques.

La Chambre ne partage pas ce point de vue. Il est vrai que la revendication 1 du brevet délivré, qui était l'objet de la requête principale jusqu'à la procédure orale devant la Chambre comprenait douze d'alternatives concernant les polymères cationiques ou amphotères, alors que l'ancienne requête subsidiaire 2, la plus restreinte, en comprenait encore quatre. Cependant, le requérant I, après l'expiration du délai de réponse au mémoire de recours, pouvait légitimement s'attendre à ce que la requête subsidiaire 2 alors pendante constituait l'ultime limitation envisagée par le requérant II et que ses essais comparatifs suffisaient à fonder son argumentation de manque d'activité inventive.

8. Selon le requérant II, six semaines suffisaient pour produire de nouveaux essais comparatifs. Ainsi le requérant I aurait encore pu réaliser ces essais avant la procédure orale devant la Chambre. Le requérant I quant à lui a réfuté cet argument en avançant que la réalisation d'essais comparatifs nécessitaient bien plus que six semaines.

La Chambre sans pouvoir se prononcer sur le délai exact nécessaire à la réalisation d'essais comparatifs note cependant qu'il ne peut être exigé du requérant I qu'il réalise des essais comparatifs nécessitant, entres autres, la préparation de plusieurs compositions cosmétiques, leur mise en oeuvre dans des tests de coloration et l'évaluation des résultats obtenus dans le court laps de temps que lui impose le requérant II par le dépôt tardif d'un nouveau jeu de revendications.

Par conséquent, l'admission de la nouvelle requête principale déposés à un stade tardif de la procédure aurait eu comme conséquence, en vue de garantir le droit du requérant I à être entendu en lui permettant notamment de fournir des essais comparatifs, l'ajournement de la procédure orale devant la Chambre, ce que l'Article 13(3) RPCR tend à interdire.

Cet argument du requérant II ne peut donc convaincre la Chambre.

9. Requête subsidiaire 1: recevabilité

La revendication 1 de cette requête déposée lors de la procédure orale devant la Chambre a le même objet que celui de la requête principale. En effet, seule l'expression "ou amphotère", devenue inutile du fait de la restriction aux groupes (ii) et (v) concernant uniquement des polymères cationiques, a été supprimée de la définition des polymères en vue de répondre à une objection de manque de clarté du requérant I.

La recevabilité de cette requête reste donc liée à celle de la requête principale. Par conséquent pour les raisons énoncées aux points 5 à 8, la requête subsidiaire 1 suit le sort de la requête principale et est rejetée comme irrecevable.

10. Aux termes de l'article 113 (2) CBE, les instances de l'OEB n'examinent et ne prennent de décision sur un brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le propriétaire du brevet. Dans le cas d'espèce, le requérant II, propriétaire du brevet litigieux, n'a proposé ou accepté aucun autre texte que celui du brevet dans les versions soumises comme requête principale et subsidiaire 1. Ces requêtes n'étant cependant pas admises dans la procédure devant la Chambre pour les raisons données aux points 5 à 9 ci-dessus, le brevet litigieux doit être révoqué puisqu'il n'existe pas de texte au sens de l'Article 113(2) CBE sur la base duquel un brevet pourrait être maintenu.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. Le brevet est révoqué.