T 2028/08 () of 17.5.2011

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1377461 zu widerrufen, Beschwerde eingelegt.

II. Im Einspruchsverfahren war das gesamte Patent im Hinblick auf Artikel 100(a) EPÜ (mangelnde Neuheit, Artikel 54 EPÜ, und mangelnde erfinderische Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ), Artikel 100(b) EPÜ und Artikel 100(c) EPÜ angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung war in der angefochtenen Entscheidung der Auffassung, dass der Gegenstand des in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegten Anspruchs 1 des Hauptantrags die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ der Gegenstand des ebenfalls in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegten Anspruchs 1 des Hilfsantrags die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ nicht erfüllen.

III. Am 17. Mai 2011 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

IV. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 9, eingereicht als Hauptantrag am 22. Dezember 2008, oder auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 9, eingereicht als Hilfsantrag am 22. Dezember 2008 (Hilfsantrag I), oder auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 12 gemäß Hilfsantrag II, eingereicht als Hilfsantrag IV am 17. April 2011, oder auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag III, eingereicht in der mündlichen Verhandlung, hilfsweise die Sache zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

V. Im Beschwerdeverfahren wurde auf die Druckschrift E1 AT 407 165 B Bezug genommen.

VI. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur fälschungssicheren Markierung von Gegenständen, wie Scheckkarten, Banknoten, Verpackungen und dgl., wobei

a) auf einer elektromagnetische Wellen reflek­tieren­den ersten Schicht (1) eine für elektro­magne­tische Wellen durchlässige, inerte zweite Schicht (3) mit einer vorgegebenen Dicke aufge­bracht wird,

b) eine aus metallischen Clustern gebildete dritte Schicht (4) auf der zweiten Schicht (3) aufge­bracht wird und

c) die erste Schicht (1) der solchermaßen herge­stellten Markierung mit dem Gegenstand verbunden wird,

d) wobei eine vom Beobachtungswinkel abhängige Färbung der Markierung als fälschungssicherer Nachweis für die Echtheit der Markierung dient,

e) wobei die Markierung mit einer Einrichtung zur Bestimmung der optischen Eigenschaften der von der ersten Schicht (1) reflektierten elektro­magnetischen Wellen unter verschie­denen Beobach­tungs­winkeln identifiziert wird, und

f) wobei mit der Einrichtung zur Bestimmung der optischen Eigenschaften die Absorption gemessen wird."

VII. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag dadurch, dass das Merkmal d) des Anspruch 1 gemäß Hauptantrag entfällt und die anderweitig unveränderten Merkmale e) und f) des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I in d) und e) umbenannt sind.

VIII. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur fälschungssicheren Markierung von Gegenständen, wie Scheckkarten, Banknoten, Verpackungen und dgl., wobei

a) auf einer elektromagnetische Wellen reflek­tieren­den ersten Schicht (1) eine für elektro­magne­tische Wellen durchlässige, inerte zweite Schicht (3) mit einer vorgegebenen Dicke aufge­bracht wird,

b) eine aus metallischen Clustern gebildete dritte Schicht (4) auf der zweiten Schicht (3) aufge­bracht wird und

c) die erste Schicht (1) der solchermaßen herge­stellten Markierung mit dem Gegenstand verbunden wird,

d) wobei die zweite Schicht (3) strukturiert aufgebracht wird, so dass die zweite Schicht eine reliefartige Struktur hat, und

e) wobei auf der dritten Schicht (4) eine für elektromagnetische Wellen durchlässige, inerte vierte Schicht (5) aufgebracht wird."

IX. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag III unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II durch folgenden Zusatz am Ende des Merkmals a):

"wobei die zweite (3) Schicht aus Polymer, insbesondere Polycarbonat (PC), Polyethylene (PE), Polypropylen (PP), Polyurethan (PU), Polyimid (PI), Polystyrol (PS) oder Polymethacrylat (PMA) hergestellt wird,".

X. Der unabhängige Anspruch 6 gemäß dem Hilfsantrag III lautet wie folgt:

"6. Fälschungssichere Markierung für Gegenstände, wie Scheckkarten, Banknoten und dgl.,

wobei auf einer mit dem Gegenstand verbundenen, elektromagnetische Wellen reflektierende ersten Schicht (1) eine für elektromagnetische Wellen durchlässige, inerte zweite Schicht (3) mit einer vorgegebenen Dicke aufgebracht ist,

wobei die zweite (3) Schicht aus Polymer, insbesondere Polycarbonat (PC), Polyethylene (PE), Polypropylen (PP), Polyurethan (PU), Polyimid (PI), Polystyrol (PS) oder Polymethacrylat (PMA) hergestellt wird,

wobei eine aus metallischen Clustern gebildete dritte Schicht (4) auf der zweiten Schicht (3) aufgebracht ist,

wobei die zweite Schicht (3) eine reliefartige Struktur aufweist, und

wobei eine die dritte Schicht (4) überdeckende, für elektromagnetische Wellen durchlässige inerte vierte Schicht (5) vorgesehen ist."

XI. Die Beschwerdeführerin hat im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag und HilfsantragI

Die eingebrachten und auf die Identifizierung der fälschungssicheren Markierung bezogenen Verfahrens­schritte e) und f) (Hauptantrag) bzw. d) und e) (Hilfsantrag I) des jeweiligen Anspruchs 1 werden zwingend vom Fachmann als Schritte einer sich an die Herstellung anschließenden Qualitäts­kon­trolle verstanden. Ein Verfahrens­anspruch, der sowohl die Herstellung als auch eine im Gebrauch des markierten Gegenstandes statt­findende Prüfung beinhaltet, sei unsinnig. Zu der Prüfung des markierten Gegenstandes bei einem späteren Gebrauch gäbe es in der Beschreibung auch keine Hinweise. Stattdessen sei eine Qualitäts­prüfung bei der Herstellung von Scheckkarten oder Banknoten absolut erforderlich, einerseits weil die Herstellung derartiger Markierungen prozessbedingten Schwankungen unterliege und, andererseits, es auszuschließen gelte, dass ungültige Scheckkarten oder Banknoten (d.h. mit fehlerhafter Markierung) in den Verkehr gebracht würden.

Diese jeweils im Anspruch 1 gemäß Hauptantrag bzw. Hilfsantrag I eingebrachten Änderungen seien somit klar.

Hilfsantrag II

Hilfsantrag II sei fristgerecht in Reaktion auf den Ladungsbescheid der Kammer vorgelegt worden. In der Sache könne eine gemäß der Druck­schrift E1 im Eloxal­verfahren hergestellte Schicht nicht als eine Schicht mit einer reliefartigen Struktur angesehen werden. Der Gegenstand der Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II sei somit auch gegen­über der Druckschrift E1 abgegrenzt. Daher sei der Hilfsantrag II zuzulassen.

Hilfsantrag III

Hilfsantrag III sei in Reaktion auf die Nicht-Zulassung des Hilfsantrags II, die sich erst während der mündlichen Verhandlung ergeben habe, vorgelegt worden. Das weitere aus dem erteilten Anspruch 9 des Streitpatents stammende Merkmal einer aus Polymer bestehenden zweiten Schicht sei der Druck­schrift E1 nicht zu entnehmen. Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 6 gemäß Hilfsantrag III sei somit gegenüber der Druck­schrift E1 weiter abge­grenzt. Hilfs­antrag III sei somit zuzulassen.

XII. Die Beschwerdegegnerin hat im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag und Hilfsantrag I

Im jeweiligen Anspruch 1 gemäß Hauptantrag bzw. Hilfsantrag I seien unterschiedliche Verfahrensschritte vermischt: Einerseits vom Hersteller der Markierungen auszuführende Herstellungs­schritte a) bis c) eines Verfahrens zum Markieren von Gegenständen und andererseits von einem anderen Personenkreis zu einem beliebigen Zeitpunkt nach der Herstellung der Markierung auszuführende Schritte e) und f) (Hauptantrag), bzw. d) und e) (Hilfsantrag I) der Ver­wendung bzw. der Identifi­zie­rung der fertig­gestell­ten Markierung und damit der indirekten Überprüfung der Echtheit des damit versehenen Gegenstands.

Absatz [0015] des Streitpatents (veröffentlichte Fassung) erläutere die Identifizierung der Markierung nach den Merkmalen e) und f) (Hauptantrag) bzw. d) und e) (Hilfsantrag I) und schließe mit der Bemerkung, dass eine solche Bestimmung der optischen Eigenschaften eine hohe Fälschungssicherheit ermögliche. Insbesondere dieser Verweis auf die erreichbare hohe Fälschungs­sicherheit belege, dass es bei der Bestimmung der optischen Eigenschaften in den Verfahrens­schrit­ten e) und f) (Hauptantrag) bzw. d) und e) (Hilfs­antrag) um die Unterscheidung von echten und gefälschten Markierungen gehe und nicht um die Prüfung einer fehlerfreien Herstellung. Eine derartige Qualitäts­kontrolle sei zudem im Streitpatent nirgends erwähnt.

Durch diese eingebrachten Änderungen sei der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag bzw. Hilfsantrag I unklar.

Hilfsantrag II

Hilfsantrag II sei verspätet vorgebracht und Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II sei offen­sichtlich nicht neu gegenüber der Offenbarung der bereits aus dem Ein­spruchs­ver­fahren bekannten Druckschrift E1. Hilfsantrag II sei somit nicht zuzulassen.

Hilfsantrag III

Das zusätzliche Merkmal bezüglich der Materialien der zweiten Schicht betreffe ein bislang nicht ange­sproche­nes technisches Problem und das entsprechende Merkmal sei bislang nie Gegenstand des Verfahrens gewesen. Somit liege keine Konvergierung auf eine Lösung vor. Aus Gründen der Rechtssicherheit, der Verfahrens­ökonomie sowie der Vermeidung einer Verlängerung des Verfahrens sei der Hilfsantrag III ebenfalls nicht zuzulassen.

Entscheidungsgründe

1. Klarheit der Änderungen (Hauptantrag und Hilfsantrag I)

Die sich bereits im erteilten Anspruch 1 befindlichen Verfahrensschritte a) bis c) des jeweiligen Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag bzw. Hilfsantrag I beziehen sich auf die Herstellung der Markierung.

Die im Anspruch 1 (Hauptantrag und Hilfsantrag I) hinzugefügten Verfahrensschritte e) und f) (Hauptantrag) bzw. d) und e) (Hilfsantrag I) entsprechen den Merkmalen der erteilten Ansprüche 12 und 13 mit der Änderung, dass die Bestimmung der optischen Eigen­schaften nunmehr zwingend unter verschiedenen Beobach­tungswinkeln stattfindet. Somit ist der Gegen­stand des jeweiligen Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag bzw. Hilfsantrag I bezüglich dieser Änderungen gemäß Artikel 84 EPÜ auf Klarheit zu prüfen.

Die Schritte e) und f) (Hauptantrag) bzw. d) und e) (Hilfsantrag I) beziehen sich auf die Identi­fi­zierung der fälschungssicheren Markierung unter verschiedenen Beobach­tungswinkeln. Bei einer fälschungs­sicheren Markierung von Gegenständen wie Scheckkarten, Banknoten, Verpackungen und dgl. ist nicht auszu­schließen, dass es sich hierbei, dem impliziten Zweck einer derartigen Markierung entsprechend, um eine Prüfung handelt, die beim Gebrauch des markierten Gegenstandes (z.B. beim Bezahlen mit einer solchen Scheckkarte oder Banknote in einem Geschäft) stattfindet. Eine derartige Prüfung wird von der Beschreibung des Streitpatents auch nicht ausgeschlossen.

Somit stellt sich die Frage in welchem Bezug die Identi­fizierungs­schritte e) und f) (Hauptantrag) bzw. d) und e) (Hilfsantrag I) zu den Herstellungs­schrit­ten a) bis c) stehen.

Seitens der Beschwerdeführerin wurde argumentiert, dass ein Verfahrens­anspruch, der sowohl die Herstellung als auch eine im Gebrauch des markierten Gegenstandes stattfindende Prüfung beinhaltet, keinen Sinn ergebe. Eine spätere Echtheitsprüfung oder Identifizierung sei auch nur optional. Es sei daher für den Fachmann klar, dess es sich bei den Schritten e) und f) (Hauptantrag) bzw. d) und e) (Hilfsantrag I) nur um Verfahrens­schritte der Validierung bzw. der Qualitäts­kontrolle handeln könne, "die sich direkt an die Schritte (a) bis (c) zur Herstellung der Markierung anschließen, zu diesem Herstellungsverfahren gehören und mit Hilfe derer geprüft werden kann, ob die Markierung fehlerfrei hergestellt wurde. Solche Validierungs­prozesse oder Schritte zur Qualitätsprüfung sind bei der Herstellung von Scheckkarten oder Banknoten absolut erforderlich, um mit 100% Sicherheit auszuschließen, dass ungültige Scheckkarten oder Banknoten (d.h. mit fehlerhafter Markierung) in den Verkehr gebracht werden" (Schreiben vom 17. April 2011, Seite 2, unten).

Der Argumentation bezüglich der Validierung bzw. der Qualitäts­kontrolle kann nicht gefolgt werden, weil es hierfür keinerlei Stütze in der Beschreibung des Streitpatents gibt. So gibt es weder zur Qualitäts­kontrolle noch zu dem Zeitpunkt der Identifizierung gemäß den Verfahrensschritten e) und f) (Hauptantrag) bzw. d) und e) (Hilfsantrag I) irgend welche Hinweise. Auch den Passagen in Spalte 3, Absatz [0015], Zeilen 21 bis 30, Spalte 6, Absätze [0036] und [0037], oder in den Figuren 5 und 6 ist kein derartiger Hinweis zu entnehmen. Vielmehr wird dort darauf verwiesen, dass durch die Messung der Absorption unter verschiedenen Beobachtungswinkeln die Markierung identifiziert und mit einer solchen Bestimmung der optischen Eigenschaften eine hohe Fälschungsicherheit ermöglicht wird (siehe Absatz [0015]) bzw. das Absorptionsmuster in Abhängigheit des Beobachtungs­winkels charakteristisch für die Echtheit der Markierung ist (siehe Absatz [0037]).

Dies sind nach Auffassung der Kammer eher Hinweise auf eine Prüfung der Markierung auf deren Echtheit bzw. eine Identifizierung der Markierung und weniger ein Hinweis auf eine Fertigungs- oder Qualitätskontrolle. Schließlich betrifft das Streitpatent fälschungssichere Markierungen, und in diesem Zusammenhang ist es üblich, dass solche Markierungen, wenn sie zur Anwendung kommen, auf ihre Echtheit geprüft werden.

Es bleibt daher angesichts dieser unterschiedlichen Auslegungen unklar, in welchem Bezug die Identi­fi­zie­rungs­schritte e) und f) (Hauptantrag) bzw. d) und e) (Hilfsantrag I) zu den Herstellungs­schrit­ten a) bis c) stehen. Somit sind Anspruch 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag I in der vorliegenden gegenüber der erteilten Fassung geänderten Form unklar.

Anspruch 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag I erfüllt somit nicht die Klarheitsanforderungen des Artikels 84 EPÜ.

2. Zulässigkeit des Hilfsantrags II

Nach Artikel 12(2) VOBK muss die Beschwerdebegründung den vollständigen Sachvortrag enthalten. Der Hilfs- antrag II wurde erst vier Wochen vor der Verhandlung und damit verspätet eingereicht.

Nach Artikel 13 VOBK liegt es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens zuzulassen und zu berücksichtigen, wobei bei der Ausübung des Ermessens unter anderem die Umstände, ob das späte Vorbringen begründet und für die Lösung bestehender Probleme zielführend ist, berücksichtigt werden.

Als Begründung für das verspätete Vorbringen hat die Beschwerdeführerin auf eine Indizwirkung durch den Ladungsbescheid verwiesen, dass bestehende Anträge wegen mangelnder Klarheit nicht gewährbar sein könnten.

Nach Auffassung der Kammer kann dieser Grund nicht tragen. In der angefochtenen Entscheidung ist bereits die Nichtgewährbarkeit der damals geltenden und den vorliegenden entsprechenden Ansprüchen festgestellt worden. Die Beschwerdeführerin hat sich aber in ihrer Beschwerdebegründung im Wesentlichen auf die Diskussion der Gewährbarkeit dieser Ansprüche im Hinblick auf den Klarheitseinwand beschränkt und Rückfallmöglichkeiten nicht in Betracht gezogen. Diese Sachlage hat sich in der Frage der Klarheit der Ansprüche durch den Ladungsbescheid auch nicht verändert.

Ferner wurde die Beschwerdeführerin schon mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung darauf hingewiesen, dass die sich bereits im Einspruchs­verfahren befindliche Druckschrift E1 bezüglich der Neuheit des damals vorliegenden Anspruchs 1 zu beachten sei.

Wie im Ladungsbescheid zur mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer ebenfalls ausgeführt, offenbart die Druckschrift E1 einen Schichtaufbau (Seite 2, Zeilen 22 bis 31, Figur 1: "...1 = Metall (vorzugsweise Aluminium), 2 = Eloxalschicht (0-1000 nm), 3 = metallische oder metallisch-chromophore Partikel, .... Der Aufbau besteht aus einer Metallschicht auf einem Trägermaterial, einer inerten Abstandsschicht und einer Partikelschicht. ...") mit einer durch oberflächen­ver­stärkte Clusterabsorption bewirkten vom Beobachtungs­winkel abhängigen Färbung (Seite 2, Zeilen 5 bis 7; Seite 2, Zeilen 40 bis 44) unter anderem auch für die Verwendung "als Sicherheitsmerkmale bei Kreditkarten, Scheckkarten oder anderen im Geld und Personenverkehr wichtigen Zahlungs- und Identifizierungsmittel" (Druckschrift E1, Anspruch 17).

Die im Hilfantrag II zusätzlich aufgenommenen Merkmale (reliefartige Struktur, durchlässige vierte Schicht) sind jedoch aus der Druckschrift E1 bereits bekannte Merkmale (siehe unter anderem Ansprüche 6 und 7 der Druckschrift E1). Gemäß Anspruch 6 der Druckschrift E1 können nämlich "unter­schied­liche Eloxaldicken und damit unterschied­liche Resonanz­farben vorliegen". Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II unterscheidet sich somit ersichtlich nicht vom Stand der Technik.

Folglich ist Hilfs­antrag II nicht nur ohne tragende Begründung verspätet vorgebracht worden, sondern auch prima facie nicht gewährbar. Der Hilfsantrag II wird somit nicht in das Verfahren zugelassen (Artikel 13 VOBK, Artikel 114(2) EPÜ).

3. Hilfsantrag III

3.1 Zulässigkeit

Hilfsantrags III wurde zwar ebenfalls verspätet, aber infolge des erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Arguments der Vorwegnahme des Merkmals der reliefartigen Strukturen der zweiten Schicht im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II durch Anspruch 6 der Druck­schrift E1 vorgelegt.

Ferner stellt die Aufnahme des Merkmals bezüglich der polymeren Materialien der zweiten Schicht in den unabhängigen Ansprüchen 1 und 6 (Hilfsantrags III) eine weitere Einschränkung dieser Ansprüche und einen offen­sicht­lichen Unterschied zu der aus der Druck­schrift E1 bekannten Eloxalschicht dar.

Die Kammer hat daher in Ausübung ihres Ermessens diesen Antrag zugelassen.

3.2 Klarheit der Änderungen

Die in den Ansprüchen 1 und 6 gemäß Hilfsantrag III eingefügten Materialangaben ("wobei die zweite (3) Schicht aus Polymer, insbesondere Polycarbonat (PC), Polyethylene (PE), Polypropylen (PP), Polyurethan (PU), Polyimid (PI), Polystyrol (PS) oder Polymethacrylat (PMA) hergestellt wird,") sind im erteilten Verfahrens­anspruch 9 bzw. im erteilten Vorrichtungsanspruch 26 bereits enthalten. Das strukturierte Aufbringen der zweiten Schicht (3) sowie die vierte Schicht sind in den erteilten Verfahrensansprüchen 3 und 4 bzw. den erteilten Vorrichtungsansprüchen 20 und 21 ebenfalls bereits enthalten. Das einzige aus der Beschreibung der Anmeldung aufgenommene Merkmal der reliefartigen Struktur (der zweiten Schicht) ist auch klar (veröffentlichte Fassung, Seite 3, Zeilen 23 bis 25; Seite 7, Zeilen 30 und 31). Die im Anspruch 1 und 6 gemäß Hilfsantrag III gegenüber den erteilten Ansprüchen vorgenommenen Änderungen sind somit an sich klar.

Seitens der Beschwerdegegnerin wurde bemängelt, dass im Anspruch 6 der auf einen Verfahrensschritt verweisende Ausdruck "hergestellt wird" anstelle des auf ein Vorrichtungsmerkmal verweisenden Ausdrucks "hergestellt ist" verwendet wird. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Ungereimtheit bei der Formulierung, die an dem Verständnis der Sache, nämlich des verwendeten Materials, an sich nichts ändert. Ansonsten wurde seitens der Beschwerde­gegnerin bezüglich des Hilfs­antrags III keine weiteren Klarheitseinwände erhoben.

Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 6 gemäß Hilfs­antrag III sind somit klar und erfüllen die Klarheits­anforderungen des Artikels 84 EPÜ.

3.3 Zurückverweisung

Da sich die angefochtene Entscheidung lediglich mit der Frage der Klarheit beschäftigte, hält es die Kammer für angebracht, die Angelegenheit im Einklang mit Artikel 111(1) EPÜ zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen.