T 0415/08 () of 11.2.2011

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung das europäische Patent Nr. 1 381 706 zu widerrufen, Beschwerde eingelegt.

II. Anspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung hat folgenden Wortlaut (Betonung durch Fettdruck von der Kammer hinzugefügt):

"1. Verfahren zur Herstellung von endlosen Kunststoff-Hohlprofilen, insbesondere Rohren, wobei das Kunststoffrohr zuerst geglättet und anschließend ein Metall durch Verdampfen im Vakuum auf das Rohr als Metallschicht aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, daß auf das geglättete Rohr zuerst ein Flüssigpolymer und anschließend die sich mit dem Flüssigpolymer innig verbindende Metallschicht in einer zusammen gasdichten Schichtdicke aufgebracht werden."

III. In der vorliegenden Entscheidung wird die Anmeldung wie ursprünglich eingereicht mit der Bezeichnung wie aus dem Einspruchsverfahren geführt:

D17 = WO-A-02-077315

sowie aus dem Beschwerdeverfahren wird zitiert:

Annex 1 = Gegenüberstellung der vier alternativen Ausführungsformen gemäß erteiltem Anspruch 1 bzw. gemäß neuem Hauptantrag.

IV. Zwei Einsprüche gegen das Streitpatent waren unter Artikel 100 a) EPÜ, wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Einsprechende I und II), unter Artikel 100 b) EPÜ wegen unzureichender Offenbarung (Einsprechende II), sowie unter Artikel 100 c) EPÜ, weil es über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gehe (Einsprechende I und II), eingelegt worden.

Die Einspruchsabteilung entschied, dass die in den Ansprüchen des Hauptantrags, datiert vom 29. Oktober 2007, bzw. den Ansprüchen des Hilfsantrags, datiert vom 11. Oktober 2007, vorgenommenen Änderungen nach Artikel 123 (2) und (3) EPÜ nicht zulässig sind.

V. Mit Bescheid vom 14. Oktober 2010, als Anlage zur Ladung für die mündliche Verhandlung vor der Kammer, teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung im Hinblick auf die Ansprüche 1 und 2 in der erteilten Fassung gemäß dem Hauptantrag bzw. den Ansprüchen 1-2 des ersten bis fünften Hilfsantrags, alle wie mit der Beschwerdebegründung eingereicht, mit.

Dabei führte die Kammer unter anderem im Hinblick auf die Erfordernisse von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ aus, dass die in den Ansprüchen 1 aller vorliegenden Anträge enthaltenen Merkmale "das Flüssigpolymer mit der sich innig verbindenden Metallschicht eine zusammen gasdichte Schicht bilden …" bzw. "das geglättete Rohr", keine Basis in D17 haben und somit gegen die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ verstießen, so dass alle Anträge aus diesem Grund nicht gewährbar erschienen. Nach Ansicht der Kammer schien damit die unentrinnbare Falle der Artikel 123 (2) EPÜ und Artikel 123 (3) EPÜ vorzuliegen, da dieses Merkmal nicht durch das ursprünglich in Anspruch 1 der D17 offenbarte Merkmal ausgetauscht werden könne, ohne Artikel 123 (3) EPÜ zu verletzen.

VI. Mit Schreiben vom 10. Januar 2011 reichte die Beschwerdeführerin einen geänderten Hauptantrag sowie geänderte Hilfsanträge 1-5 zusammen mit zusätzlichen Beweismitteln (Annex 1 bis 11) und Argumenten, betreffend die Gewährbarkeit der vorgenommenen Änderungen sowie im Hinblick auf alle anderen im Bescheid der Kammer angeführten Beanstandungen, ein.

VII. Am 11. Februar 2011 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt. Zunächst erklärte die Beschwerdegegnerin I, dass die Zulässigkeit der Beschwerde nicht mehr bestritten werde. Anschließend wurde die Zulässigkeit der Änderungen in Anspruch 1 des Hauptantrags bzw. den Ansprüchen 1 der Hilfsanträge 1 bis 5 diskutiert. Im Anschluss an diese Diskussion ersetzte die Beschwerdeführerin den Hauptantrag vom 10. Januar 2011 durch einen neuen Hauptantrag, und erklärte, dass die im neuen Hauptantrag gemachten handschriftlichen Änderungen entsprechend für die mit Schriftsatz vom 10. Januar eingereichten Hilfsanträge 1 bis 5 gelten. Schließlich wurde die Zulässigkeit dieser Änderungen insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse von Artikel 123 (3) EPÜ diskutiert.

a) Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, auf der Basis des während der mündlichen Verhandlung als neuer Hauptantrag eingereichten Anspruchssatzes oder auf der Basis der mit Schriftsatz vom 10. Januar 2011 eingereichten Hilfsanträge 1 bis 5, insoweit mit der Maßgabe, dass die im neuen Hauptantrag vorgenommenen Änderungen entsprechend für die Hilfsanträge gelten.

b) Die Beschwerdegegnerinnen I und II (Einsprechende I und Einsprechende II) beantragten, die Beschwerde zurückzuweisen.

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet.

VIII. Anspruch 1 des neuen Hauptantrags lautet wie folgt (Änderungen gegenüber Anspruch 1 wie erteilt in Fettdruck; Betonung von der Kammer kursiv hinzugefügt):

"1. Verfahren zur Herstellung von endlosen Kunststoff-Hohlprofilen, insbesondere Rohren, wobei das Kunststoffrohr zuerst geglättet und anschließend ein Metall durch Verdampfen im Vakuum auf das Rohr als Metallschicht aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, daß bei dem Glätten die Oberfläche des Kunststoffrohrs durch Beflammung geglättet wird, auf das geglättete Rohr zuerst ein Flüssigpolymer und anschließend die sich mit dem Flüssigpolymer innig verbindende Metallschicht in einer zusammen gasdichten Schichtdicke aufgebracht werden, wobei die innig verbundene Metallschicht in einer gasdichten Schichtdicke aufgebracht wird."

IX. Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist mit jenem des Hauptantrags identisch.

X. Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von jenem des Hilfsantrags 1 durch das zwischen den Formulierungen "… zuerst ein Flüssigpolymer aufgebracht wird" bzw. "und anschließend die sich mit dem Flüssigpolymer innig …" eingefügte zusätzliche Merkmal

", danach in einer Trocknungsstrecke (21) die aufgetragene Polymerschicht getrocknet wird".

XI. Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich von jenem des Hilfsantrags 2 durch das am Ende hinzugefügte Merkmal "; wobei die Glättungsstrecke (22), die Trocknungsstrecke (21) und die Beschichtungsstrecke (2) zu einer Einheit zusammengefasst sind, so dass in dieser Einheit nur zwei Dichtungen vorgesehen sind."

XII. Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 unterscheidet sich von jenem des Hauptantrags durch das zwischen den Formulierungen "… zuerst ein Flüssigpolymer und anschließend" sowie "die sich mit dem Flüssigpolymer innig …" das Merkmal "in einer Beschichtungsstrecke (2)" eingefügt sowie am Ende des Anspruchs das Merkmal "; wobei sich im Inneren der Beschichtungsstrecke (2) Beflammungsschiffchen (231,232,233,234) befinden, die beweglich gelagert sind, so dass es ermöglicht ist, die Beflammungsschiffchen (231,232,233,234) bei der Beschichtung um das Rohr umlaufen zu lassen" hinzugefügt wurden.

XIII. Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 ist mit jenem des Hilfsantrags 4 identisch.

XIV. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Durch die Aufnahme der Merkmale in Anspruch 1 des neuen Hauptantrags betreffend die Glättung der Oberfläche des Kunststoffrohres "durch Beflammung" bzw. dass die "innig verbundene Metallschicht in einer gasdichten Schichtdicke aufgebracht wird" aus Anspruch 1 der D17 sind die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ erfüllt. Durch diese Änderung wird der Schutzbereich von Anspruch 1 des Hauptantrags auch nicht gegenüber jenem von Anspruch 1 in der erteilten Fassung erweitert.

Anspruch 1 in der erteilten Fassung umfasste vier Kombinationen aus Einzelschichtdicken der Schicht von Flüssigpolymer und der Metallschicht, die in Kombination zusammen Gasdichtheit gewährleisten. Dies kann gemäß Annex 1 durch eine ausreichend dicke Flüssigpolymerschicht und/oder durch eine ausreichend dicke Metallschicht erreicht werden. Die Graphik von Annex 1 zeigt, dass die unter den neuen Hauptantrag fallenden Ausführungsformen eine echte Teilmenge der unter den Anspruch 1 in der erteilten Fassung fallenden vier Ausführungsformen bildet. Denn die gemeinsame Gasdichtheit zweier Schichten A und B nach Anspruch 1 in der erteilten Fassung kann dadurch erzielt werden, dass entweder die Schicht A oder B allein gasdicht ist ("rote" und "blaue" Variante), dass erst beide Schichten A und B zusammen eine gasdichte Schicht ergeben ("grüne" Variante), oder dass beide Schichten für sich alleine genommen gasdicht sind ("gelbe" Variante).

Anspruch 1 wie erteilt wäre lediglich mit der Definition "… in einer nur zusammen gasdichten Schichtdicke" auf die "grüne" Variante beschränkt gewesen. Daher sind auch die Erfordernisse von Artikel 123 (3) EPÜ erfüllt, da mit der Auswahl, dass die Metallschicht (allein) gasdicht ist, eine von den vier Möglichkeiten ausgewählt wird. Im Übrigen werden nicht nur bestimmte Bereiche des Substrats (z.B. zur Verfüllung von Kratern) mit dem Flüssigpolymer beschichtet, sondern es wird eine komplette Schicht desselben durch Aufsprühen aufgebracht, auch wenn es nicht so beschrieben ist.

Diese Argumente gelten analog für die Ansprüche 1 der Hilfsanträge 1 bis 5.

XV. Die Beschwerdegegnerin I hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Der Schutzbereich entsprechend dem erteilten Anspruch 1 betrifft nur die "grüne" Alternative gemäß Annex 1. Die in Anspruch 1 des neuen Hauptantrags vorgenommene Änderung behebt das im Bescheid der Kammer diskutierte Problem unter Artikel 123 (3) EPÜ nicht, da nunmehr der Schutzbereich in jenen gemäß der "roten" Alternative geändert wird. Im Übrigen sollte diese weitere Änderung von Anspruch 1 des Hauptantrags gemäß Regel 80 EPÜ nicht zugelassen werden, da Artikel 123 (3) EPÜ nicht unter die in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe fällt.

Diese Beanstandung unter Artikel 123 (3) EPÜ gilt sinngemäß für die Ansprüche 1 der Hilfsanträge 1 bis 5, welche die identische Formulierung enthalten.

XVI. Die Beschwerdegegnerin II hat in der mündlichen Verhandlung im Wesentlichen weitere Beanstandungen im Hinblick auf Artikel 100 c) sowie Artikel 123 (2) EPÜ bzw. Artikel 84 EPÜ vorgetragen, die aber für die nachfolgende Entscheidung unerheblich sind. Die Alternativen gemäß Annex 1 gehen davon aus, dass eine homogene Zwischenschicht des Flüssigpolymers vorliegen würde. Gemäß Paragraph [0009] des Streitpatents wird aber das Flüssigpolymer lediglich dazu verwandt, die vorhandenen Krater zu verfüllen, was vom ursprünglichen Anspruch 1 gemäß der D17 bestätigt wird, da dieser nur eine gasdichte Metallschicht offenbart. Das Merkmal "zusammen gasdicht" des erteilten Anspruches hat daher keine Basis in der D17.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Änderungen (Artikel 84 und 123 (2) EPÜ)

Da die Kammer zum Schluss kam, dass der Schutzbereich der Ansprüche 1 aller vorliegenden sechs Anträge gegenüber Anspruch 1 des erteilten Patents erweitert wird, ist die Frage, ob die in diesen Ansprüchen 1 gemachten Änderungen nach Regel 80 EPÜ zulässig sind, bzw. die Erfordernisse von Artikel 84 und/oder 123 (2) EPÜ erfüllen, für die vorliegende Entscheidung unerheblich. Deshalb verzichtet die Kammer auf entsprechende Ausführungen.

2. Zulässigkeit von Anspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung (Artikel 100 c) EPÜ)

Anspruch 1 nach dem Hauptantrag ist geändert worden. Um jedoch diese Änderung zu prüfen, erachtet die Kammer es für sinnvoll, zunächst Anspruch 1 in der erteilten Fassung unter Artikel 100 c) EPÜ zu diskutieren.

Anspruch 1 in der erteilten Fassung weist das Merkmal auf, dass auf das geglättete Rohr ein Flüssigpolymer und anschließend "die sich mit dem Flüssigpolymer innig verbindende Metallschicht in einer zusammen gasdichten Schichtdicke aufgebracht werden" (siehe Punkt II oben). Dieses Merkmal weist in der dem Streitpatent zugrunde liegenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (= D17) keine explizite Basis auf.

2.1 Die Formulierung des erteilten Anspruches 1 "in einer zusammen gasdichten Schichtdicke" kann nach Ansicht der Kammer nur so interpretiert werden, dass weder die Schichtdicke der Flüssigpolymerschicht noch jene der Metallschicht für sich alleine genommen gasdicht ist, dass aber die Kombination der beiden Schichtdicken, d.h. beide Schichtdicken "zusammen", gasdicht ist. Durch diese Formulierung "in einer zusammen gasdichten Schichtdicke" wird somit ein funktionaler Zusammenhang der beiden Schichtdicken der Flüssigpolymerschicht und der Metallschicht sowie dessen Ergebnis definiert.

Um auf diesen funktionalen Zusammenhang und das vorgenannte Ergebnis zu schließen ist ein zusätzlicher beschränkender Ausdruck wie z.B. "nur" nicht nötig. Aus diesem Grund kann das entsprechenden Argument der Beschwerdeführerin, dass die Abwesenheit des "nur" darauf deute, dass auch andere Kombinationen möglich seien, nicht akzeptiert werden. Die Beschwerdeführerin hat auch nicht dargelegt, warum der eingefügte Begriff "zusammen" - der im Zusammenhang der beiden Beschichtungen weder in der Beschreibung noch in den Ansprüchen der D17 vorhanden ist - in dieses Merkmal aufgenommen worden war, da er ihm eine völlig andere Bedeutung gibt, als die Gasdichtheit im Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung hatte.

2.1.1 Dieses Merkmal "in einer zusammen gasdichten Schichtdicke" ist jedoch nicht in unmittelbarer und eindeutiger Weise - wie von der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern gefordert (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 6. Auflage 2010, Kapitel III.A.7 und III.A.7.1) - der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Form entnehmbar.

2.1.2 Die Beschreibung der D17 enthält weder bezüglich der Gasdichtheit der aufgetragenen Polymerschicht des Flüssigpolymers noch bezüglich der darauf aufgebrachten Metallschicht irgendeine Aussage. Die Beschreibung der D17 offenbart überhaupt keine gasdichte Schicht.

Nur Anspruch 1 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Form definiert, dass auf das auf die Oberfläche des durch Beflammung geglätteten Rohres aufgebrachte Flüssigpolymer "eine innig verbundene Metallschicht in einer gasdichten Schichtdicke aufgebracht wird".

2.1.3 Die ursprüngliche Anmeldung D17 offenbart somit als einzige Ausführungsform, welche eine gasdichte Schicht erzeugt, ein Verfahren zur Herstellung eines endlosen Kunststoffrohres, auf dessen durch Beflammung geglätteter Oberfläche ein Flüssigpolymer in einer undefinierten Menge aufgetragen und auf das eine innig verbundene Metallschicht aufgebracht wird, wobei die Metallschicht gasdicht ist.

Somit bewirkt nach der ursprünglichen Anmeldung die Metallschicht eine Gasdichtheit der gesamten Beschichtung des Kunststoffrohres.

2.1.4 Bleibt noch zu untersuchen, ob die ursprüngliche Anmeldung für eine Gasdichtheit des aufgetragenen Flüssigpolymers eine Basis bietet. Dies ist jedoch nicht der Fall, denn die einzige Offenbarungsstelle von überhaupt einer Gasdichtheit wäre in Anspruch 1 zu finden, dort ist sie jedoch nur für die Metallschicht erwähnt.

In diesem Zusammenhang muss nämlich auch berücksichtigt werden, dass das Flüssigpolymer gemäß der Beschreibung der D17 zum Glätten der kraterförmig unebenen Rohroberfläche aufgetragen und in einer Trocknungsstrecke als Polymerschicht getrocknet wird (siehe Seite 3, letzter Absatz bis Seite 4, erster Absatz). Somit reicht für den offenbarten Zweck der Glättung eine sehr dünne Flüssigpolymerschicht aus, unter Umständen erfolgt sogar lediglich ein Füllen der Krater in der Oberfläche, während für das Erreichen einer - ohnehin nicht explizit offenbarten - gasdichten Polymerschicht eine wesentlich dickere Polymerschicht notwendig wäre.

2.1.5 Selbst wenn die Kammer unterstellt, dass dem Fachmann klar wäre, dass die Flüssigpolymerschicht als Haftvermittlungsschicht für die nachfolgend aufzutragende Metallschicht dienen solle, dann würde der Fachmann diese Flüssigpolymerschicht so dünn wie eben notwendig auftragen, um diesen Zweck zu erreichen bzw. um die Kosten dieser Maßnahme möglichst gering zu halten. Somit würde der Fachmann auch in diesem Falle keine wesentlich dickere Polymerschicht aufbringen, und somit auch nicht automatisch zu einer Gasdichtheit gelangen.

2.1.6 Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ würde daher gegen Anspruch 1 in der erteilten Fassung voll greifen.

3. Zulässigkeit der Änderungen von Anspruch 1 (Artikel 123 (3) EPÜ)

Hauptantrag

Aus der oben stehenden Diskussion zum Anspruch 1 in der erteilten Fassung ist klar, dass Anspruch 1 zur Überwindung des Einwandes nach Artikel 100 c) EPÜ geändert werden müsste, wenn dies möglich wäre, ohne die Bestimmungen des EPÜ, insbesondere derer des Artikels 123 (2) und (3) zu verletzen.

3.1 Gemäß der Beschwerdeführerin wurde in Anspruch 1 des Hauptantrags das Merkmal "wobei die innig verbundene Metallschicht in einer gasdichten Schichtdicke aufgebracht wird" aufgenommen (siehe Punkt VIII oben), um die oben diskutierte Beanstandung unter Artikel 100 c) EPÜ zu beseitigen.

3.1.1 Die Beschwerdeführerin argumentierte auf der Basis von Annex 1, dass Anspruch 1 des erteilten Patents die folgenden vier alternativen Ausführungsformen eines Verfahrens zum Herstellen von beschichteten Kunststoffrohren umfassen würde (die Darstellung in Annex 1 ist farblich, sie wird von links betrachtet von der Kammer im Folgenden auch nummeriert):

a) die erste, "rote", Variante mit einer nicht gasdichten Flüssigpolymerschicht und einer äußersten gasdichten Metallschicht;

b) die zweite, "blaue", Variante mit einer gasdichten Flüssigpolymerschicht und einer nicht gasdichten äußersten Metallschicht;

c) die dritte, "grüne", Variante mit einer nicht gasdichten Flüssigpolymerschicht und einer nicht gasdichten äußersten Metallschicht, welche aber zusammen gasdicht sind; und

d) die vierte, "gelbe", Variante mit einer gasdichten Flüssigpolymerschicht mit einer gasdichten äußersten Metallschicht.

3.1.2 Die Kammer kann sich dieser Auffassung nicht anschließen. Mit der Formulierung "in einer zusammen gasdichten Schichtdicke" im erteilten Anspruch 1 führt der vorher (Punkt 2.1) diskutierte funktionale Zusammenhang der beiden Schichten dazu, dass der Schutzbereich des erteilten Anspruchs 1 nur die dritte, "grüne", Variante umfasst. Auch die Beschreibung des erteilten Patents, z.B. unter Anwendung des Artikels 69 EPÜ und sein Auslegungsprotokoll, kann dazu nichts beitragen, denn dort ist nichts enthalten, bzw. implizit vorhanden, das auf eine Gasdichtheit der diskutierten Schichten hindeuten kann. Bereits aus diesem Grund fehlt es an einer ursprünglichen Offenbarung der im Anspruch 1 vorhandenen "zusammen gasdichten Schichtdicke" und würde der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ greifen.

Die "rote", die "blaue" und die "gelbe" Alternativen sind somit vom erteilten Anspruch 1 eindeutig ausgeschlossen. Schon allein aus diesem Grund können die Argumente der Beschwerdeführerin nicht akzeptiert werden.

3.1.3 Mit der Hinzufügung, dass die innig verbundene Metallschicht in einer gasdichten Schichtdicke aufgebracht wird, ist der Schutzbereich von Anspruch 1, wie von der Beschwerdeführerin zugestanden wurde, nunmehr ausschließlich auf die erste, "rote", Variante gemäß Annex 1 gerichtet.

3.1.4 Damit ist offensichtlich, dass diese Änderung in Anspruch 1 nach dem Hauptantrag gegen das Erfordernis von Artikel 123 (3) EPÜ verstößt, da der Schutzbereich dieses Anspruches 1 auf ein aliud des Gegenstands des erteilten Anspruches 1 verlagert wird.

Der Hauptantrag ist daher nicht gewährbar.

Hilfsanträge 1 bis 5

3.2 Die Ansprüche 1 der Hilfsanträge 1 bis 5 weisen das identische Merkmal "wobei die innig verbunden Metallschicht in einer gasdichten Schichtdicke aufgebracht wird" wie Anspruch 1 des Hauptantrages auf (siehe Punkte IX bis XIII oben).

Die sonstigen Änderungen in diesen Ansprüchen sind davon unabhängig.

Die Schlussfolgerung des oberen Punktes 3.1.4 gilt daher mutatis mutandis für die Änderungen der Ansprüche 1 der Hilfsanträge 1 bis 5. Die Ansprüche 1 der Hilfsanträge 1 bis 5 verstoßen daher auch gegen Artikel 123 (3) EPÜ.

Die Hilfsanträge 1 bis 5 sind daher ebenfalls nicht gewährbar.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.