T 1274/07 (Teilbare Tablette/ABBOTT) of 31.5.2011

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 99 941 596.1 basiert auf der internationalen Anmeldung mit dem Aktenzeichen PCT/EP99/05905 und wurde in Form der WO 00/010535 veröffentlicht. Sie wurde als europäisches Patent Nr. 1 105 103 mit zwei Ansprüchen erteilt.

II. Patentanspruch 1 des erteilten Patents hat folgenden Wortlaut:

"Tablette mit zwei Stirnflächen und einer Mantelfläche, dadurch gekennzeichnet, daß die einander gegenüberliegenden Stirnflächen der Tablette

a) insgesamt nicht-eben und zumindest annähernd, parallel zueinander angeordnet sind und

b) mit je einer Bruchrille auf der Ober- und Unterseite versehen sind, wobei die Bruchrillen in der Tablettenmitte parallel übereinander liegen

sowie dadurch gekennzeichnet, daß die Tablette randseitig auf der Ober- und/oder Unterseite mit je zwei halbmondförmigen Phasen versehen ist."

(Dieser Patentanspruch wurde übernommen, wie er in der Patentschrift abgedruckt ist. Es fanden keinerlei Korrekturen statt.)

III. Die Einsprechenden haben mit der Begründung Einspruch eingelegt, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht neu und ergäbe sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (Artikel 100 a) EPÜ 1973); der Einspruchsgrund, dass das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne (Artikel 100 b) EPÜ 1973) wurde nach Ablauf der Einspruchsfrist eingebracht und von der Einspruchsabteilung zugelassen.

IV. Die folgende Entgegenhaltung wurde unter anderen im Einspruchsverfahren und im anschließenden Beschwerdeverfahren genannt:

(18) Lexikon der Physik, Vierter Band, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg, Berlin; 2000, Seiten 240 und 251, Stichwort "Phase"

V. Die Einspruchsabteilung hat mit der unter dem Datum vom 18. Mai 2007 zur Post gegebenen Entscheidung nach Artikel 102 (1) und 102 (3) EPÜ 1973 das Patent widerrufen.

Die Einspruchsabteilung führte aus, dass der Gegenstand nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 und 2 jeweils nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann ihn hinsichtlich der vollen Breite der patentierten Lehre ausführen könne, weil diese Lehre auch vieleckige Tabletten umfasse (Artikel 83 EPÜ 1973).

Den Antrag der Korrektur des Wortes "Phase" zum Wort "Fase" als "offenbare Unrichtigkeit" lehnte die Einspruchsabteilung ab, da der Begriff durch die Erläuterungen im Patent ausreichend definiert sei und deshalb im vorliegenden Fall keine "offenbare Unrichtigkeit" vorliege.

VI. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) hat Beschwerde eingelegt und ggf. nach Ersatz des Wortes "Phase" durch "Fase" als Berichtigung nach Regel 139 EPÜ, mit dem Hauptantrag die Aufrechterhaltung des erteilten Patents oder mit den Hilfsanträgen 1, 2 und 3 die beschränkte Aufrechterhaltung beantragt, hilfsweise die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung.

VII. Am 31. Mai 2011 hat eine mündliche Verhandlung stattgefunden, in deren Verlauf die Beschwerdegegnerin die bisherigen Hilfsanträge 1 und 2 als neuen Hauptantrag und als Hilfsantrag 1 vorgelegt hat. Außerdem wurden neue Hilfsanträge 2 und 3 überreicht. Die Kammer hat diese Anträge zum Verfahren zugelassen.

Damit ist nunmehr im Patentanspruch 1 des Hauptantrags gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 das Wort "Phasen" durch das Wort "Fasen" ersetzt.

VIII. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin im Verfahren kann folgendermaßen zusammengefasst werden:

Die Berichtigung des im Patent beziehungsweise den ursprüngliche Unterlagen genannten Begriffes "Phase" zu "Fase" begründe sich darin, dass das Wort "Phase" in den Ansprüchen und in der Beschreibung im jeweiligen Zusammenhang keinen Sinn ergäbe. In der Beschreibung werde außerdem eine Definition gegeben, die unzweideutig nur auf das Wort "Fase" passe und Grundlage für die beantragte Berichtigung nach Regel 139 EPÜ sei.

In der Sache sei festzustellen, dass die Einspruchsabteilung die Ausführbarkeit der patentgemäßen Lehre für runde und ovale Tabletten anerkannt hätte. Danach bedürfe es nur noch eines kleinen, und für den Fachmann ohne weiteres gangbaren Schrittes, um auch eine mehreckige Tablette mit Fase herzustellen. Die halbmondförmige Fase stelle sich dann eben in ihrer Außenkontur als segmentierter Kreis dar.

Dass "halbmondförmig" in der Wortkombination "halbmondförmige Phasen" eine Bezeichnung für die Form von flächigen Abschrägungen der Tablettenoberfläche darstellen müsse, ergäbe sich einerseits aus der Definition "Fase (= Facette, Schräge)" und andererseits auch unmittelbar aus dem Begriff "halbmondförmige Facette", wie er in der Beschreibung gebraucht werde. Dass darunter auch eine Fase an der Tablettenkante mit einer gewissen Breite zu verstehen sei, die sich dann von dieser Stelle maximaler Breite ausgehend in ihrem Verlauf bis zu 90º links und rechts von dieser Stelle weg jeweils auf die Breite Null verjüngt, ergäbe sich zum einen aus dem allgemeinen Sprachgebrauch, nachdem ein Halbmond auch für eine Mondsichel stünde, und zum anderen aus der Figur 4, aus der sichelförmige Abschrägungen zu ersehen seien. Die Figur 4 sei ohne weiteres zu verstehen, nachdem die sichelförmige, an der Tablettenoberseite angeordnete Abschrägung (Fase) gegenüber der gleichgestalteten, in Figur 2 erkennbaren Fase an der Tablettenunterseite um 90º verschoben sei und daher in der Schnittdarstellung der Figur 2 nicht sichtbar erscheine. Bei der Darstellung von oben (Figur 4) zeige sich die Fase an der Tablettenoberseite aber dann zwingend halbmondförmig mit der größten Breite am Ende der Bruchrille und sich jeweils im 90º-Winkel dazu bis auf Null verjüngend.

Die restlichen Merkmale seien in der Beschreibung des erteilten Patents ausreichend erläutert, um die Ausführbarkeit sicher zu stellen, und Argumente, die letzten Endes die Klarheit der Patentansprüche beträfen, könnten für das nach dem Hauptantrag verteidigte erteilte Patent keine Anwendung finden.

IX. Die Beschwerdegegnerinnen haben den Argumenten der Beschwerdeführerin widersprochen:

Eine Berichtigung im Sinne der Regel 139 EPÜ komme nicht in Frage, weil im Anspruch 1 des Patents das Wort Phase im Zusammenhang mit "halbmondförmig" als Mondphase durchaus Sinn mache. A priori springe es daher nicht ins Auge, dass dieser Begriff an dieser Stelle falsch und unbeabsichtigt stehen könne. Nachdem die beiden Begriffe "halbmondförmig" und "Phase" dann in der Beschreibung im Zusammenhang nicht mehr auftauchten, könne man die dortigen Definitionen auch bei der Suche nach einer tatsächlich gewollten Bedeutung von "Phase", wie im Patentanspruch gebraucht, nicht heranziehen.

Im Übrigen sei den Argumenten der Einspruchsabteilung beizupflichten, dass die Berichtigung für das Verständnis des Patents nicht erforderlich sei, und dass der Berichtigungsbedarf erst sehr spät im Laufe des Einspruchsverfahrens, also nicht "sofort" erkannt worden sei und selbst zu dieser Zeit nur von einer Einsprechenden und nicht von der Patentinhaberin.

Die Definitionen und zeichnerischen Darstellungen (insbesondere Figur 4) im Streitpatent würden dem Fachmann keine vernünftige Anleitung geben, wie der Begriff "halbmondförmige Phase" oder "halbmondförmige Fase" zu deuten oder auszuführen wäre. In der Beschreibung der Figur 2 werde von einer Phase gesprochen, was im Zusammenhang mit der Schnitt-Zeichnung eigentlich nur eine einzige, am kompletten unteren Ende des Tablettenumfangs umlaufende Fase bedeuten könne, jedenfalls aber eine zweite Fase an der Tablettenoberseite ausschließe. Wenn dann, entsprechend der zugehörigen Beschreibung, die Figur 4 eine Sicht der mit Figur 2 dargestellten Tablette von oben darstellen solle, dann sei die Figur 4 im Zusammenhang mit dieser Beschreibung jedenfalls überhaupt nicht mehr zu verstehen und könne auch nicht zur Deutung irgend eines Begriffes herangezogen werden. Noch viel weniger lasse sich dieses Merkmal einer halbmondförmigen Phase oder Fase nacharbeiten, soweit der beanspruchte Gegenstand auch ovale oder eckige Tabletten umfasse.

Jedenfalls bliebe offen, wie patentgemäße Tabletten randseitig zu gestalten wären, und bereits damit wäre die Lehre des Streitpatents nicht ausführbar im Sinne von Artikel 100 b) beziehungsweise 83 EPÜ 1973.

Zusätzlich enthielten die vorgelegten Patentansprüche mit den Textpassagen "daß die einander gegenüberliegenden Stirnflächen der Tablette insgesamt nicht-eben" seien "und zumindest annähernd, parallel zueinander angeordnet sind" zwei unbestimmte Merkmale. Um im Lichte des zu erreichenden Erfolges, nämlich eine leicht zu brechende Tablette herzustellen, die tatsächlich wirksame Ausgestaltung dieser Merkmale aufzufinden, müsse der Fachmann selbst erfinderisch tätig werden und eine unzumutbar große Zahl von Versuchen durchführen, und zwar nicht nur unter Abwandlung der Tablettenformen und -größen, sondern auch noch in Abhängigkeit von Abwandlungen in der Rezeptur der Tabletten. Auch aus diesem Grunde seien die mit den geltenden Anträgen beanspruchten Lehren im Sinne des Artikels 100 b) beziehungsweise 83 EPÜ 1973 nicht ausführbar.

X. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Berichtigung des Patents sowie dessen Aufrechterhaltung oder Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung im Umfang des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrags oder, hilfsweise, im Umfang eines der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge 1 bis 3.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden) beantragten die Ablehnung des Antrags auf Berichtigung und die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Das Wort "Phase" ergibt bereits im ursprünglich eingereichten Patentanspruch 2 unter anderem deshalb keinen Sinn, weil Phasen aus der Schwingungslehre, z.B. Stromphasen, oder aus der Thermodynamik, z.B. Flüssigkeitsphasen (siehe Druckschrift (18)), nicht in den Zusammenhang passen. Auch die Beleuchtungsform eines Himmelskörpers, z.B. eine Mondphase (siehe ibid.) führt verbunden mit dem Adjektiv halbmondförmig allenfalls zu einer Tautologie, die dann etwa in der Bedeutung einer "halbmondförmigen Mondphase" zusammen mit dem restlichen Satz keine geeignete Darstellung dessen ergäbe, womit nun die Tablette randseitig auf der Ober- und/oder Unterseite tatsächlich versehen sein soll. In der Beschreibung (siehe Seite 2, Zeilen 12 bis 14 wie ursprünglich eingereicht und Spalte 2 des Patents, Zeilen 8 bis 10) wird demgegenüber für "Phase" die Definition "(= Facette, Schräge)" gegeben, die nur auf das Wort "Fase" passt, was einem einfachen Druckfehler entspricht. Auch der auf Seite 2 in den Zeilen 12 bis 14 wie ursprünglich eingereicht und in Spalte 2 des erteilten Patents, Zeile 53, gebrauchte Begriff "halbmondförmige Facette" fügt sich zwanglos in diesen Sachverhalt ein.

Darüber hinaus erschließt sich der Bezug auf eine "Fase" an der Tablette auch aus der an die Definition "(= Facette, Schräge)" anschließenden Erläuterung "wodurch die Belastbarkeit der Stempel beim Pressen der Tablette vergrößert wird" (siehe Seite 2, Zeilen 14 und 15 der Beschreibung wie ursprünglich eingereicht und Spalte 2 des Patents, Zeilen 11 und 12), was für die Tablettenherstellung allgemein bekannt ist.

Darüber hinaus sind die Kriterien, eine Berichtigung sei für das Verständnis des Patents nicht erforderlich, und der Berichtigungsbedarf sei nicht "sofort" im zeitlichen Sinne erkannt worden, als Maßstab für die Anwendung der Regel 139 dem EPÜ nicht zu entnehmen.

Dem Berichtigungsantrag nach Regel 139 EPÜ wird deshalb stattgegeben. Im Folgenden wird für die ursprünglichen Unterlagen und für das erteilte Patent vom berichtigten Text ausgegangen.

3. Die mit dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 neu vorgelegten Patentansprüche enthalten Änderungen, die zum Teil direkte Antworten auf die letzten Äußerungen der Beschwerdegegnerinnen darstellen und insgesamt überschaubaren Ausmaßes sind. Mit ihnen wird etlichen Hinweisen auf Mängel Rechnung getragen, die im Verlauf der mündlichen Verhandlung angesprochen worden sind. Die Änderungen sind damit insgesamt geeignet, den Fortgang des Verfahrens zu fördern. Die Beschwerdegegnerinnen hatten auch keine Einwände.

Die Kammer hat daher von ihrem Ermessen Gebrauch gemacht, und diese Anträge zur Verhandlung zugelassen.

4. Hauptantrag: Patentansprüche wie erteilt und berichtigt

4.1 Patentanspruch 1 des geltenden Hauptantrags betrifft eine

"Tablette mit zwei Stirnflächen und einer Mantelfläche, dadurch gekennzeichnet, dass die einander gegenüberliegenden Stirnflächen der Tablette

a) insgesamt nicht-eben und zumindest annähernd, parallel zueinander angeordnet sind und

b) mit je einer Bruchrille auf der Ober- und Unterseite versehen sind, wobei die Bruchrillen in der Tablettenmitte parallel übereinander liegen

sowie dadurch gekennzeichnet, dass die Tablette randseitig auf der Ober- und/oder Unterseite mit je zwei halbmondförmigen Fasen versehen ist."

4.2 Die "nicht-ebene" Ausgestaltung der Tablettenoberfläche ergibt sich bereits aus dem Vorhandensein von Fasen. Insofern ist dieses Merkmal bei abgefasten Tabletten jedenfalls erfüllt und die Beschreibung weiterer möglicher Ausgestaltungen hat weder als Merkmal des Patentanspruchs für die weitere Beurteilung der Patentfähigkeit noch für die Beurteilung der Ausführbarkeit irgend eine Bedeutung.

4.3 Die Herstellung von Tabletten mit annähernd parallelen Oberflächen als Ergänzung zur Mantelfläche ist ebenfalls üblich und bekannt. Allenfalls für Kugeln oder von Kugeln abgeleitete, vielflächige Gebilde, die keine Mantelfläche in diese Sinne mehr aufweisen, dürfte sich eine Abgrenzbarkeit ergeben.

Die Frage der Messbarkeit eines Winkels, der von "durch die Bruchrille geteilten Hälften der Tablette" gebildet wird, wobei die Stirnflächen insgesamt nicht-eben sind, stellt sich nicht, da sich bezüglich des Merkmals der Parallelität der Tablettenoberflächen jedenfalls die Lehre gemäß Patentanspruch 1 in ihrer somit gegebenen Breite als ausführbar darstellt.

4.4 In dem erteilten Patent stellt sich je nach Betrachtung des Patentanspruchs 1, der Beschreibung mit Zeichnungen oder einer Zusammenschau von allen Teilen die "halbmondförmige Phase" nach Berichtigung zu "halbmondförmige Fase" in folgenden Ausprägungen dar:

- Der wörtlich verstandene Text des Patentanspruchs 1 würde zunächst runde oder Oblong-Tabletten beschreiben, die an einer oder beiden Stirnflächen jeweils so abgeschrägt wären, dass (je) zwei halbkreisförmige Flächen entstehen.

- Bei ovalen Tabletten bietet sich eine Abstraktion dieser Vorstellung zu Flächen an, die durch eine gerade Strecke in der Mitte und einen ellipsoiden Bogen begrenzt wären.

- Nachdem sich Vielecke aus einem Kreis durch Reduzierung der Anzahl von anfänglich unendlich vielen Eckpunkten ableiten lassen, würden sich die "halbmondförmigen Fasen" dann als Flächengebilde darstellen, die durch eine gerade Strecke und durch einen je nach Zahl der Ecken mehr oder weniger oft segmentierten Kreisbogen begrenzt wären. Im Falle von viereckigen Tabletten wäre das dann ein halbes Quadrat bei Abschrägen einer Kante oder ein Dreieck bei Abschrägen von zwei Kanten an der Ecke.

- Geht man von der im deutschen Sprachgebrauch möglichen und auch nicht unüblichen Bedeutung des Begriffs halbmondförmig als sichelförmig aus, so stellen sich die Begrenzungslinien der flächig dargestellten Abfasungen genau so wie vorstehend beschrieben dar, jedoch mit einem Kreisbogen oder Ellipsoid als Begrenzung anstelle der geraden Strecke. Außerdem müssen sich die beiden Abfasungen pro Oberfläche nicht mehr berühren, sondern können auch einfach an gegenüberliegenden Kanten der kantenabgeschrägten Tablette ohne direkten Kontakt angeordnet sein.

- Da der Begriff halbmondförmig offensichtlich viele Abstraktionen zulässt, könnte eine normale Abfasung, die sich zunächst mit gleicher Breite rund um die obere Kante einer flach zylindrisch geformten Tablette erstreckt, alternativ und insbesondere dann, wenn die Stärke der Abfasung an zwei Stellen mehr oder weniger stark variiert, ebenfalls "zwei halbmondförmige Phasen" darstellen. Dabei würde die Gesamtform von oben wie zwei aneinandergesetzte, von äquidistanten oder nicht äquidistanten Kreisbögen begrenzte Ringe mit ggf. variierenden Durchmessern aussehen.

Dass der Text des Patentanspruchs 1 diese Gestaltungsmöglichkeiten nicht nur zulässt, sondern sogar als selbstverständlich zugrunde legt, ergibt sich aus der Zusammenschau mit der Beschreibung, wo zum Beispiel ausdrücklich unter anderem von vieleckigen Tabletten ausgegangen wird (siehe "beispielsweise rechteckig bzw. quadratisch" in Spalte 2, Zeilen 16 bis 17). Zusätzlich werden auch Tabletten mit einer Fase 5 dargestellt und beschrieben (siehe Figuren 2, 3 und 4 mit ihrer Erläuterung in Spalte 3, Zeilen 4 bis 18), was die Sichtweise mit den zusammengesetzten Kreisbögen stützt.

Unter diesen Umständen ist festzustellen, dass das Adjektiv "halbmondförmig" im Patentanspruch 1 offensichtlich eine derart breite Gestaltungsvielfalt umfasst, dass praktisch jede Fase an einer Tablette, die ergänzend die sonstigen Merkmale des Anspruchs aufweist, als halbmondförmig bezeichnet werden kann.

Damit ist einerseits die Ausführbarkeit der Lehre dieses Anspruchs gegeben (Artikel 100 b) EPÜ 1973), andererseits hat dieses Merkmal aber praktisch keine abgrenzende Bedeutung mehr gegenüber üblichen Fasen an Tabletten aus dem Stand der Technik.

5. Die zusätzlichen Argumente der Beschwerdegegnerinnen können nicht greifen:

Die geometrische Gestaltung von Tabletten setzt im allgemeinen auf einer bereits weitgehend fertigen Tablettenrezeptur und einem Tablettierverfahren auf, um unter den dadurch gegebenen Umständen zum Beispiel, wie im vorliegenden Fall, eine zusätzliche Optimierung hinsichtlich des Verhaltens beim Brechen der Tablette herbeizuführen.

Unzumutbar umfangreiche Versuchsreihen, insbesondere hinsichtlich der Rezeptur sind also in diesem Zusammenhang nicht erforderlich.

6. Obwohl sich aus dem EPÜ kein allgemeines Recht auf zwei Instanzen zur Diskussion aller Teilfragen eines Falles ableiten lässt, ist es allgemein anerkannt dass jeder Partei zugestanden wird, wichtige Details eines Falles vor der Abteilung und vor den Beschwerdekammern vorzutragen.

Bei der im vorliegenden Fall gegebenen Sachlage, dass die Abteilung nur unter dem Aspekt von Artikel 100 b) beziehungsweise 83 EPÜ 1973 entschieden hat, und diese Entscheidung bereits im Hinblick auf das erteilte Patent aufgehoben wird, hält es die Kammer für angemessen, den Parteien Gelegenheit zu geben, ihre Überlegungen zu den weiteren Erfordernissen des EPÜ vor der Einspruchsabteilung vorzutragen. Sie macht daher von ihrem Ermessen Gebrauch, die Angelegenheit zurückzuverweisen.

So kann eine vollständige Prüfung nach allen weiteren Aspekten des EPÜ vorgenommen werden.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Dem Antrag auf Berichtigung wird stattgegeben.

3. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.