T 0498/07 () of 4.2.2010

Sachverhalt und Anträge

I. Die Erteilung des Europäischen Patents EP-B 1 191 855 auf die Europäische Patentanmeldung 00 929 564.3, angemeldet am 27. Mai 2000 als Internationale Anmeldung PCT/EP2000/004847 im Namen der Firma "Tetra Werke Dr. rer. nat. Ulrich Baenisch GmbH" (jetzt "Tetra GmbH"), wurde am 31. März 2004 im Patentblatt 2004/14 bekanntgemacht.

Das Patent mit dem Titel "Energiereiche Futterflocken für Fische und Invertebraten sowie Verfahren zur Herstellung" wurde mit zwölf Ansprüchen erteilt.

Die unabhängigen Ansprüche 1 und 8 lauteten wie folgt:

"1. Homogenes fettreiches Flockenfutter für Fische und Invertebraten gekennzeichnet durch einen Fettgehalt von 12 bis 40 % bei einer Restfeuchte von 1 bis 30 % in Form von gleichmäßig geformten Flocken."

"8. Verfahren zur Herstellung fettreicher Futterflocken gemäß der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Rezepturkomponenten homogen vermischt werden und dann mit einer Extrudierschneckendrehzahl von 60-98 %, bevorzugt 75 % und einer Temperatur im Mehleinzugs bereich von 40 - 160ºC, bevorzugt 75ºC und im Düsenkopf von 40 - 190ºC, bevorzugt 75ºC unter Zugabe von 1 - 100 l, bevorzugt 30 l Wasser pro Stunde zu 1 bis 50, bevorzugt 2 - 4 mm langen Extrudaten mit einem Stickdurchmesser von 1 bis 10 mm, bevorzugt 2 - 4 mm extrudiert und anschließend auswalzt (sic) zu Flocken mit einer Dicke zwischen 10 µm und 5 mm und einem Durchmesser zwischen 1 mm und 100 mm."

Die Ansprüche 2 bis 7 waren vom Anspruch 1 abhängig. Die Ansprüche 9 bis 12 waren auf die Verwendung des Futters gemäß den Ansprüchen 1 bis 7 für verschiedene Zwecke in der Zierfischhaltung gerichtet.

II. Gegen das Patent wurde am 30. Dezember 2004 von der Firma

Cargill Inc.

Einspruch eingelegt. Die Einsprechende beantragte, gestützt auf die Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 a) EPÜ den Widerruf des Patents wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit.

Zur Stütze ihrer Argumentation nannte die Einsprechende folgende Dokumente:

E1 US-A 4 696 634;

E2 WO-A 98/25478;

E3 Samuel P. Meyers: "Flake Diets and Larval Crustacean Culture" in "The Progressive Fish-Culturist", vol. 46, no. 4 (October 1984);

E4 "Purina Mills, Inc." Produktbeschreibungen; und

E6 DE-A 37 07 032.

Die Patentinhaberin führte mit Schreiben vom 24 Mai 2005 das Dokument

E5 Abstract des Vortrags von Allan D. Keras anlässlich der "Annual International Conference and Exposition of the World Aquaculture Society" vom 26. April bis 2. Mai 1999

ein.

III. Mit ihrer am 23. Oktober 2006 mündlich verkündeten und am 8. Januar 2007 schriftlich begründeten Entscheidung hielt die Einspruchsabteilung das Patent in geändertem Umfang auf Basis der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüche 1 bis 12 aufrecht. Der eingereichte Anspruchssatz unterschied sich von den erteilten Ansprüchen nur im Anspruch 1, in den das Merkmal eingefügt wurde, dass das Flockenfutter in Form von in einem Walzenstuhl gleichmäßig geformten Flocken vorliegt. Anspruch 8 blieb unverändert.

Anspruch 1 lautet nunmehr folgendermaßen:

"1. Homogenes fettreiches Flockenfutter für Fische und Invertebraten gekennzeichnet durch einen Fettgehalt von 12 bis 40 % bei einer Restfeuchte von 1 bis 30 % in Form von in einem Walzenstuhl gleichmäßig geformten Flocken."

Bezüglich der Neuheit argumentierte die Einspruchs abteilung, dass das product-by-process Merkmal "in Form von in einem Walzenstuhl gleichmäßig geformten Flocken" eine Oberflächenbeschaffenheit des beanspruchten Flockenfutters definiere, die durch Extrudate nicht erfüllt würde. Da keines der zitierten Dokumente Flocken beschreibe, die von einem Auswalzprozess herrührten und die zudem den beanspruchten spezifischen Fettgehalt aufwiesen, sei der beanspruchte Gegenstand neu.

Die Einspruchsabteilung sah den beanspruchten Gegenstand auch als erfinderisch an und argumentierte, dass - ausgehend von E2 als nächstliegendem Stand der Technik - das zu lösende Problem in der Bereitstellung eines alternativen Flockenfutters mit erhöhtem Fettgehalt zu sehen sei. Zwar seien aus E5 oder E6 fettreiche Futtermittel für Fische bekannt, jedoch würden diese dort in Form von Sticks, Pellets oder Extrudaten beschrieben. Auch könne der Ansicht der Patentinhaberin, dass der Fachmann das in E2 beschriebene Verfahren zur Flockenherstellung auf fettreiche Futtermittel gemäß E5 oder E6 nicht anwenden würde, gefolgt werden. Da Fett die Tendenz zeige, sich unter Druck von hydrophilen Komponenten abzutrennen, musste der Fachmann erwarten, dass unter den Bedingungen des Walzens in einem Walzenstuhl inhomogene Produkte erhalten werden.

IV. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die Einsprechende (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 19. März 2007 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung, in der die Einwände der mangelnden Neuheit und mangelnden erfinderischen Tätigkeit aufrechterhalten wurden, wurde am 18. Mai 2007 eingereicht. Weitere Ausführungen wurden mit Schreiben vom 23. Januar 2008 eingereicht.

V. In ihrer Antwort vom 9. Juli 2007 verteidigte die Patentinhaberin (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) die Aufrechterhaltung des Patents auf Basis der von der Einspruchsabteilung als gewährbar erachteten Fassung (Hauptantrag). Mit Schreiben vom 4. Januar 2010 reichte sie einen Anspruchssatz mit zehn Ansprüchen als Basis für einen Hilfsantrag ein.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist eine Kombination der Ansprüche 1, 6 und 7 gemäß Hauptantrag und lautet wie folgt:

"1. Homogenes fettreiches Flockenfutter für Fische und Invertebraten gekennzeichnet durch einen Fettgehalt von 12 bis 40 % bei einer Restfeuchte von 1 bis 30 % in Form von in einem Walzenstuhl gleichmäßig geformten Flocken, hergestellt durch Vermischen der Rohstoffe, Extrusion oder Pelletisierung der Rohstoffmischung zu Formkörpern mit gleicher Raumform und anschließendem Auswalzen der Formkörper zu Flocken gleicher Form."

Die nachfolgenden Ansprüche wurden entsprechend umnummeriert. Anspruch 6 entspricht Anspruch 8 gemäß Hauptantrag.

VI. Am 4. Februar 2010 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

VII. Bezüglich der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit argumentierte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen folgendermaßen:

a) Neuheit

Der Begriff "Flocke" sei in der Patentschrift nicht näher definiert. Insbesondere gebe es keine Angaben über den Abstand und Druck der Walzen beim Auswalzen der vorab aus den Rohstoffen hergestellten Extrudate/Pellets im Walzenstuhl. Daher könne keine eindeutige Unterscheidung zwischen dem beanspruchten Flockenfutter und dem Fischfutter in Stickform, wie es beispielsweise in E6 beschrieben werde, getroffen werden.

Dies gelte insbesondere auch im Lichte der Dimen sionsangaben für das beanspruchte Flockenfutter: Gemäß Paragraph [0015] der Patentschrift weisen die Flocken eine Dicke zwischen 10 µm und 5 mm und einen Durchmesser zwischen 1 bis 100 mm auf. Diese Angaben überlappten sich mit den Dimensionsangaben von 10 bis 25 mm (Länge) und 5 bis 15 mm (Durchmesser) für die in E6 beschriebenen Futtersticks.

Somit sei die Fischnahrung gemäß E6 mit einem Fettgehalt bis 15 % und einer Restfeuchte von 5 bis 15% neuheitsschädlich.

Aber auch das nach den Verfahrensmaßnahmen gemäß der Lehre des Patents hergestellte Flockenfutter gemäß E2 müsse - trotz fehlender Angaben über den Fettgehalt des Futters - als neuheitsschädlich angesehen werden. Laut Seite 6 enthalte das Flockenfutter Nährstoffe und es sei für den Fachmann selbstverständlich, dass Nährstoffe zur Bereitstellung von Energie im Fischfutter teilweise von Fett gestellt werden. Der Fachmann würde daher bei der Herstellung des in E2 beschriebenen Flockenfutters die Einarbeitung von Fett als wesentlichen Bestandteil unmittelbar in Betracht ziehen. Da die Beschwerdeführerin nicht gezeigt habe, dass der beanspruchte Fettgehalt von 12 bis 40 % mehr als nur eine willkürliche Auswahl aus dem Stand der Technik sei, könne er die Neuheit nicht begründen.

Die vorstehenden Überlegungen der willkürlichen Auswahl des beanspruchten Fettgehalts ließen sich sinngemäß auch auf die Offenbarung in E1 anwenden, worin die Herstellung eines Fischfutters in Flockenform aus einem extrudierten Material mit Hilfe eines Walzenpaares beschrieben werde.

b) Erfinderische Tätigkeit

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit könne unter anderem von E2 als nächstliegendem Stand der Technik ausgegangen werden.

Das beanspruchte Flockenfutter unterscheide sich von dem in E2 beschriebenen Flockenfutter lediglich in formaler Hinsicht durch Angabe eines Fettgehalts von 12 bis 40 %.

Wie jedoch aus der Beschreibungseinleitung in der Patentschrift und aus E5 hervorgehe, bestand vor dem Anmeldezeitpunkt bereits das Bedürfnis, Fischfutter mit hohem Fettgehalt zur Verfügung zu stellen, wobei in E5 Fischfutter in Pelletform mit hohen internen Fettgehalten von 15 bis 20 %, die mit dem beanspruchten Bereich überlappten, beschrieben seien.

Für den Fachmann, der sich - ausgehend von E2 - die Aufgabe gestellt hat, fettreiches Fischfutter in Flockenform bereitzustellen, bestand daher ein Anreiz, das in E5 beschriebene fettreiche Futter mit Hilfe des in E2 beschriebenen Verfahrens in Flockenform durch Walzen der Pellets in einem Walzenstuhl zu Flocken zu formen.

Das im Haupt- und Hilfsantrag beanspruchte Flockenfutter sowie das Verfahren zu seiner Herstellung sei daher unter anderem durch Kombination von E2 mit E5 nahegelegt.

VIII. Die Beschwerdegegnerin brachte folgende, für die vorliegende Entscheidung relevanten Gegenargumente vor:

a) Neuheit

Weder in E1 noch in E2 fänden sich Angaben zum Fettgehalt des Fischfutters. Daher sei den Dokumenten keine explizite Offenbarung zu entnehmen, dass sich die Fettgehalte innerhalb der beanspruchten Bereichsgrenzen bewegten oder mit ihnen überlappten. Vielmehr müsse bezweifelt werden, ob das Flockefutter gemäß E2 überhaupt Fett enthalte.

Die Fettgehalte der in E3 beschriebenen Futter zusammensetzungen von 11.3 und 10.4 lägen außerhalb des beanspruchten Bereichs. Es sei zudem fraglich, ob die dort genannte "drum-drying technology" zu homogenen Flocken im Sinne der Erfindung führten.

E4 sei undatiert und daher nicht als Stand der Technik geeignet.

E5 und E6 beschrieben Fischfutter in Stick- und/oder Pelletform, die der Fachmann eindeutig von Flocken unterscheiden würde, da bei Flocken das Verhältnis von Durchmesser zu Dicke groß sei.

b) Erfinderische Tätigkeit

Gehe man von E2 als nächstliegendem Stand der Technik aus, so sei das zu lösende Problem darin zu sehen, fettreiches Futter in Flockenform mit hoher Homogenität zur Verfügung zu stellen. Zwar existiere fettreiches Fischfutter im Stand der Technik bereits und werde beispielsweise in Stick- und/oder Pelletform in E5 und E6 beschrieben, jedoch werde der Fachmann nicht dazu angeregt, diese Sticks oder Pellets durch Anwendung von Druck - wie er in einem Walzenstuhl auftrete - zu Flocken weiterzuverarbeiten, da er erwarten musste, dass sich das Fett unter diesen Bedingungen von den übrigen hydrophilen Futterbestandteilen abtrennen würde, was inhomogene Flocken zur Folge hätte.

Der Fachmann würde somit das in E2 beschriebene Verfahren nicht auf das Futter gemäß E5 oder E6 anwenden und somit nicht zum beanspruchten Gegenstand gelangen.

IX. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

X. Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen oder, hilfsweise, das Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 10 gemäß Hilfsantrag, eingereicht mit Schreiben vom 4. Januar 2010, aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Formale Angelegenheiten

Im schriftlichen Verfahren wurden von der Beschwerde führerin keine formalen Einwände gegen die Änderungen im Anspruch 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag vorgebracht.

Die in der mündlichen Verhandlung unter Artikel 84 EPÜ erstmals vorgetragenen Einwände werden als verspätet angesehen und daher nicht mehr zugelassen (Artikel 13(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern des EPA, ABl. EPA 2007, 536).

3. Neuheit

Die Kammer vertritt die Auffassung, dass sich Flocken von Pellets oder Sticks, unterscheiden lassen. Pellets und Sticks sind das Ergebnis eines Extrusionsprozesses, die gemäß der Lehre des Patents zur Bildung von Flocken einer weiteren Verformung in einem Walzenspalt eines Walzenstuhls unterworfen werden. Durch den Druck der Walzen wird die ursprüngliche Dicke der Pellets/Sticks verringert und deren Oberfläche vergrößert, so dass die Pellets/Sticks in jedem Fall in ihrer Form verändert werden.

Würden beispielsweise die aus E6 bekannten Sticks einem Walzprozess unterworfen, so ließe sich das resultierende Produkt in seiner Form von den unmittelbar aus der Extrusion resultierenden Sticks unterscheiden.

Das Argument der Beschwerdegegnerin, dass Flocken im Vergleich zu Pellets oder Sticks eine im Verhältnis zum Durchmesser geringe Dicke aufweisen ist daher stich haltig.

Damit scheiden E5 und E6 als neuheitsschädliche Dokumente aus.

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist ein Stand der Technik nur dann als neuheitsschädlich zu betrachten, wenn darin der beanspruchte Gegenstand unmittelbar und eindeutig beschrieben ist oder sich aus der Offenbarung implizit ergibt.

Weder E1 noch E2 enthalten eine Offenbarung, aus der sich der beanspruchte Fettgehalt von 12 bis 40 % explizit oder implizit ergibt.

Selbst wenn der Fachmann davon ausgeht, dass Fischfutter im allgemeinen Fett enthält, ergibt sich für ihn aus E1 oder E2 nicht unmittelbar der beanspruchte Fettgehalt, da es auch Fischfutter mit geringerem Fettgehalt gibt (siehe beispielsweise die - von der Beschwerdeführerin nicht bestrittenen - Angaben im Paragraph [0001] der Patentschrift).

E1 und E2 sind daher ebenfalls nicht neuheitsschädlich.

Der Fettgehalt der Futtermittel gemäß E3 liegt mit 11,3 bzw. 10.4 - unter der Annahme, es handelt sich bei den Angaben in den Tabellen 1 und 2 um Prozentangaben - außerhalb des beanspruchten Bereichs.

E4 ist nicht als Stand der Technik heranzuziehen, da seine Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit von der Beschwerdeführerin nicht nachgewiesen worden ist.

Der beanspruchte Gegenstand ist daher gegenüber dem zitierten Stand der Technik neu.

4. Erfinderische Tätigkeit

4.1 Der Gegenstand des Patents

Das Patent befasst sich mit Fischfutter mit hohen Energiegehalt, das in Form homogener fettreicher Flocken vorliegt.

Der Erfindung liegt die Überlegung zugrunde, das bereits für die Aufzucht und Mast von Nutzfischen verwendete energiereiche Futter mit erhöhtem Fettgehalt auch für Zierfische zur Förderung von Wachstum und Kondition sowie zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit zugänglich zu machen (Patentschrift, Absätze [0002], [0008] und [0019]).

Gemäß den Ansprüchen 1 (Haupt- und Hilfsantrag) wird ein homogenes Futter mit einem Fettgehalt von 12 bis 40 % und einer Restfeuchte von 1 bis 30 % bereitgestellt, das in einem Walzenstuhl zu gleichmäßig geformten Flocken ausgewalzt wurde.

4.2 Der nächstliegende Stand der Technik

Als geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wird - in Übereinstimmung mit den Parteien - das Dokument E2 angesehen, welches Fischfutter in Form gleichmäßig geformter Flocken mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 1-30 % beschreibt, die durch Auswalzen von durch Extrusion von Rohstoffen gebildeten Formkörpern in einem Walzenstuhl geformt wurden (Ansprüche 1 und 10 in Verbindung mit Seite 3, Absätze 2 und 3 sowie Seite 4, Absatz 1).

Da im Extruder eine Homogenisierung der Rohstoffe erfolgt, ist davon auszugehen, dass nach dem Auswalzen der Formkörper homogene Flocken erhalten werden.

4.3 Aufgabe und Lösung

Das in den Ansprüchen 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag beanspruchte homogene Flockenfutter unterscheidet sich von dem in D2 beschriebenen Flockenfutter dadurch, dass es einen Fettgehalt von 12 bis 40 % enthält.

Wie die Beschwerdegegnerin in ihrer Patentschrift aussagt (Paragraph [0001]) enthalten übliche Fischfuttermittel, die auch in Flockenform existieren können, relativ wenig Energie in Form von 0.5 bis 8 % Fett.

Daher ist - ausgehend von E2 - die zu lösende Aufgabe darin zu sehen, ein alternatives homogenes Flockenfutter mit einem erhöhten Energiegehalt, der in Form von Fett geliefert wird, zur Verfügung zu stellen.

Gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass das Futter mit Fettgehalten von 12 bis 40 % in Form von in einem Walzenstuhl geformten Flocken bereitgestellt wird.

Das product-by-process Merkmal der Formung der Flocken in einem Walzenstuhl wird im Anspruch 1 des Hilfsantrags dahingehend erweitert, dass deren Bildung durch Auswal zen von Formkörpern aus extrudierten oder pelletisierten Rohstoffmischungen erfolgt.

4.4 Naheliegen

Fischfutter mit einem erhöhten internen Ölgehalt von 15 bis 18 % in Form komprimierter Pellets die durch Extrusion hergestellt werden, sind bereits aus D5 bekannt (Seite 389, zweiter und vorletzter Absatz). Dieser Bereich überlappt mit dem anspruchsgemäßen Fettgehalt von 12 bis 40 %.

Für den Fachmann, der sich erfindungsgemäß die Aufgabe gestellt hat, Fischfutter mit einem erhöhten Fettgehalt in Flockenform zur Verfügung zu stellen, war es nach Überzeugung der Kammer jedoch naheliegend, die aus D5 bekannten Pellets einem Auswalzprozess in einem Walzenstuhl gemäß E2 zu unterwerfen.

Dem Argument der Beschwerdegegnerin, dass der Fachmann fettreiche Fischfutter-Pellets nicht in einem Walzenstuhl zu Flocken formen würde, da er erwarten musste, dass sich unter den Druckbedingungen im Walzprozess das Fett von den hydrophilen Bestandteilen trennen würde und daher inhomogene Flocken erhalten würden, kann die Kammer nicht folgen.

Es ist zwar richtig, dass Fett die Tendenz zeigt, sich unter hohem Druck und hohen Temperaturen von hydrophilen Bestandteilen zu trennen, jedoch gehört es zum Wissen des Fachmanns, dass dieser Tendenz durch Verringerung dieser Parameter entgegengewirkt werden kann. Da sich der Druck der Walzen auf das auszuwalzende extrudier te/pelletisierte Rohstoffgemisch durch den Walzenabstand regulieren lässt, würde der Fachmann, dem an der Homogenität der resultierenden Flocken gelegen ist, daher den Walzenabstand so einstellen, dass eine derartige Trennung nicht erfolgt.

Dass Scherkräfte und erhöhte Temperaturen nicht automatisch eine Trennung von Fett und hydrophilen Rohstoffen bewirken, zeigen die Extruderbedingungen gemäß Anspruch 8 (Hauptantrag) bzw. Anspruch 6 (Hilfs antrag). Obwohl durch die Extruderschnecke Scherkräfte auf das Rohstoffgemisch einwirken und anspruchsgemäß Temperaturen bis zu 190ºC im Düsenkopf angewandt werden können, erfolgt offenbar keine Entmischung von Fett und den übrigen Rohstoffen, da sonst das nachfolgend zu Flocken ausgewalzte Extrudat nicht - wie beansprucht - homogen sein könnte.

Das Auflisten der einzelnen Verfahrensschritte im Anspruch 1 des Hilfsantrags ("Vermischen der Rohstoffe, Extrusion oder Pelletisierung der Rohstoffmischung zu Formkörpern mit gleicher Raumform und anschließendem Auswalzen der Formkörper zu Flocken gleicher Form") kann an der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nichts ändern, da nicht gezeigt wurde, dass diese allgemein üblichen Verfahrensschritte einen unvorhergesehenen Einfluss auf das Produkt haben.

Daher ist das Flockenfutter der Ansprüche 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag durch eine Kombination von E2 mit E5 nahegelegt.

5. Haupt- und Hilfsantrag sind somit mangels erfinderischer Tätigkeit des beanspruchten Gegenstandes nicht gewährbar.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.