T 0136/07 (Übertragung von Kurznachrichten/IPCom) of 1.10.2009

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das Patent Nr. 1 138 162 in seiner Gesamtheit wurden gestützt auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100 a) und b) EPÜ insgesamt drei Einsprüche eingelegt, wobei die Einsprechende 2 ihren Einspruch im Laufe des Einspruchsverfahrens zurückgenommen hat.

II. Die Einspruchsabteilung hat in der angefochtenen Zwischenentscheidung entschieden, dass unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens genügen. Insbesondere sah sie den Gegenstand des Anspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags sowohl als neu als auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend an, dies unter anderem gegenüber der von ihr als vorveröffentlicht erachteten Druckschrift

E8: ETSI STC SMG1+SMG4+SMG12 MULTIMEDIA Tdoc multimedia 043/98, "Generalized Structure for a Multimedia Messaging Service", Bosch, Hannover, Germany, 2. und 3. Dezember 1998.

III. Gegen diese Entscheidung legte die Einsprechende 3 (Nokia Corporation), im folgenden Beschwerdeführerin, am 21. Dezember 2006 Beschwerde ein und entrichtete gleichzeitig die dafür vorgesehene Gebühr. Die Beschwerdebegründung wurde am 27. Februar 2007 eingereicht. Es wurde beantragt, die Entscheidung aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt. Die Beschwerdeführerin brachte unter anderem vor, dass die Ansprüche des 2. Hilfsantrages die Erfordernisse der Artikel 52 (1), 54 (1) und (2), 56, 84 und 123 (2) EPÜ nicht erfüllten und führte entsprechende Dokumente ein. Es wurde auch behauptet, die Offenbahrung sei unzureichend (Artikel 83 EPÜ).

IV. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte in einer Erwiderung vom 14. September 2007, die Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise die Aufrechterhaltung im Umfange von geänderten Ansprüchen gemäß Hilfsanträgen 1-3. In einem Schreiben vom 11. Februar 2008 wurde ferner hilfsweise eine mündliche Verhandlung beantragt.

V. Mit Schreiben vom 1. August 2008 erklärte Research in Motion Limited (im folgenden Beitretende 1) ihren Beitritt gemäß Artikel 105 EPÜ. Es wurde beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Dabei führte die Beitretende 1 die Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 a), b) und c) ein. Hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt.

VI. Mit einem am 26. August 2008 eingegangenen Schreiben erklärte die Deutsche Telekom AG (im folgenden Beitretende 2) ihren Beitritt gemäß Artikel 105 EPÜ. Es wurde beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt. Dem Schreiben waren weitere Dokumente beigefügt.

VII. Die Kammer hat die Parteien mit Bescheid vom 23. Februar 2009 zur mündlichen Verhandlung geladen und in einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern zur Sache vorläufig Stellung genommen.

VIII. Mit einem am 12. Juni 2009 eingegangenen Schreiben erklärte die HTC Corporation (im folgenden Beitretende 3) ihren Beitritt gemäß Artikel 105 EPÜ. Es wurde beantragt, das Patent zu widerrufen. Die Beitretende 3 führte folgendes Dokument ein:

E18: Draft pr ETS 300 901, GSM 03.40, Version 5.5.0, Mai 1997

IX. In einem am 31. August 2009 eingegangenen Schreiben beantragte die Beschwerdegegnerin zusätzlich zu den bestehenden Anträgen hilfsweise, das Patent im Umfang des Anspruchs 1 gemäß einem der Hilfsanträge 4 bis 6 und ansonsten mit Ansprüchen 2 bis 32 wie erteilt, aufrecht zu erhalten.

X. In einem am 22. September 2009 eingegangenen Schreiben nahm die Beschwerdeführerin zu den Anträgen der Beschwerdegegnerin Stellung und reichte das Dokument

E19: ETS 300 901, GSM 03.40, Version 5.5.1, September 1997

ein, das die endgültige Version des Dokuments E18 widergibt.

XI. In einem weiteren Schreiben vom 29. September 2009 stellte die Beschwerdegegnerin folgende zusätzliche Anträge: Zurückverweisung des Verfahrens an die Einspruchsabteilung, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des Hilfsantrags 7, dessen Anspruch 1 beigefügt war, und hilfsweise die Vorlage einer Frage an die Große Beschwerdekammer für den Fall, dass die Kammer das Verfahren nicht an die Einspruchsabteilung zurückverweisen sowie den Hilfsantrag 7 zurückweisen sollte.

XII. Die mündliche Verhandlung fand am 1. Oktober 2009 vor der Kammer statt. Die Einsprechende 1 war nach vorheriger Ankündigung nicht vertreten.

Die Beschwerdeführerin und die Beitretenden bestätigten ihren Antrag auf Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin reichte einen Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1a ein. Sie bestätigte ihren Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde als Hauptantrag und beantragte hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents auf gemäß Hilfsanträgen 1a, 1, 2, 3 und 6 (in dieser Reihenfolge). Die Hilfsanträge 4, 5 und 7 wurden zurückgezogen.

An ihrem Ende verkündete der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.

XIII. Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist wie folgt:

"Verfahren zur Übertragung von Kurznachrichten (5) in einem Telekommunikationsnetz (10), insbesondere in einem Funktelekommunikationsnetz, wobei eine Mitteilung an einen Teilnehmer (60) des Telekommunikationsnetzes (10) in Abhängigkeit einer für den Teilnehmer (60) an das Telekommunikationsnetz (10) abgesetzten Kurznachricht (5) gesendet wird, wobei mit der Mitteilung Daten zum Teilnehmer (60) übertragen werden, die Informationen über den Aufbau und/oder den Inhalt der Kurznachricht (5) umfassen, wobei als Mitteilung ein erstes Datenfeld (15) der Kurznachricht (5), das die Daten mit den Informationen über den Aufbau und/oder den Inhalt der Kurznachricht (5) umfasst, zum Teilnehmer (60) übertragen wird , dadurch gekennzeichnet, dass mit der Mitteilung eine erste Kopfinformation und eine Nachricht zum Teilnehmer (60) übertragen werden, wobei die erste Kopfinformation zumindest eine Information über den Inhalt der Nachricht und die Nachricht die Informationen über den Aufbau und/oder den Inhalt der Kurznachricht (5) umfasst, dass mit der Nachricht eine zweite Kopfinformation und Nutzdaten zum Teilnehmer (60) übertragen werden, wobei die erste Kopfinformation eine Information über das Vorhandensein der zweiten Kopfinformation und die zweite Kopfinformation mindestens eine Information über die Art der durchzuführenden Auswertung der Mitteilung umfasst".

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1a unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag im wesentlichen durch das zusätzliche Merkmal:

"wobei dem ersten Datenfeld der Kurznachricht in der Mitteilung die Kopfinformationen hinzugefügt sind".

In Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 sind im Vergleich zu Anspruch 1 des Hauptantrags an insgesamt drei Stellen die Merkmale "mit der Mitteilung" bzw. "mit der Nachricht" in "in der Mitteilung" bzw. "in der Nachricht" geändert worden.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 umfasst im Vergleich zu Anspruch 1 gemäß Hauptantrag im wesentlichen folgendes Merkmal:

"und dass die Mitteilung nicht dem Transport der Kurznachricht dient".

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 enthält im Vergleich zu Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ein zusätzliches Merkmal, nämlich dass bestimmt wird, dass die zweite Kopfinformation mindestens eine Information umfasst, "die eine Auswertemöglichkeit der Information über den Aufbau und/oder den Inhalt der Kurznachricht (5) vorgibt".

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 umfasst im Vergleich zu Anspruch 1 gemäß Hauptantrag das weitere Merkmal, "dass die Kurznachricht (5) von einem Sender, insbesondere von einer mobilen Sendestation, für eine Zentralstation, insbesondere eines Netzbetreibers (70), an das Telekommunikationsnetz (10) abgesetzt wird, dass vom Teilnehmer (60) eine Quittierungsnachricht für die Zentralstation an das Telekommunikationsnetz (10) abgegeben wird, mit dem der Teilnehmer (60) den Empfang der Mitteilung quittiert, und dass die Mitteilung nicht dem Transport der Kurznachricht (5) dient, dass die Informationen über den Aufbau und/oder den Inhalt der Kurznachricht (5) beim Teilnehmer (60) aus der empfangenen Mitteilung ausgelesen und an einer Anzeigevorrichtung dargestellt werden, dass die Informationen über den Aufbau und/oder den Inhalt der Kurznachricht (5) menügesteuert an der Anzeigevorrichtung dargestellt werden, wobei entsprechende Menüstrukturen in Abhängigkeit der ausgelesenen Informationen über den Aufbau und/oder den Inhalt der Kurznachricht beim Teilnehmer (60) erzeugt werden".

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Beitritte

1.1 Ein Beitritt eines Dritten zu einem Einspruchsverfahren ist nach Artikel 105 (1) a) EPÜ zulässig, wenn er nachweist, dass gegen ihn Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden ist. Ein Betritt ist auch während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens zulässig (G1/94, ABl. EPA 1994, 787).

1.2 Die drei Beitretenden haben ihren Beitritt jeweils darauf gestützt, dass gegen sie von der Patentinhaberin Klage wegen Verletzung (u.a.) des in dem Beschwerdeverfahren strittigen Patents eingereicht wurde und entsprechende Nachweise erbracht.

Da auch jeweils die in Regel 89 (1) EPÜ bestimmte Frist eingehalten und die Erfordernisse der Regel 89 (2) EPÜ erfüllt wurden, sind die Beitritte zulässig, was seitens der Beschwerdegegnerin auch nicht bestritten wurde.

2. Zurückverweisung an die erste Instanz, Artikel 111 (1) EPÜ:

2.1 Die Beschwerdegegnerin hat unter Hinweis auf die Entscheidung der großen Beschwerdekammer G 1/94 die Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz angeregt. Sie hat dies im wesentlichen damit begründet, dass durch die Beitritte neue Dokumente eingeführt wurden, die aus der vorliegenden Angelegenheit einen neuen Fall machten und dass zur Wahrung des Instanzenweges eine Zurückverweisung angemessen sei.

2.2 Die Kammer hat jedoch aus folgendem Grund auf eine Zurückverweisung verzichtet, die gemäß der von der Beschwerdegegnerin zitierten Entscheidung G 1/94 (ABl. 1994, 787) auch im Falle eines Beitritts im Ermessen der zuständigen Kammer liegt ("sollte allerdings nach dem Grundsatz verfahren werden, ...", Punkt 13 der Entscheidungsgründe, Hervorhebung durch die Kammer). Im übrigen betrifft dieser Hinweis auf eine Zurückverweisung ausdrücklich den Umstand, dass von den Beitretenden neue Einspruchsgründe vorgebracht wurden. Zwar wurde von der Beitretenden 1 der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ zusätzlich zu den im Einspruchsverfahren geltend gemachten Einspruchsgründen nach Artikel 100 a) und b) EPÜ geltend gemacht, dieser Einspruchsgrund spielt jedoch für die Entscheidung der Kammer über die vorliegende Beschwerde keine Rolle.

Es wurden auch keine neuen Beweismittel in das Verfahren eingeführt, die eine Zurückverweisung gemäß Artikel 113 (1) rechtfertigen könnten. Wie sich aus der nachfolgenden Abhandlung der erfinderischen Tätigkeit ergibt, gründet die Entscheidung der Kammer auf dem schon im Einspruchsverfahren eingeführten Dokument D8 und dem seinerzeit gültigen SMS-Standard, wie er nunmehr durch die Dokumente E18 und E19 dokumentiert wird. Diese Dokumente wurden zwar erst durch die Beitretenden formell in das Verfahren eingeführt, betreffen jedoch einen weit verbreitenden Standard, so dass diese Dokumente lediglich als weiterer Nachweis des damaligen Fachwissens zu werten sind. Ein neuer Fall wird dadurch nicht geschaffen. Alle weiteren von den Beitretenden eingeführten Dokumente spielen für die Entscheidung über die vorliegende Beschwerde keine Rolle.

3. Hauptantrag: Neuheit und erfinderische Tätigkeit (Artikel 54 und 56 EPÜ)

3.1 Der Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit ist eine Bestimmung wichtiger Begriffe des beanspruchten Verfahrens vorauszuschicken.

Der Begriff "Kurznachricht" umfasst mehr als eine textbasierte Kurznachricht, wie sie zum Beispiel als SMS gemäß dem GSM-Standard bekannt ist. Dies ergibt sich zum Beispiel aus Abschnitt [0008] des Streitpatents, demzufolge eine in Abhängigkeit von einer Kurznachricht erzeugte Mitteilung deren textbasierten ersten Teil umfasst. Eine solche Kurznachricht kann demzufolge weitere Teile umfassen. Insbesondere kann es sich bei einer solchen Kurznachricht um eine sogenannte Multimedianachricht (auch kurz MMS bezeichnet) handeln, siehe Spalte 10, Zeilen 31-32 und Spalte 20, Zeilen 15-32 des Streitpatents. Im folgenden wird eine Multimedianachricht mit einer Kurznachricht im Sinne des Streitpatents gleichgesetzt.

Es ist außerdem anzumerken, dass die in Anspruch 1 aller Anträge erwähnte "Mitteilung" in Form einer SMS nach dem GSM-Standard vorliegen kann (Spalte 10, Zeilen 20-28 des Streitpatents). Im Hinblick auf den Stand der Technik wird im folgenden "Mitteilung" im Sinne des Streitpatents mit einer SMS nach dem GSM-Standard gleichgesetzt.

3.2 Die Kammer geht von der schon im Einspruchsverfahren betrachteten Druckschrift E8 als nächstliegendem Stand der Technik aus.

Dieses Dokument betrifft eine Multimedia-Erweiterung des aus dem GSM-Standard bekannten SMS-Dienstes in Verbindung mit einer entsprechenden Mitteilung (Seite 1, erster Absatz), die an ein Empfänger-Terminal gesandt wird (Seite 2, Zeilen 4-5: "is delivered to the terminal"). Aus dem im ersten Abschnitt der Seite 2 beschriebenen Zusammenhang ist klar, dass diese Mitteilung in Abhängigkeit von einer für einen Teilnehmer eines Telekommunikationsnetzes abgesetzten MMS-Nachricht, die nach dem unter Punkt 3.1 Gesagten der anspruchsgemäßen Kurznachricht entspricht, an diesen Teilnehmer gesendet wird. Die MMS-Nachricht wird nach dem Absenden im Netzwerk gespeichert (Seite 2, 1. Absatz: "After submission of the MMS by the originator it is stored in the network."). Danach wird das "Prefix" der MMS-Nachricht an das Empfänger-Terminal gesendet (der folgende Satz: "... the MMS prefix ... is delivered to the terminal"). Aus diesem letzteren Satz wird klar, dass es sich bei dieser "Prefix" um eine Mitteilung an das Empfänger-Terminal handelt ("By restricting the notification ...").

Mit dieser Mitteilung werden Daten zum Empfänger-Terminal übertragen, die Informationen über den Aufbau und/oder den Inhalt der MMS-Nachricht, also der Kurznachricht im Sprachgebrauch des Anspruchs, umfassen. So ergibt sich aus E8, Seite 2, 4. Zeile, dass das Prefix, das nach oben Gesagtem der Mitteilung an das Empfänger-Terminal entspricht, Informationen über den Nachrichtentyp und die Länge der MMS-Nachricht enthält ("the MMS prefix with information concerning message types, length, etc.", siehe auch Seite 1, 2. Absatz: "... the terminals should be provided with enough information (e.g. content types and size) ...").

Ferner ergibt sich aus E8, dass diese Mitteilung die Form einer SMS gemäß GSM-Standard besitzt (beginnend in der letzten Zeile der Seite 1: "a GSM like SMS could be a subset of the MMS in such a way that the SMS forms a prefix of the MMC").

Diese SMS bildet gleichzeitig ein erstes Datenfeld der MMS-Nachricht (loc. cit.: "a subset of the MMS", in Verbindung mit der Figur 1). Die Daten mit den Informationen über den Aufbau und/oder den Inhalt der Kurznachricht sind in diesem Datenfeld, also dem "Prefix" der MMS-Nachricht, enthalten (Seite 2, 4. Zeile: "the MMS prefix with information concerning message types, length, etc.").

3.3 Das Verfahren gemäß Hauptantrag unterscheidet sich von dem aus E8 bekannten Verfahren hauptsächlich durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils dieses Anspruchs, welche im wesentlichen die Datenstruktur der Mitteilung mit einer ersten und zweiten Kopfinformation betreffen.

Die Beschwerdeführerin und die Beitretenden haben argumentiert, dass es sich unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei der Mitteilung gemäß E8 um eine SMS gemäß GSM-Standard handelt, diese Mitteilung zwangsläufig, also implizit, die beanspruchte Datenstruktur aufweise und dass das beanspruchte Verfahren somit nicht neu gegenüber der Lehre von E8 sei. Die Kammer akzeptiert dieses Argument aus den nachfolgend im Rahmen der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dargelegten Gründen nicht.

3.4 Die durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs zu lösende Aufgabe wird darin gesehen, für die allgemein beschriebene Struktur eines Multimedia-Nachrichtendienstes (siehe Titel von E8: "Generalized Structure for a Multimedia Messaging Service") eine konkrete Ausführung zu finden.

3.5 Wie schon oben gesehen, ergibt sich aus E8 die Rahmenbedingung, dass die Mitteilung die Form einer SMS gemäß GSM-Standard besitzt. Auszugehen ist davon, dass damit der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Dokuments E8 gültige SMS-Standard gemeint ist. Dies wird durch die letzte Zeile von E8 bestätigt ("currently available SMS").

Dieser SMS-Standard ist in dem Dokument E19 dargelegt. Das Dokument E18 ist der der Einführung dieses Standards vorausgehende Entwurf und entspricht in den für diese Entscheidung relevanten Punkten dem dann in Kraft getretenen Standard. Da dieser Punkt zwischen den Parteien unstrittig war und im Laufe des Verfahrens hauptsächlich das Dokument E18 herangezogen wurde, wird in dieser Entscheidung ebenfalls dieses Dokument verwendet.

3.6 Der SMS-Standard sieht als Option die Verwendung von User-Data-Information vor (Kapitel 9.2.3.24 beginnend auf Seite 56 von E18). Da die Verwendung der User-Data-Information im Rahmen des SMS-Standards lediglich eine Option und nicht implizit gegeben ist (siehe z.B. die Tabelle auf Seite 37, 4. Zeile), ist der beanspruchte Gegenstand neu gegenüber der Lehre von E8, dies auch unter Berücksichtigung des durch E18 dokumentierten Fachwissens.

3.7 Für den von E8 ausgehenden Fachmann war es jedoch naheliegend, zur konkreten Ausführung des in E8 als verallgemeinerte Struktur beschriebenen Verfahrens von der im GSM-Standard vorhandenen Option der User-Data-Information Gebrauch zu machen.

E8 legt es für den Fachmann nahe, dass die in Form einer SMS übermittelte Mitteilung eine Funktionalität auf dem Empfänger-Terminal auslöst (Seite 1, 2. Absatz: "the terminals should be provided with enough information ... to receive only those parts of the message the terminal is capable to process", und Seite 2, 1. Absatz: "The selection can then be performed in relation to his terminal capabilities." - Hervorhebungen durch die Kammer). Damit eine SMS jedoch eine solche Art von Funktionalität, also Verarbeitung oder Auswahl, auf dem Empfänger-Terminal auslösen kann, ist die Verwendung von User-Data-Information in Verbindung mit einer entsprechenden Port-Adressierung eine dem Fachmann aus dem SMS-Standard bekannte Option. Im Hinblick auf die Erfolg versprechenden Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, hätte der Fachmann von der Option der Verwendung der User-Data-Information auch Gebrauch gemacht.

3.8 Wird aber von der optionalen User-Data-Information für die als SMS versandte Mitteilung Gebrauch gemacht, enthält eine solche SMS neben dem Benutzerdatenfeld (TP-UD, letzte Zeile der Tabelle auf Seite 37 von E18) eine erste Kopfinformation in der Form eines User-Data-Header-Indicators (E18, Seite 37, 4. Zeile der Tabelle). Ein solcher User-Data-Header-Indicator kann zwei Werte annehmen, nämlich den Wert 1, wenn der Beginn des TP-UD-Felds (das Benutzerdatenfeld) zusätzlich zur Kurznachricht eine Kopfinformation enthält, und den Wert 0 in allen anderen Fällen (siehe Kapitel 9.2.3.23 von E18 auf Seite 56). An diesem Punkt bietet es sich dem Fachmann aus denselben Gründen, wie sie schon unter 3.7 aufgeführt wurden - insbesondere zum Ermöglichen der in E8 erwähnten Funktionalität der Mitteilung -, an, einen User-Data-Header-Indicator mit dem Wert 1 zu nehmen, mit der Folge, dass mit der Mitteilung eine zweite Kopfinformation zum Teilnehmer übertragen wird.

Die Mitteilung umfasst dann bei der naheliegenden Verwendung der User-Data einen User-Data-Header-Indicator als erste Kopfinformation, die bei der naheliegenden Verwendung des Wertes 1 eine Information über das Vorhandensein der zweiten Kopfinformation aufweist. Die zweite Kopfinformation bildet zusammen mit den eigentlichen Benutzerdaten das Benutzerdatenfeld (E18, Kapitel 9.2.3.24 auf Seite 56 ff.).

Identifiziert man die zum Teilnehmer übertragene Nachricht mit der zweiten Kopfinformation und dem Benutzerdatenfeld (TP-UD), dann weist die erste Kopfinformation eine Information über den Inhalt der Nachricht, nämlich über das Vorhandensein der zweiten Kopfinformation, auf.

Ferner umfasst die so identifizierte Nachricht Informationen über den Aufbau und Inhalt der auslösenden Multimedia-Nachricht, also der Kurznachricht in der Terminologie des Patentanspruchs. Dies folgt aus der Tatsache, dass, wie schon oben unter Punkt 3.2 dargelegt, gemäß E8 mit der Mitteilung Daten zum Empfänger-Terminal übertragen werden, die Informationen über den Aufbau und/oder den Inhalt der MMS-Nachricht, also der Kurznachricht im Sprachgebrauch des Anspruchs, enthalten. Da die Mitteilung neben der lediglich aus einem Bit bestehenden ersten Kopfinformation ebendiese Nachricht umfasst, müssen die Informationen über den Aufbau und Inhalt der auslösenden Multimedia-Nachricht in dieser Nachricht enthalten sein.

Aus der in Kapitel 9.2.3.24 von E18 gezeigten Datenstruktur der Benutzerdaten einer SMS ist zu erkennen, dass diese sogenannte Informationselement-Identifikatoren (IEIa ... IEIn in den Figuren dieses Kapitels) aufweisen. Diese sind Teil der zweiten Kopfinformation und enthalten eine Information über die Art der durchzuführenden Auswertung der Mitteilung. Letzteres ergibt sich zum Beispiel aus Seite 58 von E18. So gibt der Wert 00 an, dass die SMS als eine verkettete SMS zu verarbeiten ist. Der Wert 04 weist auf die Verwendung einer Portadressierung hin, mit Hilfe derer ein Anwendungsprogramm zur Auswertung der SMS gestartet werden kann.

3.9 Somit wurde gezeigt, dass ausgehend von E8 als nächstliegendem Stand der Technik in Verbindung mit den Möglichkeiten des vor dem Prioritätstag des Streitspatent gültigen und bekannten SMS-Standards (E18 bzw. E19) für die in E8 verwendete Mitteilung in Form einer SMS gemäß GSM-Standard alle Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag hergeleitet werden können - was auch nicht bestritten wurde - und dass der von E8 ausgehende Fachmann die aus dem SMS-Standard bekannten Möglichkeiten in naheliegender Weise für diese Mitteilung verwendet hätte.

3.10 Die Beschwerdegegnerin hat dagegen im wesentlichen drei Argumente vorgebracht.

Zum einen entnehme der Fachmann aus E8, insbesondere aus Seite 1, 2. Absatz "The requirement that even very simple text-only terminals can use this information ...", dass die gemäß E8 versandte und der beanspruchten Mitteilung entsprechende SMS nicht die optionale User-Data-Information verwenden würde, um eine Kompatibilität mit Terminals sicher zu stellen, die nicht in der Lage seien, solche Informationen zu verarbeiten.

Dieses Argument überzeugt jedoch nicht, da der zum relevanten Zeitpunkt gültige SMS-Standard auch die Möglichkeit enthielt, dass Terminals, die weder User-Data-Information verarbeiten noch die entsprechende erste Kopfinformation überhaupt interpretieren können, dennoch wenigstens die eigentliche SMS richtig darstellen können, wenn die SMS als erstes Zeichen einen Carriage Return besitzt (E18, Seite 58, viertletzter Absatz vor Kapitel 9.2.3.24.1). Etwas modernere Nur-Text-Terminals überspringen die Kopfinformationen auch ohne dieses Zeichen (E18, Seite 61, letzter Absatz vor Kapitel 9.2.3.24.4). Somit ist gewährleistet, dass ältere Terminals eine User-Data-Information verwendende SMS darstellen konnte, zumindest dann, wenn die SMS mit einem bestimmten Zeichen beginnt. Es ist zwar richtig, dass der Fachmann bei Verwendung einer auf der User-Data-Information basierenden Lösung von vorneherein ausschließt, dass es eine Funktionalität im Zusammenhang mit Multimedia-Nachrichten auf einem Nur-Text-Terminal gibt. Jedoch macht eine wie auch immer geartete Funktionalität bei solchen Terminals keinen Sinn, da sie ohnehin nur den Textteil der SMS darstellen können. Insofern ergibt sich durch die in E8 geforderte Rückwärtskompatibilität keine andere Sichtweise durch den Fachmann.

Des weiteren hat die Beschwerdegegnerin vorgebracht, der damals gültige SMS-Standard gebe zwar dem Fachmann alle Mittel an die Hand, um zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen, er müsse sich jedoch bewusst für bestimmte möglichen Alternativen entscheiden. Diese einzelnen Entscheidungen reichten in ihrer Summe aus, um eine erfinderische Tätigkeit zu begründen.

Dieses Argument kann nicht überzeugen, da der Fachmann ausgehend von der aus E8 bekannten Vorgabe, eine Funktionalität auf dem Empfänger-Terminal zu ermöglichen, und in Kenntnis des SMS-Standards ohne Umwege zur beanspruchten Erfindung gelangt. Für mögliche Alternativen zu den aus dem Standard bekannten Möglichkeiten hätte der Fachmann Neuland betreten müssen, wodurch solche für den Fachmann weniger naheliegend waren. Auch wurden solche Alternativen nicht aufgezeigt.

Schließlich wurde vorgebracht, der Anspruch sei so zu verstehen, dass die Kopfinformationen nicht Bestandteil der Mitteilung seien, sondern den Nutzdaten, also der eigentlichen SMS, hinzugefügt würden.

Dem kann die Kammer nicht folgen, denn die in Anspruch 1 des Hauptantrags verwendete Formulierung "dass mit der Mitteilung eine erste Kopfinformation und eine Nachricht ... übertragen werden" und "dass mit der Nachricht eine zweite Kopfinformation ... übertragen werden" erlaubt ohne weiteres das Verständnis, dass die Kopfinformationen Bestandteil der Mitteilung sind. Ein solches Verständnis ist auch sinnvoll, wie sich zum Beispiel aus Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags ergibt, in dem "mit der Mitteilung" und "mit der Nachricht" durch "in der Mitteilung" und "in der Nachricht" ersetzt worden sind. Da der Wortlaut der Ansprüche sinnvoll auszulegen ist, sieht die Kammer keine Möglichkeit, Anspruch 1 gemäß Hauptantrag in der von der Beschwerdegegnerin gewünschten Weise auszulegen.

3.11 Aus all dem folgt, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und somit nicht die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ erfüllt.

4. Hilfsantrag 1a: Zulässigkeit

Hilfsantrag 1a wurde während der mündlichen Verhandlung eingereicht. Gemäß Artikel 13 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABl. EPA 2007, 536 ff.) steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung zuzulassen. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt. Weiterhin werden Änderungen des Vorbringens nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung nicht zugelassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder dem bzw. den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist (Artikel 13 (3) VoBk).

Gemäß ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist ein Kriterium für die Zulassung von Anträgen, die in einem sehr späten Verfahrensstadium eingereicht werden, die Frage, ob sie unmittelbar ersichtlich ("prima facie") gewährbar sind; dazu dürfen sie zumindest nicht Anlass für neue Einwände geben.

Das im Vergleich zu Anspruch 1 des Hauptantrags zusätzlich eingeführte Merkmal "wobei dem ersten Datenfeld der Kurznachricht in der Mitteilung die Kopfinformationen hinzugefügt sind" ist aber nicht unmittelbar ersichtlich ursprünglich offenbart.

Für dieses Merkmal gibt es keinen wörtlichen Beleg in der ursprünglich eingereichten Anmeldung. Die Beschwerdegegnerin argumentierte, aus der Verbindung der Figuren 2 und 3 einerseits und der Figur 5 andererseits sei eindeutig zu entnehmen, dass die Kopfinformationen dem ersten Datenfeld der Kurznachricht hinzugefügt seien, denn die Figuren 2 und 3, die den Aufbau einer Kurznachricht zeigten, wiesen noch keine Kopfinformationen auf, während Figur 5, die den Aufbau einer Mitteilung zeigt, dem ersten Datenfeld und insbesondere dem Feld 35 vorangehende Kopfinformationen 90 und 95 aufweise. Folglich müssen diese Kopfinformationen dem ersten Datenfeld hinzugefügt worden sein.

Daraus ergibt sich jedoch keine unmittelbare und eindeutige Offenbarung dieses Merkmals. Zum einen sind die Figuren schematischer Natur und zeigen nur die Details, die für die Erklärung eines spezifischen Sachverhalts wichtig sind. Sie erheben offensichtlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit in dem Sinn, dass sich aus ihnen das hinzugefügte Merkmal zweifelsfrei ableiten ließe. Zum anderen zeigt der mit dem Bezugszeichen 15 versehene Pfeil in Figur 5, der das erste Datenfeld bezeichnet, auf die Gesamtheit des gezeigten Datenrahmens einschließlich der ersten und zweiten Kopfinformation (Bezugszeichen 90, 95). Dies deutet darauf hin, dass die Kopfinformationen als Teil der Mitteilung gesehen werden können und ist allein schon Grund genug, die unmittelbar ersichtliche ursprüngliche Offenbarung zu verneinen.

Da der neue, erst im Laufe der mündlichen Verhandlung eingereichte Antrag Anlass für neue Einwände gibt und somit nicht unmittelbar ersichtlich gewährbar erscheint, wurde er nicht zugelassen.

5. Hilfsantrag 1 und 2: Neuheit und erfinderische Tätigkeit (Artikel 54 und 56 EPÜ)

5.1 In Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 sind an insgesamt drei Stellen die Merkmale "mit der Mitteilung" bzw. "mit der Nachricht" in "in der Mitteilung" bzw. "in der Nachricht" geändert worden (Hervorhebungen durch die Kammer).

Durch diese Änderungen werden die oben unter Punkt 3 bezüglich des Hauptantrags vorgebrachten Argumente nicht berührt, was auch von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten wurde.

Somit beruht auch der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und erfüllt daher nicht die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ.

5.2 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 umfasst im Vergleich zu Anspruch 1 gemäß Hauptantrag im wesentlichen folgendes Merkmal:

"und dass die Mitteilung nicht dem Transport der Kurznachricht dient".

Dieses weitere Merkmal entspricht der in E8 offenbarten Lehre, der gemäß die Mitteilung in Form einer SMS die sie auslösende Multimedianachricht, also die Kurznachricht unter Verwendung der Terminologie des Patentanspruchs, nicht enthalten kann und soll. Stattdessen weist die Mitteilung eine Tabelle über den Inhalt der Multimedianachricht auf (Seite 2, Zeile 2).

Somit beruht auch der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und erfüllt daher nicht die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ.

6. Hilfsantrag 3 und 6: Neuheit und erfinderische Tätigkeit (Artikel 54 und 56 EPÜ)

6.1 Anspruch 1 gemäß drittem Hilfsantrag enthält im Vergleich zu Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ein zusätzliches Merkmal, nämlich dass die zweite Kopfinformation mindestens eine Information umfasst, "die eine Auswertemöglichkeit der Information über den Aufbau und/oder den Inhalt der Kurznachricht (5) vorgibt".

6.2 Es stellt sich die Frage, inwiefern dadurch überhaupt eine Einschränkung des Merkmals, dass "die zweite Kopfinformation mindestens eine Information über die Art der durchzuführenden Auswertung der Mitteilung umfasst", eintritt.

Dieses zusätzliche Merkmal bedeutet offensichtlich, dass die gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags bereitgestellte Information über die Art der durchzuführenden Auswertung, die etwa rein informativer, textlicher Natur sein kann, zusätzlich eine zum Beispiel interaktive Auswertemöglichkeit vorgibt, die der Benutzer zum Beispiel durch Auswahl starten kann.

6.3 Das so verstandene Merkmal, durch welches die Information über die durchzuführende Auswertung auf eine Angabe der Auswertemöglichkeiten konkretisiert wird, löst die Aufgabe, die Information für den Benutzer in konkret nutzbarer Form auszugestalten.

Eine solche Möglichkeit ergibt sich allerdings schon durch die aus dem SMS-Standard (Dokumente E18 bzw. E19) bekannte Port-Adressierungsfunktion, die, wie unter Punkt 3.8 gezeigt, durch einen Informationselement-Identifikator mit dem Wert 04 (alternativ 05) als Teil der zweiten Kopfinformation dem Empfänger-Terminal mitgeteilt werden kann (E18, Seite 58). Mit Hilfe der Portadressierung kann ein Anwendungsprogramm zur Auswertung der SMS auf dem Empfängerterminal gestartet werden, das dem Benutzer Auswertemöglichkeiten der Information über den Aufbau und/oder den Inhalt der Kurznachricht vorgibt.

Für den Fachmann war es dann naheliegend, die Verwendung der Port-Adressierungsfunktion in Verbindung mit einem entsprechenden Anwendungsprogramm zur Vorgabe von Auswertemöglichkeiten und dem erforderlichen Informationselement-Identifikator als Teil der zweiten Kopfinformation vorzusehen, um die in E8 vorgeschlagene Funktionalität der Mitteilung auf dem Empfänger-Terminal zu schaffen (E8, Seite 1, 2. Absatz: "the terminals should be provided with enough information ... to receive only those parts of the message the terminal is capable to process", und Seite 2, 1. Absatz: "The selection can then be performed in relation to his terminal capabilities." - Hervorhebungen durch die Kammer).

Auch wenn andere Möglichkeiten zur Schaffung der vorgeschlagenen Funktionalität denkbar sind, war die Verwendung der Port-Adressierung eine aus dem SMS-Standard bekannte und damit vom Fachmann als erfolgversprechend erkannte und folglich naheliegende Möglichkeit. Somit war der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag 3 für den Fachmann naheliegend, so dass dieser Antrag daher nicht die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ erfüllt.

6.4 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 umfasst gegenüber Anspruch 1 gemäß Hauptantrag das weitere Merkmal, "dass die Kurznachricht (5) von einem Sender, insbesondere von einer mobilen Sendestation, für eine Zentralstation, insbesondere eines Netzbetreibers (70), an das Telekommunikationsnetz (10) abgesetzt wird, dass vom Teilnehmer (60) eine Quittierungsnachricht für die Zentralstation an das Telekommunikationsnetz (10) abgegeben wird, mit dem der Teilnehmer (60) den Empfang der Mitteilung quittiert, und dass die Mitteilung nicht dem Transport der Kurznachricht (5) dient, dass die Informationen über den Aufbau und/oder den Inhalt der Kurznachricht (5) beim Teilnehmer (60) aus der empfangenen Mitteilung ausgelesen und an einer Anzeigevorrichtung dargestellt werden, dass die Informationen über den Aufbau und/oder den Inhalt der Kurznachricht (5) menügesteuert an der Anzeigevorrichtung dargestellt werden, wobei entsprechende Menüstrukturen in Abhängigkeit der ausgelesenen Informationen über den Aufbau und/oder den Inhalt der Kurznachricht beim Teilnehmer (60) erzeugt werden".

Teile dieses Merkmals sind aus E8 bekannt. So wird die der Kurznachricht entsprechende Multimedianachricht von einem Sender für eine Zentralstation eines Netzbetreibers an das Telekommunikationsnetz abgesetzt. Dies folgt etwa aus der Tatsache, dass es sich bei dem dort beschriebenen Verfahren zum Versenden einer Multimedianachricht um ein Nicht-Echtzeit-Verfahren handelt, das eine "store-and-forward"-Methode verwendet. Für den Fachmann ist unter anderem auch aus dem Vergleich mit SMS-Verfahren (siehe E8, Seite 2, letzter Absatz) klar, dass nach dem neuen Verfahren zum Versenden von Multimedianachrichten die Multimedianachricht von einem Sender für eine Zentralstation eines Netzbetreibers an das Telekommunikationsnetz abgesetzt wird.

Eine Quittierung in der Form der Abgabe einer Quittierungsnachricht vom Teilnehmer für die Zentralstation an das Telekommunikationsnetz, mit der der Teilnehmer den Empfang der Mitteilung quittiert, ist eine bei dem in E8 als Vorgängerverfahren identifizierten SMS-Verfahren bekannte Maßnahme (E18, Kapitel 9.2.2.1a beginnend auf Seite 38), deren Verwendung im Rahmen der Versendung einer Multimedianachricht naheliegend war. Ein Quittierung kann auch aufgrund der Tatsache, dass sie Bestandteil des SMS-Standards ist (loc. cit.), als implizites Merkmal der gemäß E8 in Form einer SMS gesandten Mitteilung gesehen werden.

Die Beschwerdegegnerin hat in diesem Zusammenhang vorgebracht, dass gemäß E18 ein Quittierungsreport an ein entsprechendes Servicecenter gesandt würde (E18, Figuren 03.40/1 und 03.40/2 auf Seite 14), dieses jedoch nicht mit der Zentralstation des Telekommunikationsnetzes identisch sei. Ferner handele es sich bei der Quittierungsnachricht erfindungsgemäß um eine SMS-Nachricht (Spalte 4, Zeilen 45-49), während es sich gemäß E18 um ein spezielles Datenformat handele (E18, Kapitel 9.2.2.1a, beginnend auf Seite 38).

Hiergegen ist einzuwenden, dass der Begriff "Zentralstation" gemäß Streitpatent breit auszulegen ist (Spalte 6, Zeilen 48-54) und auch den Netzbetreiber selbst umfassen kann. Es ist nicht zu erkennen, warum das in E18 vorgeschlagene Servicecenter nicht auch eine so verstandenen Zentralstation sein kann. Im Hinblick auf das Datenformat der Quittierungsnachricht ist festzustellen, dass der Anspruch diesbezüglich keine Festlegungen macht.

Das Merkmal, dass die Informationen über den Aufbau und/oder den Inhalt der Kurznachricht beim Teilnehmer aus der empfangenen Mitteilung ausgelesen und an einer Anzeigevorrichtung dargestellt werden, ist schon aus E8 bekannt oder wird daraus zumindest nahegelegt (S. 2, erster Absatz: "the user will be provided with all necessary information needed to decide if and which parts of the MMS he wants to download"). Das Zur-Verfügung-Stellung der Information erfolgt üblicherweise und für den Fachmann naheliegend durch ihre Anzeige.

Das Merkmal, dass die Informationen über den Aufbau und/oder den Inhalt der Kurznachricht menügesteuert an der Anzeigevorrichtung dargestellt werden, ist ebenfalls schon aus E8 bekannt oder wird daraus zumindest nahegelegt. So kann der Begriff "selection" (S. 2, 1. Absatz, viertletzte Zeile) dahingehend verstanden werden, dass die Möglichkeit einer Auswahl dem Bereitstellen eines Menüs im breitesten Wortsinne gleichkommt. Zumindest war das Bereitstellen eines Menüs zum Durchführen der in E8 vorgeschlagenen Auswahl für den Fachmann eine weithin bekannte und auch naheliegende Möglichkeit.

Das weitere Merkmal, wonach entsprechende Menüstrukturen in Abhängigkeit der ausgelesenen Informationen über den Aufbau und/oder den Inhalt der Kurznachricht beim Teilnehmer erzeugt werden, entspricht dem, was allgemein als dynamische Menüstruktur bekannt ist. Dynamische Menüstrukturen sind fachnotorisch und werden bekanntermaßen unter anderem dazu verwendet, die angezeigten Menüs auf die tatsächlich auswählbaren Menüpunkte zu beschränken und somit zu vereinfachen. Der Fachmann hätte diese bekannte Maßnahme aus dem gleichen Grund auch auf die aus E8 bekannten oder nahelegten Menüs angewandt.

6.5 Bei dem zusätzlichen Merkmal des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 6 handelt es sich somit um eine Zusammenstellung weiterer Merkmale, von denen jedes für sich genommen, wie oben unter 6.4 gezeigt, entweder aus E8 bekannt oder für den Fachmann naheliegend waren. Da auch nicht zu erkennen ist, dass diese Merkmale untereinander oder mit den anderen Merkmalen des Anspruchs in einer unerwarteten oder überraschenden Weise zusammenwirken, war auch die Verwendung dieser Zusammenstellung für den Fachmann naheliegend, so dass der Gegenstand des Anspruchs nicht erfinderisch ist und der Antrag nicht den Erfordernissen des Artikels 56 EPÜ genügt.

7. Im Ergebnis war keiner der zugelassenen Anträge gewährbar. Der mit dem Hilfsantrag 7 verknüpfte Antrag auf Vorlage einer Rechtsfrage an die große Beschwerdekammer hat sich durch die Zurücknahme dieses Hilfsantrags erledigt und wurde auch in der mündlichen Verhandlung nicht mehr aufrecht erhalten.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.