T 0157/06 (Leitfähige Beschichtungen/HENKEL) of 26.8.2008

Sachverhalt und Anträge

I. Die Patentinhaberin hat Beschwerde eingelegt gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 030 894 zu widerrufen.

II. Mit den beiden Einsprüchen wurde das Patent im gesamten Umfang angegriffen aus Gründen gemäß Artikel 100 (a) EPÜ 1973 (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit).

III. Die Grundlage der angefochtenen Entscheidung bildeten

- die Ansprüche des Hauptantrags, nämlich Anspruch 1,

eingereicht mit dem Schreiben mit Datum vom 09. September 2004, und Ansprüche 2-8 in der erteilten Fassung;

- die Ansprüche 1-3 des Hilfsantrags 1 und die Ansprüche 1-6 des Hilfsantrags 2, jeweils eingereicht während der mündlichen Verhandlung am 26. Oktober 2005.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautete wie folgt:

"1.) Leitfähige und schweißbare Korrosionsschutz-Zusammensetzung zur Beschichtung von Metalloberflächen dadurch gekennzeichnet, daß sie

a) 10 bis 40 Gew.-% eines organischen Bindemittels enthaltend

aa) mindestens ein bei Raumtemperatur festes Epoxidharz, gelöst in einem organischen Lösungsmittel

ab) mindestens einen Härter ausgewählt aus Guanidin, substituierten Guanidinen, substituierten Harnstoffen, cyclischen tertiären Aminen und deren Mischungen

ac) mindestens ein blockiertes Polyurethanharz

b) 0 bis 15 Gew.-% eines Korrosionsschutzpigments auf Silicatbasis

c) 40 bis 70 Gew.-% pulverförmiges Zink, Aluminium, Graphit und/oder Molybdänsulfid, Ruß, Eisenphosphid

d) 0 bis 30 Gew.-% eines Lösungsmittels enthalten.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterschied sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die Komponente aa) wie folgt definiert war:

"mindestens ein Epoxidharz mit mindestens 2 Epoxygruppen pro Molekül und einem Molekulargewicht über 700,".

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 lautete wie folgt:

"Verfahren zur Beschichtung von Metalloberflächen mit einer leitfähigen organischen Korrosionsschutzschicht gekennzeichnet durch die folgenden Schritte

-herkömmliche Vorbehandlung bestehend aus

- Reinigung

- Phosphatierverfahren und/oder Chrom-freies

Vorbehandlungsverfahren,

- Beschichten mit einer leitfähigen und schweißbaren Korrosionsschutz Zusammensetzung enthaltend

a) 10 bis 40 Gew.-% eines organischen Bindemittels enthaltend

aa) mindestens ein Epoxidharz mit mindestens 2 Epoxygruppen pro Molekül und einem Molekulargewicht über 700,

ab) mindestens einen Härter ausgewählt aus Guanidin, substituierten Guanidinen, substituierten Harnstoffen, cyclischen tertiären Aminen und deren Mischungenm,

ac) mindestens ein blockiertes Polyurethanharz,

b) 0 bis 15 Gew.-% eines Korrosionsschutzpigments auf Silicatbasis,

c) 40 bis 70 Gew.-% pulverförmiges Zink, Aluminium, Graphit und/oder Molybdänsulfid, Ruß, Eisenphosphid, und

d) 0 bis 30 Gew.-% eines Lösungsmittels.

in einer Schichtdicke von 1 bis 10 µm, vorzugsweise zwischen 2 und 5 µm

- Einbrennen der organischen Beschichtung bei Temperaturen zwischen 160º und 260 ºC Peak Metal Temperature (PMT)."

IV. Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem die folgenden Dokumente zitiert:

(D1) US-A-5 001 173

(D7) US-A-4 346 143 .

V. Die Einspruchsabteilung entschied, Anspruch 1 des Hauptantrags sei unklar aufgrund des Merkmals "... ein bei Raumtemperatur festes Epoxidharz gelöst in einem organischen Lösungsmittel ...".

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sowohl des Hilfsantrags 1 als auch des Hilfsantrags 2 sei zwar neu, beruhe aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf die Offenbarung des Dokuments (D1).

VI. Die einzigen vorliegenden Ansprüche sind die Ansprüche 1 bis 8 des Hauptantrags, die von der Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 26. August 2008 vorgelegt wurden.

Die unabhängigen Ansprüche 1, 5 und 6 des Hauptantrags lauten wie folgt:

"1.) Leitfähige und schweißbare Korrosionsschutz-Zusammensetzung zur Beschichtung von Metalloberflächen dadurch gekennzeichnet, daß sie

a) als einziges organisches Bindemittel 10 bis 40 Gew.-% eines organischen Bindemittels bestehend aus

aa) mindestens einem Epoxidharz mit mindestens 2 Epoxygruppen pro Molekül und einem Molekulargewicht über 700,

ab) mindestens einem Härter ausgewählt aus Guanidin, substituierten Guanidinen, substituierten Harnstoffen, cyclischen tertiären Aminen und deren Mischungen, und

ac) mindestens einem blockierten Polyurethanharz,

b) 0 bis 15 Gew.-% eines Korrosionsschutzpigments auf Silicatbasis

c) 40 bis 70 Gew.-% pulverförmiges Zink, Aluminium, Graphit und/oder Molybdänsulfid, Ruß, Eisenphosphid

d) 0 bis 30 Gew.-% eines Lösungsmitttels enthalten."

"5.) Verwendung der Zusammensetzung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche zum Beschichten von Blechen in Coil-Coating Verfahren."

"6.) Verfahren zur Beschichtung von Metalloberflächen mit einer leitfähigen organischen Korrosionsschutz-schicht gekennzeichnet durch die folgenden Schritte

- herkömmliche Vorbehandlung bestehend aus

- Reinigung

- Beschichten mit einer Zusammensetzung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche in einer Schichtdicke von 1 bis 10 µm, vorzugsweise zwischen 2 und 5 µm

- Einbrennen der organischen Beschichtung bei Temperaturen zwischen 160 º und 260 ºC Peak Metal Temperature (PMT)."

VII. Die Beschwerdeführerin argumentierte wie folgt:

a) Artikel 123 (2) EPÜ

In den vorliegenden Anspruch 1 wurden das Merkmal "als einziges organisches Bindemittel" eingefügt. Die Beschwerdeführerin gab als Basis für diese Änderung den ersten Absatz auf Seite 5 der ursprünglichen Fassung der Anmeldung an. Dort sei festgelegt, dass "das organische Bindemittel" (Unterstreichung hinzugefügt) aus den Komponenten aa), ab) und ac) bestehe. Außerdem sei diese Änderung nur eine Beschränkung des offen formulierten ursprünglichen Anspruchs 1 auf die geschlossene Form.

b) Erfinderische Tätigkeit

Die Beschwerdeführerin bemerkte, das Dokument (D7) offenbare nicht die Komponente ac) gemäß dem vorliegenden Anspruch 1, nämlich ein blockiertes Polyurethanharz. Der Fachmann hätte keinen Grund gehabt, den in (D7) offenbarten Komponenten eine weitere hinzuzufügen. Er hätte insbesondere nicht das Dokument (D1) konsultiert, da dieses ein ganz anderes Vernetzungssystem beträfe, nämlich die Vernetzung eines Polyesters, das heißt eines Hydroxylgruppen aufweisenden Polymeren. Im Gegensatz hierzu würde gemäß dem Dokument (D7) ein Epoxygruppen aufweisendes Polymer vernetzt. Somit beruhe der Gegenstand der Ansprüche des Hauptantrags auf erfinderischer Tätigkeit.

VIII. Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden I und II) argumentierten wie folgt:

a) Artikel 123 (2) EPÜ

Die Beschwerdegegnerinnen waren der Ansicht, dass die Einfügung "als einziges organisches Bindemittel" in den Anspruch 1 keine Basis in der ursprünglichen Fassung der Beschreibung habe, so dass der Anspruch gegen die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ verstoße. Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung schließe keine weiteren Bindemittel aus. Einerseits verweise der erste Absatz auf Seite 5 auf die Patentansprüche, deren Wortlaut weitere Bindemittel zulasse. Andererseits erwähne die Beschreibung neben den als Bestandteile des Bindemittels im ursprünglichen Anspruch 1 genannten Härtern weitere Härter. Somit stünde die von der Beschwerdeführerin zitierte Passage im Widerspruch zur übrigen Anmeldung. Der ursprüngliche Anspruch 1 lasse es zwar zu, das organische Bindemittel a) auf die Komponenten aa), ab) und ac) zu beschränken. Die Beschränkung auf die Komponente a) als einziges organisches Bindemittel sei jedoch nur erlaubt, wenn auch für die anderen Komponenten die geschlossene Form gewählt würde.

b) Erfinderische Tätigkeit

Das Dokument (D7) sei als nächstliegender Stand der Technik anzusehen und offenbare alle Komponenten gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 mit Ausnahme des blockierten Polyurethanharzes ac). Da der vorliegende Anspruch 1 auch minimale Mengen an blockiertem Polyurethanharz ac) zulasse, die keinen messbaren Effekt erzielen könnten, könne die objektive Aufgabe der Erfindung nur in der Bereitstellung alternativer Korrosionsschutzbeschich-tungsmassen gesehen werden. Das Dokument (D1) offenbare den Einsatz von einem oder mehreren Vernetzungsmitteln, unter denen auch Epoxidharze, Melaminharze und blockierte Polyisocyanate genannt seien. Die Vernetzung des Polyesters gemäß Dokument (D1) beruhe auf der Reaktion von dessen Hydoxylgruppen und somit auf dem gleichen Mechanismus wie die Vernetzung von Epoxidharzen. Daher sei es naheliegend gewesen, den im Dokument (D7) als Vernetzer verwendeten Melaminharzen die in (D1) genannten blockierten Polyisocyanate zuzusetzen.

IX. Die Beschwerdeführerin hat beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das europäische Patent aufrechtzuerhalten im Umfang der Ansprüche des 1 bis 8 des Hauptantrags, eingereicht während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 26. August 2008.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten, die Beschwerde zurückzuweisen.

X. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Artikel 123 EPÜ

2.1 Artikel 123 (2) EPÜ

2.1.1 Zwischen den Parteien war streitig, ob der Anspruch 1 aufgrund der Einfügung des Merkmals "als einziges organisches Bindemittel" die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt. Dieses Merkmal legt fest, dass die im Anspruch 1 genannten "10 bis 40 Gew.-% eines organischen Bindemittels", bestehend aus den Komponenten aa), ab) und ac), das einzige organische Bindemittel ist.

In der ursprünglichen Fassung des Anspruchs 1 wurden die Korrosionsschutz-Zusammensetzungen "dadurch gekennzeichnet, daß sie a) 10 bis 40 Gew.-% eines organischen Bindemittels" enthaltend die Komponenten aa), ab) und ac) enthalten. Diese Formulierung erlaubt es, dass das organische Bindemittel neben aa), ab) und ac) weitere Komponenten, also weitere organische Bindemittel, enthalten kann, legt jedoch die Konzentration der Gesamtmenge der organischen Bindemittel auf 10 bis 40 Gew.-% der Zusammensetzungen fest.

Die Beschwerdeführerin hat einerseits das organische Bindemittel a) auf die Komponenten aa), ab) und ac) beschränkt, indem es den Ausdruck "eines organischen Bindemittels enthaltend" im ursprünglichen Anspruch 1 durch "eines organischen Bindemittels bestehend aus" ersetzt hat. Diese Beschränkung wurde von den Beschwerdegegnerinnen nicht bemängelt. Sie erscheint auf den ersten Blick zulässig, da sie die Komponenten des organischen Bindemittels auf die im ursprünglichen Anspruch 1 explizit genannten, und somit als bevorzugt anzusehenden, Komponenten beschränkt. Diese Beschränkung kann jedoch nur dann zulässig sein, wenn, wie im ursprünglichen Anspruch 1, die Gesamtkonzentration an organischen Bindemitteln weiterhin auf "10 bis 40 Gew.-%" beschränkt ist, das heißt, wenn andere organische Bindemittel als die der Komponente a) ausgeschlossen sind.

Daher ist der von den Beschwerdegegnerinnen bemängelte Einschub "als einziges organisches Lösungsmittel" nicht nur nicht zu bemängeln, sondern auch im Rahmen der erfolgten Einschränkung des Bindemittels a) auf die Komponenten aa), ab) und ac) unerlässlich, damit der vorliegende Anspruch 1 den Anforderungen des Artikels 123 (2) EPÜ genügt.

2.1.2 Die übrigen Merkmale des Anspruchs 1 sind im ursprünglichen Anspruch 1 und Seite 6, Zeilen 13-17 der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart.

Die zusätzlichen Merkmale Ansprüche 2 und 4 bis 8 sind offenbart in den ursprünglichen Ansprüchen 2 und 4 bis 7, die des Anspruchs 3 im ursprünglichen Anspruch 3 in Verbindung mit Seite 7, Zeilen 18-20 der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung.

2.2 Artikel 123 (3) EPÜ

Die Änderungen in den vorliegenden Ansprüchen wirken gegenüber den erteilten Ansprüchen ausschließlich einschränkend, da in allen vorliegenden Ansprüchen nun festgelegt ist, dass die Komponente a) das einzige organische Bindemittel ist, und dass sie ausschließlich aus den Komponenten aa), ab) und ac) besteht.

2.3 Daher verstoßen die geänderten Ansprüche nicht gegen die Erfordernisse des Artikels 123 EPÜ.

3. Neuheit

Die Neuheit des Gegenstands der vorliegenden Ansprüche wurde von den Parteien nicht bestritten. Sie ist darin begründet, dass

- einerseits das Dokument (D7) nicht das im

vorliegenden Anspruch 1 als Komponente ac) bezeichnete blockierte Polyurethanharz offenbart, und

- andererseits die Primer gemäß Dokument (D1) als

Bindemittel Polyester enthalten, was die vorliegenden Ansprüche ausschließen.

4. Erfinderische Tätigkeit

4.1 Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ 1973 ist nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern bei Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes der nächstliegende Stand der Technik festzustellen, demgegenüber die Aufgabe zu ermitteln, die erfindungsgemäß gelöst wird, und schließlich die Frage zu klären, ob die vorgeschlagene Lösung dieser Aufgabe für den Fachmann angesichts des Standes der Technik nahelag.

4.2 Die Kammer betrachtet im Einklang mit den Beteiligten Dokument (D7) als den nächstliegenden Stand der Technik.

Wie das vorliegende Patent, so betrifft auch dieses Dokument leitfähige und schweißbare Korrosionsschutz-Zusammensetzungen zur Beschichtung von Metalloberflächen (siehe die Zusammenfassung von (D7) und den vorliegenden Anspruch 1).

Die in den Beispielen 50 bis 54 von (D7) beschriebenen zinkreichen Primer enthalten die im vorliegenden Anspruch 1 definierten Komponenten mit Ausnahme des blockierten Polyurethanharzes ac) (siehe Spalte 15-16, insbesondere Tabelle IV).

4.3 Die Beschwerdeführerin hat nicht gezeigt, dass der Gegenstand der vorliegenden Ansprüche gegenüber Dokument (D7) als nächstliegendem Stand der Technik eine unerwartete Wirkung zeigt (vergleiche die in der prioritätsbegründenden Anmeldung vorhandenen, im Patent aber fehlenden Tabellen 1 bis 3). Daher kann die von der vorliegenden Erfindung im Hinblick auf das Dokument (D7) zu lösende Aufgabe nur darin gesehen werden, alternative leitfähige und schweißbare Korrosionsschutz-Zusammensetzungen zur Beschichtung von Metalloberflächen bereitzustellen (siehe oben unter Punkt VIII b)). Die Tabellen 1 bis 3 der prioritätsbegründenden Anmeldung zeigen, dass diese Aufgabe durch den Gegenstand der Ansprüche gelöst wird.

4.4 Streitig war zwischen den Parteien, ob der Fachmann zur Lösung dieser Aufgabe das Dokument (D1) konsultiert hätte, bzw. ob er aus diesem Dokument die Anregung entnommen hätte, den aus (D7) bekannten Primer-Zusammensetzungen ein blockiertes Polyurethanharz zuzusetzen (siehe oben unter den Punkten VII b) und VIII b)).

4.4.1 Die für die Primer gemäß Dokument (D7) bevorzugten Bindemittel sind Epoxidharze (siehe die Ansprüche 9 und 10 sowie Spalte 5, Zeilen 8-17). Als Vernetzungsmittel für diese Epoxidharze werden Amin-Aldehyd-Kondensate genannt, wie veretherte Harnstoff-, Melamin- und Benzoguanidin-Formaldehyd-Kondensate, oder Phenol-Aldehyd-Kondensate (siehe Spalte 5, Zeilen 45-62). Amin-Aldehyd-Kondensate werden auch in den von den Beschwerdegegnerinnen zitierten Beispielen 50-54 eingesetzt (siehe (D7), Tabelle IV in den Spalten 15-16).

Im Dokument (D7) befindet sich kein Hinweis darauf, blockierte Polyurethane einzusetzen, also die Komponente ac) gemäß dem vorliegenden Anspruch 1. Daher kann dieses Dokument allein den Gegenstand der vorliegenden Ansprüche nicht nahelegen.

4.4.2 Die im Dokument (D1) offenbarten Primer-Zusammensetzungen enthalten ein vernetzbares thermoplastisches Harz. Als Beispiele für solche Harze werden ausschließlich Polyester genannt, insbesondere solche mit freien Hydroxylgruppen (siehe Spalte 15, Zeilen 3 bis Spalte 16, Zeile 16). Entsprechend sind die von den Beschwerdegegnerinnen zitierten Vernetzungs-mittel auf solche für Polyester beschränkt (siehe Spalte 16, Zeile 57 bis Zeile 17, Zeile 9, insbesondere Spalte 16, Zeile 59-61: "A variety of cross-linking materials may be utilized with the polyesters, and these include, for example, ..."). Als Beispiele für solche Vernetzer sind u. a. Melamin-Formaldehyd-Harze, Epoxidharze und blockierte Polyisocyanate genannt. Letztere sind blockierte Polyurethane gemäß dem vorliegenden Anspruch 1.

Das Dokument (D1) nennt daher Melamin-Formaldehyd-Harze, Epoxidharze und blockierte Polyurethane nur als Vernetzer für Polyester. Somit ist aus diesem Dokument nicht die Anregung zu entnehmen, blockierte Polyurethane als Vernetzer für Epoxidharze einzusetzen.

Wie die im Dokument (D1) genannten Polyester weisen auch die im Dokument (D7) genannten Epoxidharze Hydroxylgruppen auf bzw. bilden solche im Laufe der Vernetzung (siehe die chemische Formel in Spalte 5 von (D7); siehe oben unter Punkt VIII b) ). Epoxygruppen sind sehr reaktiv und daher an der Vernetzungsreaktion beteiligt. Die Vernetzung durch Reaktion der Epoxygruppe läuft nach einem anderen Mechanismus ab als die Vernetzung von hydroxyl-funktionellen Polyestern. Daher lag es für den Fachmann nicht nahe, Vernetzer für Polyester, wie blockierte Polyisocyanate bzw. blockierte Polyurethane, zum Härten von Epoxidharzen einzusetzen.

Der mit der oben genannten Aufgabe betraute Fachmann hätte deshalb nicht die im Dokument (D1) offenbarten blockierten Polyurethane den in den Beispielen 50 bis 54 des Dokuments (D7) beschriebenen Primer-Zusammensetzungen zugesetzt.

4.5 Aus diesem Grund beruht der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit. Da die Zusammensetzungen gemäß Anspruch 1 nicht nahelagen, gilt das Gleiche für deren Verwendung gemäß Anspruch 5, für das Verfahren zur Beschichtung mit diesen Zusammensetzungen gemäß Anspruch 6, und für den Gegenstand der abhängigen Ansprüche 2 bis 4, 7 und 8 Folglich beruht der Gegenstand der vorliegenden Ansprüche auf einer erfinderischer Tätigkeit.

5. Anpassung der Beschreibung

Die Beschwerdeführerin hat während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eine an die geänderten Ansprüche angepasste Beschreibung vorgelegt. Die Beschwerdegegnerinnen haben diese angepasste Beschreibung nicht beanstandet; auch die Kammer sieht keinen Anlass zu einer solchen Beanstandung.

6. Folglich stehen keine Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 EPÜ 1973 der Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1-8 des Hauptantrags und der daran angepassten Beschreibung entgegen.

7. Zurückverweisung an die erste Instanz (Artikel 111 (1) EPÜ 1973)

Im vorliegenden Fall kann die Kammer jedoch nicht selbst über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang entscheiden, da die Voraussetzungen hierfür gemäß Regel 82 (2) EPÜ noch nicht erfüllt sind.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent in geändertem Umfang mit folgender Fassung aufrechtzuerhalten:

Beschreibung:

Spalten 1 bis 9, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 26. August 2008.

Ansprüche:

Nr. 1 bis 8 des Hauptantrags, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 26. August 2008.