T 0946/05 (Kraft- und Schmierstoffadditiv/BASF) of 31.7.2007

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der

Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung

Nr. 02 702 298.7 zurückzuweisen.

Gegenstand der angefochtenen Entscheidung ist der mit Schreiben vom 26. Januar 2005 eingereichte Satz von 10 Ansprüchen, bestehend aus den unabhängigen Ansprüchen 1, 5, 6, 7, 9 und 10 betreffend die Verwendung von Verbindungen der Formel I (Anspruch 1), Verbindungen der Formel I (Anspruch 5), ein Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der Formel I (Anspruch 6) sowie ein Additivgemisch, eine Schmierstoffzusammensetzung und eine Kraftstoffzusammensetzung, welche wenigstens eine Verbindung der Formel I enthalten (Ansprüche 7, 9 und 10).

Der für die vorliegende Entscheidung relevante Produktanspruch 5 hat folgenden Wortlaut:

"5. Verbindung der allgemeinen Formel I

(R**(a) R**(b)m R**(c)n)B-(O-A)p-OH (i)

worin

R**(a), R**(b) und R**(c) unabhängig voneinander für einen Polyalkenylrest stehen, der wenigstens ein tertiäres oder quartäres Kohlenstoffatom aufweist, und wobei die Polyalkenylreste R**(a), R**(b) und R**(c)sich von Polyalkenen ableiten, die wenigstens 70 Gew.-% Isobuten, bezogen auf die Gesamtmenge der eingebauten Alkene, eingebaut enthalten und wobei die Polyalkene wenigstens einfach ungesättigt und zu wenigstens 70 Mol-% mit Methylvinylidengruppen (-C(-CH3)=CH2) und/oder Dimethylvinylgruppen (-CH=C(CH3)2) terminiert sind,

B für einen Benzolring steht, der zusätzlich noch 4-(m+n) von R**(b) und R**(c)verschiedene Substituenten tragen kann, die ausgewählt sind unter Alkyl- und Alkoxy,

A für C2- bis C8-Alkylen steht, wobei die Alkylen-oxideinheiten -(O-A)- gleiche oder verschiedene Alkylengruppen A aufweisen können und die Reihenfolge der Alkylenoxideinheiten beliebig ist,

m und n unabhängig voneinander für 0 oder 1 stehen,

p für eine ganze Zahl von 5 bis 200 steht und

der Rest (R**(a) R**(b)m R**(c)n)B- ein zahlenmittleres Molekulargewicht im Bereich von 254 bis 5000 aufweist."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 4 und 8 sind auf besondere Ausgestaltungen der Gegenstände nach Anspruch 1 bzw. Anspruch 7 gerichtet.

II. Die angefochtene Entscheidung wurde damit begründet,

dass der Gegenstand des Produktanspruchs 5 nicht neu sei gegenüber Beispiel 1 von Dokument

(1) EP-A-0 781 794.

III. Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin (nachfolgend Beschwerdeführerin) Beschwerde eingelegt.

IV. Die Beschwerdekammer hat in einem Bescheid vorläufige

Einwände bezüglich der Neuheit des Gegenstands von

Anspruch 5 gegenüber der Lehre von Dokument (1) geäußert

sowie hinsichtlich mangelnder erfinderischer Tätigkeit

der Gegenstände der Ansprüche 1 bis 5 und 7 bis 10

gegenüber einer Kombination der Lehren der Dokumente

(4) EP-A-0 548 617 und

(6) US-A-5 300 701.

Letzteres wurde damit begründet, dass für die Verwendung der anmeldungsgemäßen Additive gegenüber den aus Dokument (4) bekannten Additiven kein besonderer Effekt nachgewiesen wurde.

V. Mit Schreiben vom 22. März 2007 hat die Anmelderin den bisherigen Anspruchssatz als Hauptantrag aufrecht erhalten, geänderte Anspruchssätze in zwei Hilfsanträgen vorgelegt sowie Vergleichsversuche eingereicht.

Die unabhängigen Ansprüche des für die vorliegende Entscheidung relevanten ersten Hilfsantrages lauten:

"1. Verwendung von Verbindungen der allgemeinen Formel I

(R**(a) R**(b)m R**(c)n)B-(O-A)p-OH (i)

worin

R**(a), R**(b) und R**(c) unabhängig voneinander für einen Polyalkenylrest stehen, der wenigstens ein tertiäres oder quartäres Kohlenstoffatom aufweist, wobei die Polyalkenylreste R**(a), und soweit vorhanden, R**(b) und R**(c)sich von Polyalkenen ableiten, die wenigstens 70 Gew.-% Isobuten, bezogen auf die Gesamtmenge der eingebauten Alkene, eingebaut enthalten und wobei die Polyalkenylreste R**(a) und, soweit vorhanden, R**(b) und R**(c) sich von Polyalkenen ableiten, die wenigstens eine C=C-Doppelbindung aufweisen und die zu wenigstens 70 Mol-% mit Methylvinylidengruppen (-C(-CH3)=CH2) und/oder Dimethylvinylgruppen (-CH=C(CH3)2) terminiert sind,

B für einen Benzolring steht, der zusätzlich noch 4-(m+n) von R**(b) und R**(c)verschiedene Substituenten tragen kann, die ausgewählt sind unter Alkyl- und Alkoxy,

A für C2- bis C8-Alkylen steht, wobei die Alkylen-oxideinheiten -(O-A)- gleiche oder verschiedene Alkylengruppen A aufweisen können und die Reihenfolge der Alkylenoxideinheiten beliebig ist,

m und n unabhängig voneinander für 0 oder 1 stehen,

p für eine ganze Zahl von 5 bis 200 steht und

die Gruppe (R**(a) R**(b)m R**(c)n)B- ein zahlenmittleres Molekulargewicht im Bereich von 254 bis 5000 aufweist,

und von Gemischen davon als Additive in Kraft- oder Schmierstoffzusammensetzungen.

4. Additivgemisch für Kraft- oder Schmierstoffe, enthaltend wenigstens eine Verbindung der Formel I, wie in einem der Ansprüche 1 bis 3 definiert, in Kombination mit weiteren Kraft- oder Schmierstoffadditiven.

6. Schmierstoffzusammensetzung, enthaltend wenigstens eine Verbindung der Formel I, wie in einem der Ansprüche 1 bis 3 definiert, sowie weitere Komponenten und/oder Additive.

7. Kraftstoffzusammensetzung, enthaltend in einem Kraftstoff wenigstens eine Verbindung der Formel I, wie in einem der Ansprüche 1 bis 3 definiert, sowie weitere Komponenten und/oder Additive."

VI. Die Beschwerdeführerin hat schriftlich und mündlich im Wesentlichen folgende Argumente vorgebracht:

- Der Gegenstand nach Anspruch 5 des Hauptantrages sei nicht unmittelbar und eindeutig in Dokument (1) offenbart. Zwar seien für die Umsetzung mit Phenol Ultravis 10® und Ultravis 30® als mögliche olefinische Komponente erwähnt; wegen der in Dokument (1) empfohlenen hohen Umsetzungstemperatur von 60 bis 200ºC seien jedoch Depolymerisierungsreaktionen möglich, so dass mit diesen Komponenten das gemäß Anspruch 5 geforderte Molekulargewicht von 254 bis 5000 für die Gruppe (R**(a) R**(b)m R**(c)n)B- nicht notwendigerweise erreicht wird.

- Aus den mit der Beschwerdebegründung eingereichten Vergleichsversuchen sei ersichtlich, dass durch die beanspruchte Verwendung der Verbindung nach Formel I gegenüber der in Dokument (4) offenbarten Verwendung eines alkoxylierten Gemisches von Dinonylphenol und Nonylphenol zumindest eine verbesserte thermische Belastbarkeit erreicht werde. Für die erfindungs-gemäße Lösung dieses technischen Problems sei weder D4 noch D6 ein Anreiz zu entnehmen.

- Ferner sei es im vorliegenden Fall unbillig, die

Kosten für das Beschwerdeverfahren der Anmelderin aufzubürden, da die Zurückweisung der vorliegenden Patentanmeldung auf die Stellungnahme zum ersten Prüfungsbescheid erfolgte, wobei mit dieser Stellungnahme überarbeitete Patentansprüche vorgelegt worden seien.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene

Entscheidung aufzuheben und ein Patent mit folgender Fassung zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 10 in der Fassung des mit Schreiben vom 26. Januar 2005 eingereichten Hauptantrags,

hilfsweise ein Patent zu erteilen auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 7 in der Fassung des mit Schreiben vom 22. März 2007 eingereichten 1. Hilfsantrags oder

mit den Patentansprüchen 1 bis 3 in der Fassung des mit dem vorgenannten Schreiben eingereichten 2. Hilfsantrags

und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Entscheidungsgründe

1. Hauptantrag

Mit der angefochtenen Entscheidung der Prüfungsabteilung wurde vorliegende Anmeldung wegen mangelnder Neuheit des Gegenstands nach Anspruch 5 gegenüber Beispiel 1 der Entgegenhaltung (1) zurückgewiesen. Die Kammer stimmt zwar im Ergebnis mit der Prüfungsabteilung überein, allerdings aus den nachfolgenden anderen Gründen.

Dokument (1) beschreibt sehr langkettige (very long chain) Alkylphenylpolyoxyalkylenamine sowie deren Herstellung durch

a) Alkylierung von Phenol mit einem geeigneten Olefin zu

Alkylphenol als erstes Zwischenprodukt (Seite 5,

Zeilen 33 bis 34),

b) Alkoxylierung des erhaltenen Alkylphenols zu dem

zweiten Zwischenprodukt Alkylphenylpolyoxyalkylen-

alkohol (Seite 6, Zeilen 38 bis 40) sowie

c) Überführung des vorstehenden zweiten

Zwischenproduktes in ein Amin (Seite 9, Zeilen 17 bis

31).

Als geeignete Olefine für Schritt a) werden generell langkettige Polyolefine mit mindestens 40 C-Atomen genannt; speziell werden Polyisobutene (PIB) erwähnt und davon werden namentlich die Handelsprodukte Ultravis 10® mit einem Molekulargewicht von 950 und einem Gehalt an Methylvinylidengruppen von 76% sowie Ultravis 30® mit einem Molekulargewicht von 1300 und einem Methylvinylidengruppengehalt von 74%, genannt (Seite 6, Zeilen 9 bis 11 und 23 bis 31).

Für Schritt b) werden ausschließlich die Alkylenoxide Ethylenoxid, Propylenoxid und Butylenoxid empfohlen und zwar mit einem molaren Verhältnis von Alkylenoxid zu Alkylphenol von 5 : 1 bis 100 : 1 (Seite 6, Zeile 39 und Seite 7, Zeilen 1 bis 5).

Damit ist ausgehend von den namentlich empfohlenen PIB-Handelsprodukten Ultravis 10® und Ultravis 30® in Dokument (1) ein Alkylphenylpolyoxyalkylenalkohol als zweites Zwischenprodukt offenbart, das notwendigerweise der allgemeinen Formel I gemäß Anspruch 5 entspricht.

Nicht ausdrücklich erwähnt ist einzig das Molekular-gewicht dieser Verbindung bzw. der darin enthaltenen Gruppe (R**(a) R**(b)m R**(c)n)B-. Allerdings ergibt sich aufgrund der Molekulargewichte von Ultravis 10® und Ultravis 30® von 950 und 1300 rein rechnerisch für den Rest (R**(a) R**(b)m R**(c)n)B- des entsprechenden zweiten Zwischenprodukts ein Wert der unmittelbar und eindeutig im beanspruchten Bereich von 254 und 5000 liegt.

Nach Auffassung der Anmelderin würde sich nach der Lehre von Dokument (1) durch die Umsetzung von Phenol mit Ultravis 10® und Ultravis 30® nicht zwingend das beanspruchte Molekulargewicht ergeben, da bei der dort allgemein empfohlenen Umsetzungstemperatur von 60 bis 200ºC, vorzugsweise von 125 bis 180ºC, (Seite 5, Zeilen 34 und 35) mit einer Depolymerisierung dieser hochreaktiven PIB-Produkte Ultravis 10® und Ultravis 30® zu rechnen sei.

Die Anmelderin hat für diese Behauptung jedoch keinerlei Beweismittel vorgelegt.

Unabhängig davon ist aber der Stand der Technik grundsätzlich an den einschlägigen Fachmann gerichtet, hier an einen Polymerchemiker, der nach Überzeugung der Kammer mit den wesentlichen Kriterien für die Polymerisierung von Isobuten bzw. Depolymerisierung von PIB, insbesondere mit der Abhängigkeit dieser Reaktionen, unter anderem von Reaktionstemperatur und Reaktionsdauer vertraut ist.

Infolgedessen wird dieser Fachmann beim Studium des entgegengehaltenen Dokuments (1) die geeigneten Kriterien mitlesen, und zwar auch für die Umsetzung von Phenol mit Ultravis 10® oder Ultravis 30®. Er wird jedenfalls nicht davon ausgehen, dass Dokument (1) zur Herstellung der beschriebenen sehr langkettigen Verbindungen auch solche Bedingungen umfassen soll, die - im Falle von Ultravis 10® bzw. Ultravis 30® - zu einer derart drastischen Verkürzung der Alkylketten führen könnte, dass sich für den Rest (R**(a) R**(b)m R**(c)n)B- ein mittleres Molekulargewicht von weniger als 254 ergibt.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass der Gegenstand nach Anspruch 5 des Hauptantrages durch den Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung (1) neuheitsschädlich vorweggenommen ist und somit die Kriterien nach Artikel 54 EPÜ nicht erfüllt.

Infolgedessen ist der Hauptantrag für eine Patenterteilung nicht geeignet.

2. Erster Hilfsantrag

2.1 Zulässigkeit der Änderungen und Neuheit

Die Kammer hat sich davon überzeugt, dass die in den

Ansprüchen des ersten Hilfsantrages vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ entsprechen, denn Anspruch 1 entspricht den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 3, die Ansprüche 2 und 3 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 4 und 5, die Ansprüche 4 bis 7 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 8 bis 11 mit der Einschränkung, dass nunmehr weitere Additive zwingend vorhanden sind, während die ursprünglichen Ansprüche 6 und 7 (Ansprüche 5 und 6 des Hauptantrages) gestrichen wurden.

Ferner hat sich die Kammer von der Neuheit (Artikel 54 EPÜ) der beanspruchten Gegenstände gegenüber dem zitierten Stand der Technik überzeugt. Diesem Stand der Technik ist nämlich weder die Verwendung der Verbindung der Formel I in Kraft- und Schmierstoffzusammensetzungen zu entnehmen, noch Kraft- und Schmierstoffzusammen-setzungen, die diese Verbindung neben weiteren Additiven enthalten.

2.2 Erfinderische Tätigkeit

2.2.1 Vorliegende Anmeldung betrifft die Verwendung

alkoxylierter Alkylphenole als Additive in Kraft- und Schmierstoffen (Seite 1, Zeilen 6 bis 10). Dabei befasst sich die Anmeldung generell mit dem technischen Problem der Reinhaltung von Ventilen und Vergasern von Ottomotoren (Seite 1, Zeilen 18 bis 36). Die der Anmeldung zugrunde liegende technische Aufgabe besteht darin, für diesen Zweck neue Additive für die Verwendung in Kraft- oder Schmierstoffzusammensetzungen zur Verfügung zu stellen (Seite 3, Zeilen 18 bis 22).

2.2.2 Mit dieser technischen Aufgabe befasst sich auch die

Entgegenhaltung (4) (Seite 2, Zeilen 39 bis 49), die somit als geeigneter Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in Frage kommt. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt Dokument (4) vor, Alkoxylate von verzweigten oder unverzweigten C6-C30 -Dialkylphenolen als Additive für Kraftstoffe einzusetzen (Anspruch 1). Im einzigen Beispiel von Dokument (4) wird konkret ein Gemisch aus 45 Gew.-% Nonylphenol und 55 Gew.-% Dinonylphenol, jeweils mit 9 bis 10 Propylenoxid alkoxyliert, eingesetzt.

2.2.3 Der Gegenstand nach Anspruch 1 unterscheidet sich

hiervon dadurch, dass die Alkylgruppen der Alkylphenole sich von Polyalkenen ableiten, die wenigstens 70 Gew.-% Isobuten enthalten, wenigstens einfach ungesättigt und zu wenigstens 70 Mol-% mit Methylvinyliden- und/oder Dimethylvinylgruppen terminiert sind, d.h. dass sich die Alkylgruppen der Alkylphenole von Polyalkenen ableiten, die wenigstens 70 Gew.-% hochreaktives Isobuten enthalten.

2.2.4 In den mit Schreiben vom 22. März 2007 eingereichten

Vergleichsversuchen hat die Beschwerdeführerin glaubhaft gemacht, dass bei der erfindungsgemäßen Verwendung eines mit hochreaktivem PIB (hier mit einem Molekulargewicht von 550 und einem Dimethylvinylidengehalt von 85%) alkylierten und mit 8 Propylenoxideinheiten alkoxylierten Phenol eine deutlich höhere thermische Belastbarkeit erreichbar ist als mit einem kommerziell erhältlichen Gemisch aus 95 Mol-% Nonylphenol und 5 Mol-% Dinonylphenol, jeweils alkoxyliert mit 8 Propylenoxid-einheiten, oder mit dem im Beispiel der Entgegenhaltung (4) beschriebenen Gemisch aus 55 Gew.-% Dinonylphenol und 45 Gew.-% Nonylphenol, alkoxyliert mit 9 bis 10 Propylenoxideinheiten (die thermische Belastbarkeit ist dort in der Figur dargestellt).

2.2.5 Die gegenüber Dokument (4) tatsächlich gelöste

technische Aufgabe kann daher in der Bereitstellung eines Additivs zur Verwendung in Kraft- und Schmier-stoffzusammensetzungen gesehen werden, das einer höheren thermischen Belastung standhält.

2.2.6 Der verfügbare Stand der Technik bietet dem Fachmann

aber keinerlei Anreiz, hierzu alkoxylierte Alkylphenole anzuwenden, die anstelle der in Dokument (4) empfohlenen Nonylreste Alkylgruppen tragen, die sich von Polyalkenen ableiten, die wenigstens 70 Gew.-% Isobuten enthalten, wenigstens einfach ungesättigt sind und zu wenigstens 70 Mol-% mit Methylvinyliden und/oder Dimethylvinylgruppen terminiert sind.

2.2.7 Die Kammer ist daher der Auffassung, dass der Gegenstand

nach Anspruch 1 durch den Stand der Technik nicht nahe gelegt war und somit auf der gemäß Artikel 56 EPÜ erforderlichen erfinderischen Tätigkeit beruht.

2.2.8 Dies gilt aus gleichem Grund auch für die in den

unabhängigen Ansprüchen 7, 9 und 10 definierten Produkte.

3. Da somit der erste Hilfsantrag gewährbar ist, war über

den zweiten Hilfsantrag nicht zu befinden.

4. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Gemäß Regel 67 EPÜ kommt eine Rückzahlung der

Beschwerdegebühr nur in Frage, wenn der Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensfehlers der Billigkeit entspricht.

Ein wesentlicher Verfahrensmangel liegt beispielsweise vor, wenn Verfahrensregeln nicht in der im EPÜ vorgeschriebenen Weise angewendet worden sind (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 4. Auflage 2001, Kapitel VII.D.15.4, insbesondere J 6/79, ABl. 1980, 225).

Die Beschwerdeführerin begründet ihren Antrag mit dem Argument, dass die Zurückweisung bereits nach nur einem Prüfungsbescheid erfolgte, obwohl mit der Stellungnahme der Anmelderin auf diesen Bescheid überarbeitete Patentansprüche vorgelegt worden seien. Dies entspräche nicht der gängigen Praxis des Europäischen Patentamts.

Gemäß Artikel 96 (2) EPÜ und Regel 51 EPÜ steht der Erlass weiterer Prüfungsbescheide im Ermessen der Prüfungsabteilung. Danach fordert die Prüfungsabteilung die Anmelderin so oft wie erforderlich zu einer Stellungnahme auf, d.h. der Erlass eines einzigen Prüfungsbescheides ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

Ein Erlass von mehr als einem Prüfungsbescheid vor einem Zurückweisungsbeschluss ist auch nicht grundsätzlich Praxis in der Prüfung beim Europäischen Patentamt, insbesondere dann nicht, wenn der beanspruchte Gegenstand nicht oder nicht wesentlich geändert wurde und die Stellungnahme der Anmelderin nicht überzeugen konnte (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 4. Auflage 2001, Kapitel VII.B.3.1).

Dies ist vorliegend der Fall, da die von der Anmelderin vorgelegten geänderten Patentansprüche mit Produktanspruch 5 weiterhin den Gegenstand des ursprünglichen Produktanspruchs 6 umfassten, den die Prüfungsabteilung in ihrem einzigen Prüfungsbescheid bereits als nicht neu gegenüber Dokument (1) erachtete.

Dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist daher nicht stattzugeben.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen mit der Auflage, ein Patent zu erteilen auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 7 in der Fassung des 1. Hilfsantrags, eingereicht mit Schreiben vom 22. März 2007, und einer daran anzupassenden Beschreibung.

Der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.