T 0353/04 ("Umzulässige Erweiterung (1. Hilfsantrag) - nein"" … of 14.3.2007

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 0 928 392 widerrufen worden ist, Beschwerde eingelegt.

Mit den Einsprüchen war das gesamte Patent im Hinblick auf Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit, Artikel 54 EPÜ, und mangelnde erfinderische Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ) und Artikel 100 b) EPÜ (mangelnde Ausführbarkeit, Artikel 83 EPÜ) angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der Einwand gemäß Artikel 100 b) EPÜ nicht gerechtfertigt sei, dass aber der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents nicht neu sei im Hinblick auf eine geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung.

II. Der von Marmorit GmbH (Einsprechende 03) eingelegte Einspruch wurde am 15. September 2005 zurückgenommen.

III. Am 14. März 2007 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdegegnerin III (Einsprechende 02) ist zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen und hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

IV. Es wurden folgende Anträge gestellt:

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und das Patent aufrechtzuerhalten wie erteilt, hilfsweise, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden, am 13. Februar 2007 eingereichten Unterlagen aufrechtzuerhalten:

1) Ansprüche 1 bis 7 eingereicht als 1. Hilfsantrag; oder

2) Ansprüche 1 bis 6 eingereicht als 2. Hilfsantrag.

Die Beschwerdegegnerinnen I und II (Einsprechende 01 und 04) beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

V. Der unabhängige Anspruch 1 wie erteilt (Hauptantrag) lautet wie folgt:

"1. Dämmstoffelement aus Mineralfasern, die mit einem Bindemittel und / oder durch mechanische Bearbeitung, wie Vernadelung, Verfilzung oder dergleichen miteinander verbunden sind, bei welchem zumindest eine Mineralfaserschicht und zumindest eine Oberflächenschicht vorgesehen sind, wobei die Oberflächenschicht eine gegenüber der Mineralfaserschicht zumindest in Teilbereichen erhöhte Rohdichte aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest auf der Oberflächenschicht mit der erhöhten Rohdichte eine Kleber- oder Putz-affine Beschichtung aufgebracht ist, die eine von der Mineralfaserschicht abweichende Farbgebung hat."

Der unabhängige Anspruch 1 gemäß 1. Hilfsantrag unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags durch den Zusatz "als Zone der Mineralschicht ausgebildete" vor dem Ausdruck "Oberflächenschicht vorgesehen sind". Ferner sind die Ausdrücke "daß" und "Kleber- oder Putz-affine" durch "dass" und "kleber- oder putzaffine" ersetzt worden.

Die letzteren grammatikalischen Änderungen wurden auch in den Ansprüchen 1 bzw. 2 gemäß 2. Hilfsantrag vorgenommen. Diese beiden Ansprüche unterscheiden sich ferner vom Anspruch 1 des Hauptantrags durch die Aufnahme der folgenden, zusätzlichen Merkmale jeweils am Ende des Anspruchs:

["1. Dämmstoffelement ... ] und die Beschichtung als Wasserglas-Mischung mit verseifungsbeständigen Kunststoff-Zusätzen ausgebildet ist" (Anspruch 1) bzw.

["2. Dämmstoffelement ... ] und dass die Beschichtung aus einem zementgebundenen, mit Kunststoffen modifizierten Mörtel oder Kleber besteht" (Anspruch 2).

VI. Im Beschwerdeverfahren wurde unter anderem auf folgende Druckschriften Bezug genommen:

D2 EP-A 0 277 500;

D4 DE-A 41 10 454;

D8 DE-C 32 48 663.

Zum Nachweis der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung wurde unter anderem auf folgende Beweismittel Bezug genommen:

BM1 Prüfungsbericht der Forschungs- und Materialprüfungsanstalt Baden-Württemberg zum Brandverhalten von kunstharzgebundenen Mineralfasernplatten mit zusätzlicher silikatischer Einfärbung, Handelsbezeichnung "Heralan PTP";

BM2 Produktdatenblatt der Firma Österreichische Heraklith GmbH zur Steinwolle-Wärmedämmplatte mit der Bezeichnung "Heralan PTP - S", Druckvermerk "08/96";

BM4h Lieferschein der Firma Österreichische Heraklith GmbH vom 24. Mai 1996, Lieferscheinnummer 429682, betreffend die Lieferung von grün eingefärbte Platten mit der Bezeichnung "HERALAN PTP 100, 00800 x 0625 grün eingefärbt", Artikelnummer 596100 an die Firma STO GESMBH;

BM7 Eidesstattliche Erklärung von Herrn Fritz-Erich Lackner vom 29. Januar 2007;

Niederschrift über die Vernehmung des Zeugen Herrn Veit Pranter, aufgenommen in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 17. September 2003.

VII. Die Beschwerdeführerin hat im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei gegenüber der Druckschrift D8 neu, da, erstens, die in der Figur 1 gezeigte Filmschicht 3b keine Beschichtung darstelle und, zweitens, da das Merkmal wonach die Beschichtung "eine von der Mineralfaserschicht abweichende Farbgebung" hat, nicht aus der Druckschrift D8 hervorgehe. In Spalte 6, Zeilen 62 bis 65, der Druckschrift D8 werde lediglich ausgeführt, dass bei Bedarf auch Pigmente zur Erzeugung einer gewünschten Farbgebung beigefügt werden könnten. Der Druckschrift D8 sei nicht zu entnehmen, dass die "gewünschte" Farbgebung eine von der Mineralfaserschicht "abweichende" Farbgebung sein soll. In der Druckschrift D2 werde zwar vorgeschlagen, die Außenfläche der Oberflächenschicht (Teilbahn 8) mit zusätzlichen Farben- und/oder Imprägnierungsmitteln zu behandeln (siehe Spalte 3, Zeilen 53 bis 58), das Merkmal wonach "auf die Oberflächenschicht eine Kleber- oder Putz-affine Beschichtung aufgebracht ist, die eine von der Mineralfaserschicht abweichende Farbgebung hat" gehe nicht aus dieser Druckschrift hervor. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei somit auch gegenüber der Druckschrift D2 neu.

Das Merkmal des Anspruchs 1 des 1. Hilfsantrags, wonach die Oberflächenschicht nunmehr "als Zone der Mineralschicht ausgebildet" ist, sei in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart (Seite 5, Zeile 27 bis Seite 6, Zeile 19). Der Gegenstand des Anspruchs 1 des 1. Hilfsantrags sei ebenfalls neu gegenüber der Druckschrift D8. Eine unterschiedliche Rohdichte der Mineralfaserschicht in Form einer Zone im Oberflächenbereich sei gemäß Druckschrift D8 nicht vorgesehen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des 2. Hilfsantrags sei neu gegenüber der Druckschrift D8, da diese Druckschrift davon abrate, eine Beschichtungsmasse auf der Basis von Wasserglas einzusetzen. Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 des 2. Hilfsantrags seien neu gegenüber der angeblichen offenkundigen Vorbenutzung, da aus den von der Beschwerdegegnerin I vorgelegten Dokumenten nicht hervorgehe, dass die Beschichtung als Wasserglas-Mischung mit verseifungsbeständigen Kunststoff-Zusätzen ausgebildet sei oder aus einem zementgebundenen, mit Kunststoffen modifizierten Mörtel oder Kleber bestehe.

Der Gegenstand des Anspruchs 2 des 2. Hilfsantrags sei neu gegenüber der Druckschrift D4, da diese Druckschrift ein Dämmstoffelement mit einem zweischichtigen Aufbau offenbare und nicht mit einem dreischichtigen Aufbau wie beansprucht. Der kunststoffvergütete, hydraulisch abbindende Klebemörtel 5 sei kein Teil des Dämmstoffelements selbst, sondern werde erst bei der vollflächigen Verklebung mit dem Träger 3 aufgebracht (siehe Druckschrift D4, Spalte 3, Zeilen 22 bis 28).

VIII. Die Beschwerdegegnerinnen I und II haben im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei gegenüber den Druckschriften D8 (siehe insbesondere die Figur 1 sowie Spalte 6, Zeilen 63 bis 66) und D2 (siehe insbesondere Figur 4 sowie Spalte 3, Zeilen 53 bis 58 und Spalte 4, Zeilen 26 bis 34) nicht neu.

Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags sei so geändert worden, dass sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Das Ausführungsbeispiel, bei dem die Oberflächenschicht als Zone der Mineralschicht ausgebildet ist, sei nämlich nur für den Fall offenbart, dass die äußere Zone verdichtet sei (vgl. Seite 5, Zeilen 34 bis 37, der ursprünglich eingereichten Anmeldung in der veröffentlichen Fassung).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des 1. Hilfsantrags sei gegenüber der Druckschrift D8 nicht neu, da das hinzugefügte Merkmal, nämlich dass die Oberflächenschicht als Zone der Mineralschicht ausgebildet ist, ebenfalls aus der Druckschrift D8 bekannt sei (Spalte 4, Zeilen 38 bis 47).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des 2. Hilfsantrags sei gegenüber der Druckschrift D8 nicht neu, da die in den Beispielen 1 und 2 beschriebenen Beschichtungsmassen auf der Basis von Kieselsol unter anderem Silikon-Entschäumer sowie Alkylaryl-Sulfonat enthalten. Da Wasserglas eine Salzform der Kieselsäure sei, seien die Beschichtungen "als Wasserglas-Mischung mit verseifungsbeständigen Kunststoff-Zusätzen" ausgebildet. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des 2. Hilfsantrags sei gegenüber dem Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung nicht neu. Die silikatische Einfärbung der "Heralan PTP" Platten sei zwingend als Wasserglas-Mischung ausgebildet und sie habe verseifungsbeständige Kunststoff-Zusätze (Pigmente) enthalten. Der Gegenstand des Anspruchs 2 des 2. Hilfsantrags sei gegenüber der Druckschrift D4 nicht neu, weil ein kunststoffvergüteter, hydraulisch abbindender Kleber ein "zementgebundener, mit Kunststoffen modifizierter Kleber" sei (siehe Spalte 1, Zeilen 23 bis 39 und Spalte 3, Zeilen 22 bis 28).

Entscheidungsgründe

Hauptantrag

1. Neuheit (Artikel 54 EPÜ)

1.1 Auslegung des Anspruchs 1

Anspruch 1 betrifft ein Dämmstoffelement aus Mineralfasern ..., bei welchem zumindest eine Mineralfaserschicht und zumindest eine Oberflächenschicht vorgesehen sind.

Aus dem Merkmal "Dämmstoffelement aus Mineralfasern, die mit einem Bindemittel und / oder durch mechanische Bearbeitung, wie Vernadelung, Verfilzung oder dergleichen miteinander verbunden sind" ist klar, dass nicht nur die Mineralfaserschicht sondern auch die Oberflächenschicht "aus Mineralfasern, die mit einem Bindemittel und / oder durch mechanische Bearbeitung, wie Vernadelung, Verfilzung oder dergleichen miteinander verbunden sind" besteht.

Die Rohdichte ist die Dichte, oder Masse/Volumen, eines porösen Körpers basierend auf dem Volumen einschließlich der Porenräume. Da "die Oberflächenschicht eine ... Rohdichte aufweist" handelt es sich bei dem Begriff "Oberflächenschicht", wie der Name bereits angibt, um eine Schicht, nicht um die Oberfläche selbst. Nach Auffassung der Kammer kann ein homogenes Dämmstoffelement, bei dem sich, z. B. durch Transport, Ablegen, oder dergl., einzelne Fasern entlang der Oberfläche anlegen, nicht bereits deswegen als ein "Dämmstoffelement mit einer Oberflächenschicht mit einer erhöhten Rohdichte" betrachtet werden.

Anspruch 1 verlangt, dass "zumindest auf der Oberflächenschicht mit der erhöhten Rohdichte eine Kleber- oder Putz-affine Beschichtung aufgebracht ist". Diese Formulierung bedeutet, dass die Beschichtung eine separate Schicht darstellt, schließt aber nicht aus, dass das Material der Beschichtung teilweise in die unterliegende Faserschicht eindringen kann.

Die Oberflächenschicht kann eine gegenüber der Mineralfaserschicht eigenständige Schicht oder ein Oberflächenschichtbereich der Mineralfaserschicht mit gegenüber dem restlichen Bereich erhöhter Rohdichte sein, siehe hierzu Absatz [0016] des Streitpatents.

Anspruch 1 gemäß Streitpatent betrifft somit ein Dämmstoffelement aus Mineralfasern, das folgende drei Schichten aufweist:

- eine Mineralfaserschicht,

- eine Oberflächenschicht, die eine gegenüber der Mineralfaserschicht zumindest in Teilbereichen erhöhte Rohdichte aufweist, und

- eine Kleber- oder Putz-affine Beschichtung, die auf der Oberflächenschicht mit der erhöhten Rohdichte aufgebracht ist und eine von der Mineralfaserschicht abweichende Farbgebung hat.

1.2 Druckschrift D8, siehe insbesondere Spalte 9, Zeile 64 bis Spalte 10, Zeile 62, sowie Figur 1, beschreibt eine Mineralfaserplatte mit folgendem dreischichtigen Aufbau:

- eine Mineralfasern 2 enthaltende Schicht,

- eine Imprägnierschicht 3a, die aufgrund des Anteils an feinkörnigem Füllstoff 4 und der in diesem Schichtbereich enthaltenen gebrochenen Fasern 2a eine gegenüber der die Mineralfasern 2 enthaltenden Schicht erhöhte Rohdichte aufweist, siehe hierzu auch Spalte 7, Zeilen 45 bis 56 und Spalte 4, Zeilen 38 bis 44, und

- eine Filmschicht 3b, die grobkörnige Füllstoffe 10 und gemahlene Mineralfasern 11 enthält.

Obwohl die Füllstoffe 10 und die gemahlenen Mineralfasern 11 mit der Imprägnierung aufgebracht werden, bilden sie eine eigene Schicht, siehe Spalte 9, Zeile 68 bis Spalte 10, Zeile 17, sowie Spalte 10, Zeilen 32 bis 38. Diese Filmschicht bildet somit eine auf die Oberflächenschicht mit der erhöhten Rohdichte aufgebrachte Beschichtung, die aufgrund der geforderten Eignung der Mineralfaserplatte als Putzträger Putz-affine Eigenschaften hat, siehe Spalte 2, Zeilen 31 und 32.

Gemäß Spalte 6, Zeilen 62 bis 66, können der Imprägiersubstanz Pigmente zur Erzeugung einer gewünschten Farbgebung beigefügt werden, beispielsweise Fe2O3, FeOOH, TiO2, Cr2O3. Die Farbgebung dieser Pigmente ist allgemein bekannt. So ist zum Beispiel TiO2 ein bekanntes Weißpigment. Eine Beimischung zumindest einiger dieser Pigmente in die Imprägniersubstanz zur Farbgebung hat daher direkt und unmittelbar zur Folge, dass die Filmschicht 3b sowie die Imprägnierschicht 3a von der die Mineralfasern 2 enthaltenden Schicht farblich abweichen. Die in der oben genannten Textstelle der Druckschrift D8 gegebene Lehre der Erzeugung einer gewünschten Farbgebung bedeutet nach Auffassung der Kammer, dass diese Farbgebung auch erkennbar ist, d. h. dass sich die Beschichtung farblich von der üblichen grünlich-braunen Eigenfarbe der Mineralfaserstoffplatte unterscheidet (die z. B. gemäß den Beispielen 1 und 2 verwendeten Basaltfasern besitzen bekanntermaßen eine grünlich-braune Färbung).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags ist somit nicht neu, Artikel 54 EPÜ.

Hilfsantrag 1

2. Einwand unter Artikel 123(2) EPÜ

In Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags wurde die (zumindest eine) Oberflächenschicht definiert als eine Schicht, die "als Zone der Mineralschicht ausgebildet" ist. Eine Stütze für dieses Merkmal findet sich im Passus auf Seite 5, Zeilen 32 bis 34, der ursprünglich eingereichten Anmeldung (veröffentliche Fassung WO 98/13642): Es kann aber auch vorgesehen sein, dass das Dämmstoffelement über seine Gesamthöhe hinsichtlich der Rohdichte variiert (als Alternative zu den Fall, bei dem eine Oberflächeschicht auf einer Mineralfaserschicht angeordnet ist, siehe WO 98/13642, Seite 5, Zeilen 29 bis 32).

Die Beschwerdegegnerin II hat vorgetragen, dass die Ausbildung der Oberflächenschicht als Zone der Mineralschicht nur im Zusammenhang mit einer Verdichtung des Dämmstoffkörpers offenbart sei. Dem kann nicht gefolgt werden, da im Satz folgend auf oben genannten Passus ausgeführt wird: So kann die äußere Zone eines solchen Dämmstoffelementes ... deutlich höher verdichtet sein, als der eigentliche Dämmstoffkörper. Eine solche Verdichtung ist somit fakultativ.

Der Gegenstand dieses Anspruchs entspricht daher den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ.

3. Neuheit (Artikel 54 EPÜ)

Das hinzugefügte Merkmal, wonach die Oberflächenschicht "als Zone der Mineralschicht ausgebildet" ist, ist bereits bei der aus der Druckschrift D8 bekannten Mineralfaserplatte vorhanden (siehe Punkt 1.2 oben).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des 1. Hilfsantrags ist daher nicht neu im Sinne von Artikel 54 EPÜ.

Hilfsantrag 2

4. Zulässigkeit der Änderungen (Artikel 84, 123(2) und (3) EPÜ, Regel 57a EPÜ)

Die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1 und 2 des 2. Hilfsantrags sind in den abhängigen Ansprüchen 5 und 6 sowie auf Seite 7, Zeilen 17 bis 20 der ursprünglich eingereichten Anmeldung in der veröffentlichen Fassung offenbart. Ferner wurden vom erteilten Anspruch 1 keine Merkmale weggelassen.

Die Gegenstände dieser Ansprüche entsprechen mithin den Erfordernissen des Artikels 123(2) und (3) EPÜ.

Die Ansprüche 1 und 2 sind auch klar und stehen deshalb in Einklang mit Artikel 84 EPÜ. Die Änderungen stehen auch in Einklang mit Regel 57a EPÜ. Da dies von den Beschwerdegegnerinnen I und II nicht bestritten wurde, erübrigen sich weitere Ausführungen hierzu.

5. Neuheit des Anspruchs 1 in Hinblick auf die angebliche offenkundige Vorbenutzung "STO GESMBH"

5.1 Die Beschwerdegegnerin I hat eine offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht, die u. a. die angebliche Lieferung von Mineralfasernplatten mit der Handelsbezeichnung "Heralan PTP" durch die Firma Österreichische Heraklith GmbH, Rechtvorgängerin der Beschwerdegegnerin I, an die Firma STO GESMBH am 24. Mai 1996 (Lieferscheindatum) betrifft.

Während der mündlichen Verhandlung wurde diskutiert, unter der Annahme, dass grün eingefärbte Mineralfaserplatten mit der Handelsbezeichnung "Heralan PTP" am 24. Mai 1996, also vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents, an einen Kunden geliefert worden sind (vgl. Dokument BM4h), ob der Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung insbesondere das hinzugefügte Merkmal des Anspruchs 1 des 2. Hilfsantrags aufgewiesen habe.

Hierzu hat die Beschwerdegegnerin I vorgetragen, dass eine silikatische Einfärbung zwingend als Wasserglas-Mischung ausgebildet sei und dass eine solche Mischung verseifungsbeständige Kunststoff-Zusätze (Pigmente) enthalten habe.

Selbst wenn die Kammer davon ausgeht, dass es sich bei der Einfärbung der gemäß Dokument BM4h ausgelieferten Platten "Heralan PTP" um eine die zu verputzende Oberfläche kennzeichnende Beschichtung handelt (wie im Datenblatt BM2 für die Platte mit der Handelsbezeichnung "Heralan PTP - S" beschrieben), und unter der Annahme, dass es sich bei "Heralan PTP" und "Heralan PTP - S" um dem gleichen Artikel handelt), fehlt dennoch der Nachweis, dass diese Beschichtung "als Wasserglas-Mischung mit verseifungsbeständigen Kunststoff-Zusätzen ausgebildet ist", vgl. Anspruch 1. Welche Eigenschaften die silikatische Einfärbung der Platten "Heralan PTP" oder "Heralan PTP - S" hatte, geht weder aus den Dokumenten BM1 und BM2, noch aus der Niederschrift über die Vernehmung des Zeugen Herrn Veit Pranter, aufgenommen im Zuge der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 17. September 2003 (weiterhin mit Niederschrift bezeichnet), hervor.

5.2 Die offenkundige Vorbenutzung, soweit sie zur Akte gebracht worden ist, ist somit nicht neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs 1.

6. Neuheit in Hinblick auf den druckschriftlichen Stand der Technik

6.1 Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags weist folgendes Merkmal auf: "dass ... die Beschichtung als Wasserglas-Mischung mit verseifungsbeständigen Kunststoff-Zusätzen ausgebildet ist."

Dieses Merkmal ist in Druckschrift D8 nicht offenbart. Die Beschichtungsmasse in den Beispielen 1 und 2 (siehe Spalte 7, Zeile 65 bis Spalte 8, Zeile 65) besteht zu 50 Gew.-% bzw. 65 Gew.-% aus Kieselsol. Gemäß Spalte 3, Zeilen 27 und 28, wird "zunächst statt auf Wasserglas auf kolloidale Kieselsäure, also Kieselsol, zurückgegriffen". Es liegt auch kein Nachweis vor, dass die in den Beispielen 1 und 2 genannten Beschichtungsmassen zwangläufig Wasserglas enthalten.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des 2. Hilfsantrags ist daher im Hinblick auf der Druckschrift D8 neu.

6.2 Anspruch 2 des 2. Hilfsantrags weist folgendes Merkmal auf: "dass die Beschichtung aus einem zementgebundenen, mit Kunststoffen modifizierten Mörtel oder Kleber besteht."

Dieses Merkmal ist in Druckschrift D8 nicht offenbart.

Der Gegenstand des Anspruchs 2 des 2. Hilfsantrags ist daher im Hinblick auf der Druckschrift D8 neu.

6.3 Die Druckschrift D4 beschreibt (siehe Spalte 2, Zeilen 26 bis 47) ein Wärmedämmsystem mit Platten aus Mineralfaser-Dämmstoff, die einen zweischichtigen Aufbau aufweisen. Die Platte weist keine Oberflächenschicht auf, die eine gegenüber der Mineralschicht erhöhte Rohdichte hat.

Die Gegenstände der Ansprüchen 1 und 2 des 2. Hilfsantrags sind daher im Hinblick auf der Druckschrift D4 neu.

7. Zurückverweisung an die erste Instanz

7.1 Die Kammer erachtet es als angemessen, die Angelegenheit gemäß Artikel 111(1) EPÜ an die erste Instanz zurückzuverweisen, da die Einspruchsabteilung über den Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde erfinderische Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ) noch nicht entschieden hat.

7.2 In diesem Zusammenhang wird zu prüfen sein, ob die geltend gemachte Vorbenutzung "STO GESMBH" als Stand der Technik in Betracht zu ziehen ist oder nicht. Nach Auffassung der Kammer kann jedenfalls aus dem Druckvermerk "08/96" auf dem Datenblatt BM2 allein nicht der Schluss gezogen werden, dass dieses Datenblatt der Öffentlichkeit im August 1996 und damit vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents 28. September 1996 zugänglich gemacht worden ist, wie dies aber in der eidesstattlichen Erklärung BM7 geschlussfolgert zu sein scheint. Die Angabe "08/96" allein belegt vielmehr nur das Druckdatum und - ohne weitere zusätzliche Anhaltspunkte - nicht das Auslieferungsdatum.

7.3 Sollte die Einspruchsabteilung zum Ergebnis kommen, dass die geltend gemachte Vorbenutzung Stand der Technik ist, wird zu prüfen sein, ob die Mineralfaserplatten mit der Handeisbezeichnung "Heralan PTP" das Merkmal der Ansprüche I und 2, wonach "die Oberflächenschicht eine gegenüber der Mineralfaserschicht zumindest in Teilbereichen erhöhte Rohdichte aufweist" erfüllt hat oder nicht. In diesem Zusammenhang verweist die Kammer nochmals darauf, dass das besagte Merkmal die Rohdichte einer Schicht betrifft und keine "Oberfläche" oder "Oberflächen-Effekt" an sich (siehe Punkt 1.1 oben). Auch wenn durch die Verarbeitung der Platte (Pressung, Transport durch einen Härteofen) die Fasern an der Oberfläche umgelegt werden bzw. die Oberfläche geglättet wird, impliziert dies nach Auffassung der Kammer noch nicht, dass diese Oberflächenfasern eine Oberflächenschicht mit einer erhöhten Rohdichte bilden. In Dokument BM7 wird der Ausdruck "Oberflächenbereich", d. h. der Abschnitt unmittelbar unter den Hauptoberflächen, verwendet (siehe Seite 2, erster Absatz), aber es enthält keine Angabe über die Dimension dieses Bereichs. Auch ist hier die Rede von Abdrücken auf der Oberfläche und einer verdichteten, strukturierten Oberfläche. Hierzu gilt sinngemäß das Gleiche "Abdrücke auf der Oberfläche" bzw. "eine verdichtete, strukturierte Oberfläche sind nach Auffassung der Kammer nicht mit einer "Oberflächenschicht mit einer erhöhten Rohdichte" gleichzustellen. Im Übrigen hat Herr Lackner im Dokument BM7 ausgeführt, dass diese Struktur auch am Fertigprodukt regelmäßig zu erkennen gewesen sei, wohingegen der Zeuge Herr Veit Pranter erklärt hat, dass man einer Platte nicht ansehen könne, ob die Oberfläche stärker gepresst ist (siehe Niederschrift, Seite 7, letzter Absatz). Es liegt ferner auch kein Nachweis vor, dass eine Oberflachenschicht erhöhter Rohdichte ein grundsätzliches Merkmal von Mineralfaserplatten ist. Druckschrift D2 lehrt, dass Faserdammstoffbahnen über ihren Querschnitt gesehen weitgehend homogen sind, "d. h. sie weisen überall gleich Raumdichten auf", siehe Spalte 1, Zeilen 11 bis 22, und dass Maßnahmen zu treffen sind, um Bahnen mit einer verdichteten Oberflächenschicht herzustellen, siehe Anspruch 1.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.