J 0011/92 (Déclaration de priorité (correction)) of 12.1.1994

Exposé des faits et conclusions

I. Le demandeur et requérant a déposé, le 30 août 1990, la demande de brevet européen n 90 309 493.6, en revendiquant la priorité des demandes de brevet britanniques suivantes : (i) GB-A-8 919 945.9 et (ii) GB-A-8 919 946.7, toutes deux en date du 4 septembre 1989, ainsi que (iii) GB-A-9 010 265.8 et (iv) GB-A-9 010 299.7, en date du 8 mai 1990.

II. Le 25 janvier 1991, le demandeur a requis, en vertu de la règle 88 CBE, la rectification du formulaire 1001 de requête en délivrance par adjonction d'une cinquième priorité, à savoir celle de la demande britannique GB-A-9 006 728.1 en date du 26 mars 1990, qui avait été omise par inadvertance lors du dépôt. Il a expliqué que la première priorité revendiquée ((i) ci-dessus) divulguait une portée générique et sept exemples, tandis que la troisième ((iii) ci-dessus) divulguait vingt- quatre autres exemples. Durant le laps de temps écoulé entre le dépôt de ces deux demandes, le demandeur avait également déposé la demande britannique n 9 006 728.1, qui divulguait 21 des 24 exemples figurant dans (iii). Ainsi, c'était la demande britannique GB-A-9 006 728.1 qui divulguait pour la première fois l'objet des 21 exemples, et non la demande (iii). Par conséquent, cette dernière ne pouvait pas fonder une priorité pour ce qui était de cet objet commun.

Le demandeur a également demandé qu'un avis indiquant qu'une requête en rectification a été présentée soit publié en même temps que la demande au Bulletin européen des brevets. Il a reconnu que cette requête particulière était présentée après que les préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande selon l'article 93 eurent été achevés conformément à la règle 48(1) CBE, mais a allégué qu'en vertu de la jurisprudence de la Chambre de recours juridique, l'Office pouvait en l'occurrence faire usage de son pouvoir discrétionnaire à condition que les préparatifs entrepris pour la publication n'aient pas atteint un stade trop avancé. Le demandeur supposait que cela était le cas, étant donné que la date de publication prévue ne lui avait pas encore été notifiée. Il s'est en outre référé à la décision J 14/82, dans laquelle la chambre avait examiné les circonstances dans lesquelles il est possible de faire droit à une requête en rectification, même si aucune mention n'a été publiée à ce sujet. Dans cette affaire, il a été estimé que les intérêts des tiers pouvaient également être suffisamment protégés, si une seconde demande, revendiquant les priorités que le demandeur souhaitait revendiquer dans la première demande par le biais de la requête en rectification, était publiée. C'est pour cette raison que le 4 mars 1991, le demandeur a aussi déposé, par mesure de précaution, une seconde demande, à savoir la demande internationale n PCT/GB91/00331, dans laquelle était revendiquée la priorité de la demande britannique n 9 006 728.1 en date du 26 mars 1990 (l'objet de la requête en rectification) et l'OEB cité comme Office désigné. Conformément à l'article 21.2)a) PCT, cette demande devait être publiée à la fin du mois de septembre 1991. Le demandeur avait l'intention de ne pas poursuivre la demande internationale s'il était fait droit à la requête en rectification.

Il a également été allégué que si une suite favorable était donnée à la requête en rectification, les tiers en tireraient avantage, étant donné que la question de l'attribution des différentes dates de priorité s'en trouverait clarifiée.

III. La demande a été publiée le 13 mars 1991 au Bulletin européen des brevets sans avis. La demande internationale a été publiée le 3 octobre 1991 sous le numéro WO 9114692.

IV. Par décision en date du 22 janvier 1992, la section de dépôt a rejeté la requête en rectification au motif que selon la jurisprudence de la Chambre de recours juridique, une correction ne peut être autorisée que si elle a été requise suffisamment tôt pour être signalée dans la demande publiée. Il est sinon contraire à l'intérêt des tiers, pour des raisons de sécurité juridique générale, d'autoriser la modification des déclarations de priorité. Bien qu'une erreur puisse être corrigée, dans certaines circonstances, après que les préparatifs techniques en vue de la publication ont été achevés, cette possibilité n'est offerte que dans les cas où il est encore techniquement possible d'ajouter une mention. Dans la présente affaire, la requête avait été déposée six semaines et demie avant la publication. A ce stade, il n'était plus possible d'intervenir dans le processus de publication. La décision rendue dans l'affaire J 14/82 n'était d'aucun secours pour le demandeur parce que les faits étaient différents. Dans cette affaire-là, le demandeur avait en effet déposé une requête suffisamment tôt (six mois avant la publication) pour que celle-ci puisse être signalée dans la publication, ce que l'Office n'avait pas fait ; ce dernier était donc fautif.

V. Le demandeur a formé un recours contre cette décision le 18 mars 1992 et payé la taxe correspondante le même jour. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé par écrit le 24 mars 1992. La tenue d'une procédure orale a été requise dans le cas où la Chambre serait encline à maintenir la décision entreprise.

VI. Les motifs du recours avancés par le demandeur peuvent se résumer comme suit : dans la décision J 14/82, la Chambre de recours juridique a fait droit à une requête en rectification selon la règle 88 CBE par adjonction de trois dates de priorité intermédiaires qui avaient été omises dans la requête en délivrance initiale, alors même que la demande telle que publiée ne mentionnait pas l'existence d'une telle requête en rectification. En vertu de décisions antérieures, telles que la décision J 4/82, il est possible de faire droit à une requête en rectification si son existence a été signalée. Dans la décision J 14/82, la chambre a examiné si le fait d'autoriser la rectification pouvait porter préjudice aux intérêts des tiers et a conclu qu'il n'en était rien, parce que les requérants avaient pris la précaution de déposer une autre demande de brevet européen, laquelle revendiquait les trois dates de priorité omises. Par conséquent, les tiers avaient été informés de toute l'étendue de la protection européenne recherchée grâce à la publication de la seconde demande de brevet européen. Il a été allégué que dans la présente espèce, la situation était identique. En effet, le requérant a déposé une autre demande de brevet, la demande PCT, qui désignait, entre autres, l'OEB et qui revendiquait la date de priorité omise.

Le requérant a fait valoir que la section de dépôt avait mal interprété la décision J 14/82, lorsqu'elle a suggéré que la décision était essentiellement fondée sur le fait que l'OEB n'avait pas publié d'avis alors qu'une requête à cet effet avait été présentée en temps voulu. De l'avis du requérant, la question déterminante dans cette décision avait été de savoir si l'intérêt des tiers aurait été lésé dans le cas où la chambre se serait écartée de la jurisprudence antérieure et aurait autorisé la correction, bien qu'aucune mention n'eût été publiée. Dans cette affaire, la chambre a conclu que ce n'était pas le cas parce que les tiers étaient suffisamment informés grâce à la publication de la seconde demande de brevet européen. Il a été allégué qu'il en allait de même dans la présente affaire.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 CBE ; il est donc recevable.

2. Le requérant a déposé une demande de brevet européen en revendiquant plusieurs priorités, qui se fondaient sur quatre demandes de brevet britanniques déposées le 4 septembre 1989 et le 8 mai 1990, mais a omis de revendiquer la priorité d'une cinquième demande de brevet britannique, en date du 26 mars 1990. Il a requis la rectification de la déclaration de priorité, par l'adjonction de la date de priorité omise, bien que la demande de brevet européen ait été publiée sans signaler l'existence de cette requête.

2.1 Aux termes de la règle 88, première phrase CBE, "les erreurs contenues dans toute pièce soumise à l'Office européen des brevets peuvent être rectifiées sur requête". En vertu de la jurisprudence développée depuis 1980 par la Chambre de recours juridique et résumée dans l'affaire J 6/91 (décision en date du 1er décembre 1992, JO OEB 1994, 349), en ce qui concerne la correction d'erreurs, en application de la règle 88 CBE, portant sur des déclarations de priorité, une erreur peut consister en une indication inexacte ou, comme dans la présente affaire, résulter d'une omission (cf. J 8/80, JO OEB 1980, 293 ; J 3/82, JO OEB 1983, 171 ; J 4/82, JO OEB 1982, 385 ; J 14/82, JO OEB 1983, 121 ; J 6/91, JO OEB 1994, 349, point 3(2) des motifs de la décision, ainsi que les décisions non publiées J 11/89, en date du 26 octobre 1989, et J 9/91, en date du 1er décembre 1992).

2.2 Pour éviter tout abus des dispositions de la règle 88 CBE, la Chambre de recours juridique a fait observer qu'avant que l'Office européen des brevets accepte une requête en correction d'une erreur, il doit être clair pour l'Office qu'il y a bien une erreur, en quoi l'erreur consiste et comment la correction doit être faite (cf. J 8/80, JO OEB 1980, 293, 296, point 5 des motifs de la décision ; J 4/80, JO OEB 1980, 351, 353, point 3 des motifs de la décision ; J 4/82, JO OEB 1982, 385, 389, point 6 des motifs de la décision).

En l'espèce, ces conditions sont remplies. Lorsqu'il a préparé la demande européenne, le demandeur a omis par inadvertance la demande britannique no 9 006 728.1, en date du 26 mars 1990, et ne l'a donc pas citée dans la déclaration de priorité. La Chambre est convaincue que celui-ci désirait également revendiquer la priorité de la 5e demande de brevet britannique, et que la pièce soumise à l'OEB, c'est-à-dire la demande, ne reproduisait pas la véritable intention du demandeur (cf. l'affaire J 6/91, point 3(1) des motifs de la décision). Comme la Chambre l'a noté dans l'affaire J 9/91 (point 5 des motifs de la décision), il y a en principe tout lieu de croire que l'omission d'une déclaration de priorité à laquelle un demandeur a droit dans un cas particulier est une erreur susceptible d'être corrigée au titre de la règle 88, première phrase CBE. En règle générale, il n'est pas nécessaire, dans ce cas, d'exiger des preuves spéciales (telles que des déclarations sous serment, etc.) pour libérer le demandeur de l'obligation de prouver qu'une erreur a été commise.

2.3 D'après la jurisprudence de la Chambre de recours juridique (J 7/90, JO OEB 1993, 133, 138 point 2.2 des motifs de la décision ; J 6/91, point 5.3 des motifs de la décision), la règle 88, première phrase CBE n'oblige aucunement l'OEB à autoriser la correction de n'importe quelle erreur à n'importe quel moment, mais laisse à son appréciation la recevabilité d'un certain type de rectification ("können" - "may" - "peuvent"). Le principe central qui régit l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire est de peser l'intérêt du demandeur, qui est d'obtenir une protection optimale, et celui du public, qui est d'obtenir une sécurité juridique (cf. R. Singer, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, article 123, point 21).

En mettant en balance l'intérêt des tiers et celui du demandeur, la Chambre est convaincue que dans les circonstances particulières de l'espèce, l'intérêt des tiers n'est pas lésé par une correction de la déclaration de priorité comme requis.

2.3.1 La Chambre de recours juridique a autorisé l'ajout, dans une déclaration de priorité, d'une priorité omise, même après la publication de la demande de brevet européen, dans les cas où la requête en rectification a été présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande (cf. J 4/82, JO OEB 1982, 385 ; J 14/82 JO OEB 1983, 121). Dans la décision entreprise, la section de dépôt a constaté à juste titre que ces conditions n'étaient pas remplies dans la présente affaire. La requête en rectification a été présentée après que les préparatifs techniques en vue de la publication de la demande selon l'article 93 CBE eurent été achevés conformément à la règle 48(1) CBE (environ six semaines et demie avant la publication).

2.3.2 La question se pose toutefois de savoir s'il existe, en l'espèce, des circonstances particulières qui autoriseraient une exception à la règle selon laquelle la requête en rectification doit être présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication.

Dans l'affaire J 14/82 (JO OEB 1983, 121), la chambre a considéré comme pertinentes pour remédier à l'omission d'une priorité (ultérieure), après que la demande européenne a été publiée sans signaler l'existence de la requête en rectification, les deux circonstances particulières suivantes :

a) les demandeurs ont fait tout ce qui était en leur pouvoir en requérant la rectification de l'erreur très peu de temps après le dépôt de la demande. L'OEB n'aurait donc pas dû publier la demande de brevet sans signaler l'existence de ladite requête (point 7 des motifs de la décision).

b) Les tiers ont été informés de toute l'étendue de la protection européenne recherchée, grâce à la publication, 15 semaines environ après la publication de la première demande européenne, d'une seconde demande de brevet européen, revendiquant pour le même objet les priorités omises (point 8 des motifs de la décision).

Dans l'affaire J 3/82 (JO OEB 1983, 171), la décision de la section de dépôt a été annulée parce que celle-ci avait estimé à tort qu'il ne pouvait être fait droit à la requête en rectification de la déclaration de priorité et avait donc refusé de publier la mention obligatoire informant le public du dépôt de la requête en rectification.

Dans l'affaire J 11/89 (en date du 26 octobre 1989, non publiée), la chambre a autorisé une correction parce que la section de dépôt, bien qu'ayant relevé dans le dossier qu'aucune priorité n'avait été formellement revendiquée dans la requête en délivrance pour la deuxième demande, n'avait pas informé le mandataire du demandeur de cette irrégularité (cf. points 5 et 6 des motifs de la décision).

2.3.3 Dans la présente affaire, les actes et les responsabilités de l'OEB ne sont aucunement contestés. Etant donné que le document de priorité pertinent n'avait pas été joint au formulaire de demande, la section de dépôt n'était pas en mesure de savoir que la déclaration de priorité était incomplète. La requête en rectification a été présentée alors que les préparatifs techniques en vue de la publication de la demande avaient atteint un stade auquel "aucune remarque ne pouvait être ajoutée" (note interne en date du 13 février 1991).

Toutefois, la section de dépôt a mal interprété la jurisprudence pertinente, résumée ci-dessus, et en particulier la décision J 14/82. Elle a estimé que la chambre avait autorisé la correction "au seul motif que la requête avait été déposée suffisamment tôt, et que l'Office était fautif car il ne l'avait pas signalée dans la publication" (point 3 des motifs de la décision entreprise). Il convient toutefois de garder à l'esprit qu'une correction en vertu de la règle 88, première phrase CBE est laissée à l'appréciation des autorités compétentes et qu'il y a lieu de peser l'intérêt du demandeur, qui est d'obtenir une protection optimale et celui du public, qui est d'obtenir une sécurité juridique (cf. point 2.3 supra). Se conformant à ce principe fondamental, la chambre a conclu dans l'affaire J 14/82 que "compte tenu de ces circonstances particulières, la Chambre est fondée à décider que l'intérêt des tiers ne serait pas lésé s'il était fait droit au présent recours" (point 8 des motifs de la décision). Il est clair que l'élément essentiel sur lequel repose ce raisonnement est que les tiers ont été informés de toute l'étendue de la protection européenne recherchée par le biais de la seconde demande de brevet européen, que le demandeur avait déposée par mesure de précaution. En ce qui concerne la protection de l'intérêt des tiers, la question de savoir si l'Office a agi correctement ou non n'est pas pertinente.

2.3.4 Dans la présente affaire, tout comme dans la décision J 14/82, le requérant a déposé en temps utile, par mesure de précaution, une seconde demande revendiquant la priorité de la demande britannique omise. Grâce à cette demande "subsidiaire", les tiers ont été informés de toute l'étendue de la protection européenne recherchée. Le fait que le requérant ait choisi de déposer une demande internationale empruntant la voie du PCT ne change rien. L'OEB a été cité en tant qu'office désigné. Par conséquent, la demande internationale est réputée être une demande de brevet européen (art. 150(3) CBE) et la publication de la demande internationale remplace la publication de la demande de brevet européen conformément à l'article 93 CBE (article 158(1) CBE).

La demande PCT a été publiée longtemps après la publication de la demande européenne (29 semaines environ). Durant cette période (qui n'était que de 15 semaines dans l'affaire J 14/82), les tiers n'ont pas été informés de toute l'étendue de la protection demandée. Cette incertitude est toutefois acceptable puisqu'une telle situation est caractéristique de l'année de priorité selon l'article 87(1) CBE.

Il convient en outre de noter que dans la présente affaire, les tiers ont été pleinement informés de l'étendue de la protection européenne recherchée en ce qui concerne l'objet revendiqué, étant donné que les 28 exemples divulgués dans la demande de priorité omise sont couverts par les première et troisième demandes fondant la priorité, à savoir les demandes n GB-A- 8 919 945.9 (7 exemples) et n GB-A-9 010 265.8 (21 exemples).

Enfin, la Chambre a tenu compte du fait que le demandeur a agi rapidement après avoir décelé l'erreur, et que la procédure de délivrance du brevet, y compris la publication de la demande après le délai de 18 mois, n'a été retardée en aucune façon.

Dans ces circonstances, et tout bien considéré, l'intérêt du demandeur, qui est de ne pas être privé du droit de revendiquer la priorité de la demande n GB-A-9 006 728.1, en date du 26 mars 1990, doit primer l'intérêt des tiers, qui est d'être informé de la revendication de priorité supplémentaire.

2.4 Par conséquent, il est fait droit à la requête en rectification de la déclaration de priorité. La Chambre observe toutefois que la copie certifiée conforme du document de priorité manquant n'a pas été produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité (cf. règle 38(3) CBE). Conformément à la règle 41(1), première phrase CBE, la section de dépôt signale au demandeur l'irrégularité en ce qui concerne un document de priorité manquant et l'invite à remédier à cette irrégularité dans le délai qu'elle lui impartit. La sanction prévue à l'article 91(3) CBE, à savoir la perte du droit de priorité, ne prend effet que si le demandeur ne fait pas usage de cette possibilité (cf. J 1/80, JO OEB 1980, 289, point 3 des motifs de la décision).

Dans la présente affaire, le demandeur n'a pas été en mesure de produire le document de priorité en temps voulu et la section de dépôt s'est trouvée dans l'impossibilité d'établir une notification en vertu de la règle 41(1) CBE, parce que l'irrégularité relative à la déclaration de priorité n'est apparue qu'après l'expiration du délai de 16 mois prévu pour le dépôt du document de priorité. La section de dépôt n'a donc pas invité le demandeur à produire le document de priorité manquant, apparemment parce qu'elle a estimé qu'il n'était pas possible, pour d'autres raisons, de corriger la déclaration de priorité. Par conséquent, le fait que la section de dépôt n'ait pas établi de notification conformément à la règle 41(1) CBE n'a pas entraîné la perte du droit de priorité concernant la cinquième demande.

La Chambre a exercé les compétences de la section de dépôt (cf. art. 111(1), deuxième phrase CBE) et a établi la notification prévue à la règle 41(1) CBE. Le requérant a produit le document de priorité manquant dans le délai imparti par la Chambre, préservant ainsi son droit de priorité.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à la requête en rectification.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la section de dépôt en date du 22 janvier 1992 est annulée.

2. Il est ordonné que le formulaire de requête en délivrance, déposé le 30 août 1990 pour la demande de brevet européen n 90 309 493.6, soit rectifié par adjonction, à la page 2 dudit formulaire, de la date de priorité de la demande de brevet britannique n GB-A-9 006 728.1, en date du 26 mars 1990.