J 0008/87 (Communication d'indications - dépôts de culture) of 30.11.1987

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 85 101 009.0 revendiquant la priorité d'une demande nationale déposée aux Etats-Unis le 31 janvier 1984, a éte déposée au nom des requérants le 31 janvier 1985.

II. L'invention concerne l'utilisation d'un micro-organisme et, à la page 26 de la description, les requérants font mention du dépôt d'un micro-organisme auprès de l'American Type Culture Collection (ATCC), mais sans indiquer le numéro de dépôt de cette culture, numéro qui n'avait pas encore été communiqué à l'OEB le 31 mai 1985, date d'expiration du délai de 16 mois prévu par la règle 28(2) CBE. Ce numéro n'a été communiqué que par une lettre reçue à l'OEB le 31 juillet 1985.

III. Dans une notification en date du 31 juillet 1985, qui a croisé le courrier susmentionné du mandataire des requérants, la Section de dépôt a informé celui-ci que les préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen en question étaient terminés et que cette demande serait publiée le 25 septembre 1985.

IV. Dans une notification ultérieure en date du 23 août 1985, la Section de dépôt a informé les requérants que les indications visées à la règle 28(1)c) CBE n'avaient pas été communiquées dans le délai prévu par la règle 28(2) CBE.

La Section de dépôt a noté que, si le public n'a pas accès au micro-organisme, et que celui-ci n'est pas décrit dans la demande de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, la demande doit être refusée en application de l'article 97(1) CBE, dans toute procédure d'examen, au motif que l'exposé de l'invention est insuffisant (article 83 et règle 28 CBE).

V. Par un télex en date du 12 septembre 1985, le mandataire des requérants a demandé que le numéro de dépôt de la culture communiqué à l'OEB le 31 juillet 1985 soit publié en même temps que la demande, le 25 septembre 1985, ou bien qu'il soit inséré dans la description contenue dans cette demande. A titre subsidiaire, le mandataire des requérants a demandé de retarder la publication jusqu'à ce que le numéro d'ordre proposé puisse être ajouté.

VI. Par un télex en date du 3 septembre 1985, l'OEB a informé le mandataire des requérants du fait que, puisque les préparatifs techniques de la publication de la demande étaient déjà terminés le 31 juillet 1985, il n'était donc pas possible d'insérer le numéro d'ordre, ni d'ajourner la publication.

VII. Le 25 octobre 1985, les requérants ont déposé une requête en restitutio in integrum (article 122 CBE) dans le délai prescrit par la règle 28(2) CBE.

VIII. Dans une notification en date du 3 février 1986, la Section de dépôt a informé les requérants qu'à son avis l'application de l'article 122 CBE était exclue pour le délai de 16 mois prévu par la règle 28(2) CBE, le dépôt et la communication des indications concernant une institution de dépôt et le numéro de dépôt constituant une forme particulière d'exposé au sens de l'article 83 CBE. La communication du numéro de dépôt ne constitue donc pas simplement un acte procédural, mais elle a affecté une condition préalable séparée de brevetabilité, à savoir un exposé suffisant.

IX. Le 30 juillet 1986, les requérants ont présenté à l'OEB une requête en rectification de la description contenue dans la demande de brevet, par inclusion du numéro de dépôt du micro-organisme, conformément à la règle 88 CBE.

(...)

X. Le 24 septembre 1986, le chef de la Section des formalités de la DG 2 a pris les deux décisions attaquées, rejetant la requête en restitutio in integrum et la requête en rectification prévue par la règle 88 CBE.

XI. Le 20 novembre 1986, les requérants ont formé recours contre les deux décisions prises par le chef de la Section des formalités de la DG 2, en acquittant le même jour les taxes correspondantes.

XII. Le 30 janvier 1987, les requérants ont déposé deux mémoires séparés exposant les motifs des recours.

Certes, ces recours ont été formés contre deux décisions séparées ; toutefois, puisqu'ils concernent la même demande de brevet européen et le même objet, et qu'ils ont été attribués à la même chambre ayant la même composition, il a été demandé aux requérants s'ils consentaient à une jonction des procédures. Le mandataire des requérants a donné son accord à cet égard dans une lettre en date du 3 septembre 1987. En conséquence, la Chambre a instruit conjointement les deux recours, conformément à la règle 9(2) du règlement de procédure des chambres de recours.

Motifs de la décision

1. Ces deux recours groupés répondent aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE : ils sont donc recevables.

Requête au titre de l'article 122 CBE

2. La première question à trancher est celle de savoir si les requérants ont été victimes d'une perte de droits pouvant donner lieu à une requête au titre de l'article 122 CBE.

2.1. La règle 28 CBE prévoit que, lorsqu'une invention concernant un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé comporte l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès et qui ne peut être décrit dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, celle-ci n'est considérée comme exposée conformément aux dispositions de l'article 83 CBE que si les indications spécifiées concernant le micro-organisme sont communiquées à l'OEB dans un délai donné.

Le numéro de dépôt de la culture doit être communiqué dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité (règle 28(2)a) CBE) ou, si une priorité est revendiquée à compter de la date de priorité (règle 28(2)a) CBE).

2.2. S'agissant d'une affaire dans laquelle des copies certifiées conformes des documents de priorité n'avaient pas été communiquées dans le délai de 16 mois prévu à la règle 38(3) CBE, la Chambre de recours juridique a jugé qu'il convenait de donner au demandeur la possibilité de remédier à cette irrégularité dans un nouveau délai (J 1/80, JO OEB 1980, 289 : cf. point 3 des motifs de la décision). La Chambre a reconnu qu'il ne pouvait y avoir perte de droits que si le demandeur ne faisait pas usage de cette possibilité.

2.3. La Chambre estime qu'il existe une analogie entre la situation susmentionnée et la présente espèce parce que, dans les deux cas, l'irrégularité n'existe qu'à l'expiration du délai fixé. Elle considère donc qu'une solution similaire devrait être appliquée dans les deux affaires.

Le fait que le délai prévu á la règle 28(2)a) CBE ne soit pas mentionné à l'article 91 CBE n'exclut pas cette possibilité, car, à l'époque où la Convention a été signée, la formulation de la règle 28 CBE était différente.

2.4. En outre, aux termes des Directives relatives à l'examen, partie A, chapitre IV, point 4.2, la Section de dépôt doit avertir le demandeur lorsque les indications à communiquer en application de la règle 28(1) CBE sont incomplètes ou ne sont pas fournies dans le délai fixé.

Dans l'affaire examinée, les requérants n'ont pas reçu la moindre notification de l'irrégularité en question, ce qui les a privés de la possibilité d'y remédier. Il s'ensuit qu'ils n'ont à aucun moment perdu leurs droits.

2.5. Par conséquent, la Section des formalités a eu tort de prendre en considération une requête en rétablissement dans des droits qui n'avaient jamais été perdus. La taxe de restitutio in integrum a donc été perçue à tort par l'OEB et elle doit être remboursée aux requérants, de même que la taxe de recours correspondante (règle 67 CBE).

Requête en rectification prévue par la règle 88 CBE

3. Compte tenu des considérations susmentionnées, l'OEB n'avait pas besoin d'examiner cette requête ; sa décision de refus de rectification doit donc être annulée et la taxe de recours remboursée (règle 67 CBE).

La Chambre tient également à faire observer que la prise de décision en matière de rectification de la description contenue dans une demande de brevet européen ne fait pas partie des tâches confiées aux agents des formalités en application de la règle 9(3) CBE (cf. point 23 du communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 15 juin 1984, JO OEB 1984, 317).

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision du chef de la Section des formalités de la Direction Générale 2, en date du 24 septembre 1986, rejetant la requête en restitutio in integrum dans le cadre du délai prévu pour la communication du numéro de dépôt d'une culture est annulée.

2. Le remboursement de la taxe de restitutio in integrum est ordonné.

3. La décision du chef de la Section des formalités de la Direction Générale 2, en date du 24 septembre 1986, rejetant la requête en correction d'erreur présentée en application de la règle 88 CBE est annulée.

4. La description contenue dans la demande de brevet européen n° 85 101 009.0 doit être modifiée par adjonction du numéro de dépôt de la culture (n° 39 590), page 26, ligne 22 de la description.

5. Le remboursement des deux taxes de recours est ordonné.