J 0008/83 (Rückzahlung der Prüfungsbegühr (PCT) II) of 13.2.1985

Sachverhalt und Anträge

I. Am 28. Juli 1980 reichte die Beschwerdeführerin in den Vereinigten Staaten von Amerika eine internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ein und nahm dabei die Priorität einer nationalen US-Patentanmeldung vom 30. August 1979 in Anspruch. Das Europäische Patentamt war Bestimmungsamt für die Zwecke des PCT, da in der Anmeldung drei Vertragsstaaten des EPÜ mit der Angabe bestimmt worden waren, daß um ein europäisches Patent für diese Staaten nachgesucht wird. Die Anmeldung erhielt die europäische Anmeldenummer 80 901 737.9.

II. Der internationale Recherchenbericht wurde der Beschwerdeführerin am 30. Oktober 1980 von der Internationalen PCT-Recherchenbehörde der Vereinigten Staaten übermittelt. Im Dezember 1980 reichte die Beschwerdeführerin beim Internationalen Büro geänderte Ansprüche ein. Die internationale Anmeldung wurde am 5. März 1981 mit den geänderten Ansprüchen und mit dem internationalen Recherchenbericht veröffentlicht. Die Beschwerdeführerin entrichtete am 21. April 1981 die nationalen Gebühren und am 6. August 1981 die Prüfungsgebühr und stellte am 11. August 1981 fristgerecht Prüfungsantrag beim Europäischen Patentamt.

III. Der ergänzende europäische Recherchenbericht wurde dem Vertreter der Beschwerdeführerin am 16. Februar 1982 zugesandt. Mit Schreiben vom 22. April 1982 teilte der Vertreter dem Europäischen Patentamt mit, daß die Anmelderin die Anmeldung nicht aufrechterhalte und sie hiermit zurücknehme. Unter Berufung auf die Begründung in der Rechtsauskunft Nr. 1/79 (ABl. EPA 1979, 61) wurde die Rückzahlung der Prüfungsgebühr beantragt.

IV. In einer Mitteilung vom 20. Mai 1982 wies ein Formalsachbearbeiter der Generaldirektion 2 den Vertreter der Beschwerdeführerin darauf hin, daß die Rückzahlung der Prüfungsgebühr nicht möglich sei; falls die Beschwerdeführerin damit nicht einverstanden sei, könne sie eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ beantragen.

V. Mit Schreiben vom 5. Juli 1982 beantragte der Vertreter der Beschwerdeführerin eine solche Entscheidung. Er brachte vor, daß der ergänzende europäische Recherchenbericht für die Zwecke des Artikels 96 (1) EPÜ Teil des europäischen Recherchenberichts sei. Die Übersendung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts sei die für Artikel 96 (1) EPÜ maßgebende Handlung; der Beschwerdeführerin sei keine Gelegenheit gegeben worden, eine Rückzahlung der Prüfungsgebühr gemäß Rechtsauskunft Nr. 1/79 zu beantragen, da sie keine Aufforderung nach Artikel 96 (1) EPÜ erhalten habe.

VI. Mit der angefochtenen Entscheidung vom 18. April 1983 wurde der Antrag auf Rückzahlung der Prüfungsgebühr mit der Begründung zurückgewiesen, daß der Inhaber einer internationalen Anmeldung, die als europäische Patentanmeldung gelte ("Euro-PCT-Anmeldung"), nur dann Anspruch auf Rückzahlung habe, wenn die Anmeldung vor Beginn der regionalen Phase, vor der das EPA gemäß den Artikeln 23 (1) und 40 (1) PCT die Anmeldung nicht bearbeiten oder prüfen dürfe, zurückgenommen worden sei.

VII. Die Beschwerdeführerin legte am 8. Juni 1983 gegen die Entscheidung in allen ihren Teilen Beschwerde ein und beantragte deren Aufhebung sowie die Rückzahlung der Prüfungsgebühr. Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet.

VIII. In der am 25. Juli 1983 fristgerecht eingereichten Beschwerdebegründung behauptete die Beschwerdeführerin, daß nirgendwo im EPÜ oder in der Ausführungsordnung eine Rückzahlung der Prüfungsgebühr ausgeschlossen werde. Artikel 96 (1) EPÜ sei ebenso wie die Rechtsauskunft Nr. 1/79 im vorliegenden Fall anzuwenden. Außerdem liege es im Interesse der Öffentlichkeit und auch des EPA, die Anmelder durch die Aussicht auf eine Rückzahlung der Prüfungsgebühr anzuspornen, ihre Anmeldungen nach Erhalt der entsprechenden Aufforderung des Amts nochmals zu überprüfen und die aussichtslos erscheinenden vor Beginn der Prüfung zurückzunehmen. Eine Rückzahlung erscheine auch moralisch gerechtfertigt, denn die Prüfungsgebühr sei eine Gebühr für die Sachprüfung, und diese sei im vorliegenden Fall nicht durchgeführt worden.

IX. In einem Bescheid vom 17. Juli 1984 führte die Juristische Beschwerdekammer aus, daß es fraglich sei, ob Artikel 96 (1) EPÜ auch für Euro-PCT-Anmeldungen gelte. Sie wies unter anderem auf die Erklärungen hin, die ein Vertreter der Generaldirektion 5 im Jahr 1981 vor dem Ständigen Beratenden Ausschuß beim Europäischen Patentamt (SACEPO) abgegeben habe.

X. Auf diesen Bescheid hin beantragte der Vertreter der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 11. September 1984 eine mündliche Verhandlung. Nach Rücksprache mit ihm und dem Vertreter des Beschwerdeführers in der Sache J 09/83, in der es um dieselbe Rechtsfrage ging, wurde auf den 23. Januar 1985 eine mündliche Verhandlung anberaumt.

XI. Mit Zustimmung der betreffenden Vertreter fand die mündliche Verhandlung für beide Fälle gemeinsam statt (vgl. Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, Art. 9 (2)). Nach Anhörung der Vertreter beider Beschwerdeführer erklärte die Kammer, sie behalte sich vor, die beiden Fälle unabhängig voneinander zu entscheiden und die Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, falls sie nicht zu einer für den Beschwerdeführer günstigen Entscheidung gelangen könne. Der Vertreter der Beschwerdeführerin erklärte, er sei durchaus damit einverstanden, daß die Kammer die Große Beschwerdekammer befasse, würde es jedoch begrüßen, wenn er zuvor Gelegenheit erhielte, sich vor der Kammer zu äußern.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Es ist seit langem bekannt, daß die dem vorliegenden Fall zugrunde liegende Frage, ob die Prüfungsgebühr zurückgezahlt werden kann, wenn eine "Euro-PCT-Anmeldung" nach Erhalt des ergänzenden europäischen Recherchenberichts zurückgenommen wird, rechtliche Probleme aufwirft. Die Frage ist mehrfach von der Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts geprüft und 1981 sogar vom Ständigen Beratenden Ausschuß beim Europäischen Patentamt (SACEPO) erörtert, aber nie ganz geklärt worden.

3. Das EPA ist schon sehr früh dazu übergegangen, die Prüfungsgebühr zurückzuzahlen, wenn eine europäische Patentanmeldung, die keine "Euro-PCT-Anmeldung" ist, zurückgenommen wird, bevor die Zuständigkeit für die Anmeldung von der Eingangsstelle auf die Prüfungsabteilung übergegangen ist. Entsprechend der in der Rechtsauskunft Nr. 1/79 (ABl. EPA 1979, 61) vertretenen Ansicht ist dies gerechtfertigt, weil Artikel 96 (1) EPÜ den Zweck hat, die unnötige Einleitung des Prüfungsverfahrens zu vermeiden.

4. In Artikel 96 (1) EPÜ heißt es wie folgt: "Hat der Anmelder den Prüfungsantrag gestellt, bevor ihm der europäische Recherchenbericht zugegangen ist, so fordert ihn das Europäische Patentamt nach Übersendung des Berichts auf, zu erklären, ob er die europäische Patentanmeldung aufrechterhält." Will er sie nicht aufrechterhalten, so braucht er es nur zu unterlassen, auf die Aufforderung fristgerecht zu antworten, damit die Anmeldung nach Artikel 96 (3) EPÜ als zurückgenommen gilt.

5. Regel 51 (1) EPÜ sieht vor, daß das Europäische Patentamt dem Anmelder in dem Bescheid nach Artikel 96 (1) EPÜ anheimstellt, zu dem europäischen Recherchenbericht Stellung zu nehmen und gegebenenfalls die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern.

6. Artikel 96 (1) EPÜ und Regel 51 (1) EPÜ liegen eindeutig im Interesse der Anmelder, der Dritten und des Europäischen Patentamts, da sie die Anmelder dazu ermutigen, ihre Anmeldungen vor Beginn der Sachprüfung anhand des europäischen Recherchenberichts kritisch und realistisch zu überprüfen. Die dem Anmelder vom Amt eingeräumte Möglichkeit, die nicht unbeträchtliche Prüfungsgebühr zurückzuerhalten, wenn er die Anmeldung in diesem Stadium zurücknimmt oder verfallen läßt, bietet einen zusätzlichen Anreiz zur Zurücknahme von Anmeldungen, die nicht aussichtsreich erscheinen.

7. Artikel 96 (1) EPÜ und Regel 51 (1) EPÜ verleihen dem europäischen Patentanmelder Rechte, die er sonst nicht in Anspruch nehmen könnte. Der Anmelder kann die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts von sich aus ändern (R. 86 (2) EPÜ). Da er außerdem nach Regel 51 (1) EPÜ das Recht hat, in diesem Stadium zum europäischen Recherchenbericht Stellung zu nehmen, darf er erwarten, daß ihm die Prüfungsabteilung im ersten Prüfungsbescheid auf seine Stellungnahme antwortet, was für ihn vorteilhaft sein kann, da er ja mit seiner Erwiderung auf diesen Bescheid Änderung einreichen darf (R. 86 (3) EPÜ).

8. Grundsätzlich müssen dem Inhaber einer internationalen Anmeldung, die gemäß Artikel 150 (3) EPÜ als europäische Patentanmeldung gilt, dieselben Rechte zustehen wie dem Inhaber einer europäischen Patentanmeldung. Anmelder dürfen nicht ungleich behandelt werden. Allerdings können bei unterschiedlicher Rechtslage Anmelder auch unterschiedlich behandelt werden.

9. Artikel 157 (1) EPÜ sieht für internationale Anmeldungen unter anderem vor, daß der internationale Recherchenbericht, der gemäß Artikel 18 PCT von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und dem Anmelder übermittelt wird, unbeschadet des Artikels 157 (2) bis (4) EPÜ an die Stelle des europäischen Recherchenberichts tritt. Artikel 19 PCT gibt dem Anmelder die Möglichkeit, die Ansprüche der internationalen Anmeldung in der internationalen Phase zu ändern. Im Gegensatz dazu sieht Artikel 92 (1) und (2) EPÜ vor, daß der europäische Recherchenbericht vom EPA erstellt und dem Anmelder übersandt wird. Die Aufforderungen, die in Artikel 96 (1) EPÜ und Regel 51 (1) EPÜ vorgeschrieben sind, ergeben sich folgerichtig aus den Bestimmungen über die Erstellung und Übersendung des europäischen Recherchenberichts. Dieser Zusammenhang läßt den folgenden Schluß zu: Wenn diese Bestimmungen nicht gelten, dann kommen auch Artikel 96 (1) EPÜ und Regel 51 (1) EPÜ nicht zur Anwendung.

10. Nach Artikel 16 EPÜ endet die Zuständigkeit der Eingangsstelle für eine europäische Patentanmeldung, sobald ein Prüfungsantrag gestellt wird oder der Anmelder nach Artikel 96 (1) EPÜ erklärt, daß er die Anmeldung aufrechterhält. Bei internationalen Anmeldungen, für die kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt zu werden braucht, muß der Hinweis auf Artikel 96 (1) EPÜ in Artikel 16 EPÜ aus dem im vorstehenden Absatz genannten Grund als nichtzutreffend entfallen. Es ist daher richtig zu sagen, daß die Prüfungsabteilung für eine solche internationale Anmeldung zuständig wird, sobald der Prüfungsantrag gestellt wird.

11. Die Frage, ob Artikel 16 EPÜ anders anzuwenden ist, wenn ein ergänzender europäischer Recherchenbericht nach Artikel 157 (2) a) EPÜ erforderlich ist, läßt sich nur beantworten, wenn man die Rechtsnatur des ergänzenden europäischen Recherchenberichts untersucht. Wie die Kammer bereits in der Entscheidung J 06/83 vom 25. September 1984 festgestellt hat, gilt ein ergänzender europäischer Recherchenbericht für bestimmte Zwecke als europäischer Recherchenbericht im Sinne des EPÜ, so daß die Artikel 17 und 92 EPÜ auf seine Erstellung und Übersendung an den Anmelder durch die Recherchenabteilung Anwendung finden.

12. Unter Berücksichtigung der Ausführungen unter Nummer 7 bis 9 gelangt die Kammer zu folgender Auffassung: Der Wortlaut des Artikels 96 (1) EPÜ, sein Zweck und seine Anbindung an andere Bestimmungen des Übereinkommens berechtigen zu der Annahme, daß der Hinweis in Artikel 96 (1) EPÜ auf die Übersendung des europäischen Recherchenberichts dahingehend auszulegen ist, daß er die Übersendung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts mit einschließt.

13. Daraus ergibt sich, daß Artikel 16 EPÜ auch dann voll anzuwenden ist, wenn ein ergänzender europäischer Recherchenbericht übersandt wird. Die Stellung eines Prüfungsantrags vor Übersendung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts an den Anmelder bewirkt nicht, daß die Zuständigkeit für die Anmeldung sofort auf die Prüfungsabteilung übergeht. In dieser Hinsicht kann sich die Kammer den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil C-VI, 1.1.3 vom Oktober 1981 nicht anschließen. Der Anmelder befindet sich somit rechtlich in derselben Lage wie jeder andere Anmelder, der Anspruch auf die Aufforderungen nach Artikel 96 (1) und Regel 51 (1) EPÜ hat.

14. Wendet man Artikel 16 EPÜ im vorliegenden Fall an, so ergibt sich ganz klar, daß die Zuständigkeit für die Anmeldung zu keiner Zeit von der Eingangsstelle auf die Prüfungsabteilung übergegangen war. Da die Beschwerdeführerin die Aufforderungen nach Artikel 96 (1) und Regel 51 (1) EPÜ, auf die sie Anspruch hatte, nie erhalten hat, hatte sie auch keine Möglichkeit zu einer Erwiderung.

15. Unter diesen Umständen muß die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden; die Beschwerdeführerin hat Anspruch auf die Rückzahlung der Prüfungsgebühr.

16. Die Juristische Beschwerdekammer ist der Auffassung, daß die Rechtslage nach dem EPÜ eindeutig ist und es sich daher erübrigt, die Große Beschwerdekammer zu befassen.

17. Obwohl die Juristische Beschwerdekammer entschieden hat, daß die Zuständigkeit für die Anmeldung entgegen der früheren allgemeinen Auffassung zu keinem Zeitpunkt auf die Prüfungsabteilung übergegangen war, kann das Vorgehen der Prüfungsabteilung, die sich bei ihrer Entscheidung auf die damals geltende Auslegung des EPÜ gestützt hat, nicht als wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ angesehen werden, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen würde.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 des Europäischen Patentamts vom 18. April 1983 wird aufgehoben.

2. Die für die europäische Patentanmeldung entrichtete Prüfungsgebühr wird an die Beschwerdeführerin zurückgezahlt.